«Практика проведення експертизи заявок на винаходи та корисні моделі у світлі асоціації України з ЄС» Колотілова Юлія, начальник відділу контролю якості та удосконалення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Державного підприємства «Український інститут промислової власності»

1. Практика проведення експертизи заявок
на винаходи та корисні моделі у світлі
асоціації України з ЄС
Начальник відділу контролю якості та вдосконалення
експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ
к.х.н. Колотілова Ю.Ю.

5. Заходи для забезпечення якості
експертизи
- постійний контроль якості та строків
проведення експертизи;
- забезпечення повноти патенто-
інформаційних пошуків;
-оптимізація практичного застосування
нормативно-правових актів;

6. Внутрішній контроль якості
АС “Винаходи”

7. Середній строк розгляду заявок на кваліфікаційній експертизі
у І півріччі 2014 року
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
21.2 Відділ хімії та
металургії
21.3 Відділ
фармацевтики
21.5 Відділ хіміко-
біологічних
технологій
21.6 Відділ
загального
машинобудування,
обробки металів та
21.7 Відділ
будівельної та
гірничої справи
21.8 Відділ легкої та
поліграфічної
промисловості
22 Відділ
експертизи
секретних об'єктів
Загалом по
відділам
Загальний Чистий

8. ПОВНОТА ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ
ПОШУКІВ
- Забезпечення доступу до мінімуму документації РСТ
(патентна та непатентна література)
Правило 34 (1) Договору РСТ
-Використання комерційних пошукових систем
(EPOQUENet, DWPI, STN, Reaxys)

9. Оптимізація практичного застосування
нормативно-правових актів
імплементація кращих практик ЄПВ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з окремих питань проведення експертизи
заявки на винахід (корисну модель)
схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України
від 18.03.2014, затверджені наказом ДП «УІПВ» від 07.04.2014 № 91 та
оприлюднені на сайті ДП «УІПВ»
практична допомога експертам в правильному застосуванні
окремих положень

10. Стаття 221
ОХОРОНА ВИНАХОДІВ У ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЙ
1. Сторони охороняють винаходи у галузі біотехнологій відповідно до норм
національного патентного законодавства. У разі потреби, вони мають
адаптувати своє патентне законодавство з урахуванням положень цієї
Угоди. Ця стаття не завдає шкоди зобов’язанням, взятим Сторонами
відповідно до міжнародних угод, зокрема Угоди ТРІПС та Конвенції про
біологічне різноманіття 1992 року (далі – КБР).
2. Для цілей цього Підрозділу:
а) «біологічний матеріал» означає будь-який матеріал, що містить генетичну
інформацію та може репродукуватися або бути репродукованим у
біологічній системі;
b) «мікробіологічний процес» означає будь-який процес, у якому задіяний
мікробіологічний матеріал або який здійснюється на основі
мікробіологічного матеріалу.

11. БІОЛОГІЧНИЙ
МАТЕРІАЛ
МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ
ПРОЦЕС

12. «БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ»
Правила складання і подання заявки на винахід
та заявки на корисну модель
2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт як результат діяльності
людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс)
взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура
клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі
трансгенна рослина і тварина.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Відповідно до підпункту 2.3.1 Правил складання заявки продукт як об'єкт . 7.4.1
технології (винаходу) - це матеріальний об'єкт як результат діяльності (праці) людини.
Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих
пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і
тварини та інший біологічний матеріал (матеріал, що містить генетичну
інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у
.біологічній системі), у тому числі трансгенна рослина і тварина

13. «МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС»
Закон України про охорону прав на винаходи
та корисні моделі
Розділ II
ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)
3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об'єкти технології:
- сорти рослин і породи тварин;
- біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не
відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
.Об’єкти, на які не поширюється правова охорона. 22.3
22.3.2. Біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не
належать до небіологічних та мікробіологічних процесів.
Процес створення рослин або тварин є, головним чином, біологічним, якщо він
складається повністю з натуральних феноменів таких, як схрещення або селекція.
Так, метод обробки рослин для поліпшення їх корисних властивостей із
використанням радіації або стимуляторів росту не може бути, головним чином,
біологічним, тому що, хоча біологічний процес залучений, процес полягає у діях,
виконуваних щодо матеріального об’єкту (рослина) за допомогою продукту
(стимулятор росту або джерело радіаційного опромінення).

14. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ,
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ
СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-
ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ
Стаття 221
Охорона винаходів у галузі біотехнологій
4. Патентуванню не підлягають:
а) сорти рослин та породи тварин;
b) суттєво важливі для відтворення рослин і тварин біологічні
процеси;
c) організм людини на різних стадіях формування та розвитку і прості
відкриття його елементів, зокрема послідовність або часткову
послідовність генів.
Винаходи, які стосуються рослин і тварин є патентоспроможними,
коли технічна можливість реалізації винаходу не обмежується
конкретним сортом рослини або породою тварини. Підпункт (b) цього
пункту не завдає шкоди патентоспроможності винаходів, що
стосуються мікробіологічних або інших технічних процесів чи
продуктів, одержаних за допомогою таких процесів.

15. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Продуктом в значенні частини другої статті 6 Закону не визнається, . 7.4.1
отже не належить до об'єктів винаходу (корисної моделі), яким надається
правова охорона згідно з Законом, результат природного процесу, зокрема,
корисні копалини, людський організм на різних стадіях його формування та
розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема,
. послідовності або частини послідовності гена
У той же час, продуктом як об'єктом технології може визнаватись елемент
людського організму, у тому числі послідовність чи часткова послідовність
гена, за умови що цей елемент виділено з людського організму або
одержано в інший спосіб із застосуванням технічного процесу, навіть за
ідентичності структури цього елемента структурі природного елемента.
Такий елемент є результатам не природного процесу, а результатом
.діяльності людини

16. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ:
Спосіб одержання гібридного насіння, що включає:
(a) посів на близькому розташуванні для перехресного запилення,
причому перше насіння з обраної батьківської лінії із чоловічою
фертильністю і друге насіння, обране з жіночої батьківської лінії,
мають чоловічу стерильність..;
(b) перехресне запилення жіночої рослини із чоловічою
стерильністю пилком з рослини із чоловічою фертильністю; і
(c) збирання насіння із жіночої рослини із чоловічою стерильністю;
де необов'язково жіноча батьківська лінія має чоловічу
стерильність внаслідок мутації до нуклеотидної послідовності і де
зазначена мутантна нуклеотидна послідовність є домінантною, що
додатково включає вирощування гібридного насіння для
одержання третьої батьківської рослини із чоловічою
стерильністю; одержання четвертої батьківської рослини, що
містить один або більше генів, що контролюють необхідну
генетичну ознаку,
та перехресне запилення третьої й четвертої батьківських рослин
для одержання другого гібридного насіння.

17. ПОПЕРЕДНІЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ
Оскільки підзаконні акти України не містять визначення щодо того, що являє
„біологічний в своїй основі процес”, то експертиза зверталась в своєму
попередньому висновку до авторитетного на сьогодні визначення в ЄПК (розд. С, гл.
IV, п. 3.4.2), де він трактується як „Процес створення рослин чи тварин, якщо він
повністю складається із природних явищ, таких як схрещування або селекція, є, в
основному, біологічним процесом”.
Відповідно до статті 2 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року, спосіб створення
рослин є по суті біологічним, якщо він повністю складається з природних явищ, таких
як схрещування та добір. Тобто, спосіб схрещування або селекції, який включає
просто добір для розмноження і схрещування, є по суті біологічним і тому не
патентоздатним. З іншого боку, спосіб обробки рослини для поліпшення її
властивостей чи врожайності, або стимуляції чи пригнічення її росту, по
суті не є біологічним, оскільки, хоча він і включає біологічний процес,
сутність винаходу є технічною.
Отже, з огляду на вищезазначене, експертиза робить висновок, що визнати заявлений
спосіб як об’єкт винаходу неможливо, оскільки формула містить сукупність ознак, які
характеризують біологічний в своїй основі процес відтворення рослин, що
не відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів.

18. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ
З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ
СТОРОНИ
Стаття 221
Охорона винаходів у галузі біотехнологій
Винаходи вважаються непатентоспроможними у випадках, коли їх
комерційне використання суперечить ordre public (публічному порядку) або
суспільній моралі;
проте використання не вважається таким тільки через заборону відповідно
до законів або інших актів. Зокрема, непатентоспроможними вважаються
такі об’єкти:
а) процеси клонування людей;
b) процеси модифікування зародкової лінії генетичної ідентичності людей;
c) застосування людських ембріонів у промислових або комерційних цілях;
d) процеси модифікування генетичної ідентичності тварин, що, імовірно,
спричинять їхнє страждання без будь-якої суттєвої медичної допомоги для
людини чи тварини, а також тварини, одержані в результаті таких процесів.

19. Методичні рекомендації
7.2. Винахід уважається таким, що суперечить публічному порядку,
принципам гуманності й моралі, якщо його комерційне використання
може зашкодити життю та здоров’ю людини, тварини чи рослини,
завдати суттєвої шкоди навколишньому природному середовищу,
зокрема, якщо він стосується:
процесу клонування людей;
процесу змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності
людей;
використання людських ембріонів для промислових або комерційних
цілей;
процесу змінювання генетичної ідентичності тварин, який може
спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для
людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу.
Комерційне використання винаходу не може вважатися таким, що
суперечить публічному порядку або принципам гуманності й моралі,
лише через заборону такого використання законодавством.

20. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
u.kolotilova@uipv.org
(044) 494 05 39