Права інтелектуальної власності: погляд зі сторони франчайзера
Спірні питання у вирішенні доменних спорів
1. Спірні питання у вирішенні доменних
спорів: конфлікт між законними
інтересами
Наталія Стеценко
Патентно-правова фірма
«ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ»
е-mail: pakharenko@pakharenko.kiev.ua
Phone: +380 (44) 593 96 93
Fax: +380 (44) 451 40 48
2. Категорії доменних спорів:
Конфлікт між «законними інтересами» : ситуація, в якій декілька
осіб володіють «законним інтересом» на одне і те ж саме доменне
ім’я. Наприклад, два або більше суб’єкти господарювання володіють
тотожними або схожими торгівельним марками, що відповідають
доменному імені
3. Ситуації, в яких виникають колізії інтересів:
тотожні або схожі торгівельні марки були зареєстровані відносно
різних (неспоріднених) товарів і послуг в одній і тій самій юрисдикції
одна особа першою зареєструвала домене ім’я та добросовісно
використовувала його у господарській діяльності. Інша особа є
власником більш пізньої реєстрації на торгівельну марку,
зареєстровану для товарів/послуг, споріднених або неспоріднених з
тими, для яких використовується доменне ім’я та має намір
зареєструвати доменне ім’я, що відповідає цій торгівельній марці
тотожні або схожі торгівельні марки були зареєстровані відносно
споріднених товарів і послуг, але в різних юрисдикціях
конфлікт між власником торгівельної марки та фірмового
найменування та фізичною особою з тотожним ім’ям, тощо
4. КОНФЛІКТ МІЖ «ЗАКОННИМИ ІНТЕРЕСАМИ»
Адміністративні політики вирішення спорів, що застосовується
реєстраторами загальних доменів верхнього рівня gTLD (включно з
політикою UDRP) не завжди можуть застосовуватися до цієї категорії
спорів, тож сторони змушені звертатися до суду.
У разі колізії законних інтересів сторін спору головне питання, на яке
має дати відповідь суд – це питання, чи має місце порушення прав
на торгівельну марку, зареєстровану у відповідній юрисдикції, у
зв’язку з використанням доменного імені.
5. ПРИКЛАДИ:
Домен <shell.de>
Сторони «конфлікту»:
- Shell Oil Consortium GmbH
- Фізична особа на прізвище Shell (первинний реєстрант), що
використовував доменне ім’я в особистих некомерційних цілях
Верховний суд Німеччини (BGH) постановив на користь компанії
Shell Oil Consortium
6. ПРИКЛАДИ:
Домен <shell.de>
Верховний суд Німеччини мотивував своє рішення таким:
Доменне ім’я може виконувати розрізнювальну функцію та може
функціонувати як ім’я/позначення
Завдяки значному визнанню та відомості, яку здобуло позначення
“shell” серед споживачів, користувач Інтернету, набираючи в рядку
пошуку адресу shell.de, очікує переадресації на сайт цієї компанії, а
не на приватну сторінку індивідуального користувача з таким
прізвищем, тощо
З зазначеним доменним ім’ям пов’язаний комерційний інтерес
позивача, який полягає у тому, щоб користувач, який шукає сайт
компанії, не був переадресований на сторінку відповідача, яку
останній використовує виключно у приватних цілях.
7. ПРИКЛАДИ:
Домен <shell.de>
Також позиція Верховного суду Німеччини полягає у тому, що підхід
застосований у зазначеній справі, можливий лише
у випадку, коли сторона є власником відомої торгівельної марки
або фірмового найменування, які мають високий ступінь визнання
серед споживачів.
В інших подібних випадках має застосовуватись принцип
«першочерговості» (first come, firs served basis)
9. Що визначає ключовий підхід до вирішення доменних спорів?
Природа доменного імені та права, що з нього
випливають
ICANN
Доменне ім’я (мережева адреса, URL)
Позначення сайту, однаковий локатор (визначник місцезнаходження)
ресурсу, за допомогою латинських літер та інших символів. Також
називається Universal Resource Locator - універсальний локатор
ресурсу.
Кожен комп’ютер в Інтернеті має свою унікальну ІР-адресу, яка
складається з чотирьох цілих чисел, кожне з яких не перевищує 256,
числа відділені одне від одного крапками, наприклад 167.54.251.18 або
192.212.5.41.
Для зручності користувачів існує символьна адресація, в якій оперують
не з цифрами, а з адресами, записаними літерами – іменами доменів,
піддоменів, субдоменів. URL - це стандартизований спосіб запису адреси
ресурсу в мережі Інтернет.
10. Що визначає ключові підходи до вирішення доменних спорів?
Природа доменного імені та права, що з нього випливають
(ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»)
Доменне ім’я - це ім’я, що використовується для адресації
комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті
(Регламент публічного домену UA від 01.11.13)
Доменне ім’я – символьне позначення областей в мережі Інтернет,
що базується на ієрархічній структурі, що дозволяє визначити
доменні імена Адреса мережі Інтернет – визначений чинними в
Інтернеті міжнародними стандарами цифрвий та/або символьний
ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв
(Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003)
домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет,
яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою
серверів доменних імен та централізовано адмініструється
11. Що визначає ключові підходи до вирішення доменних спорів?
Природа доменного імені та права, що з нього
випливають
Свою позицію щодо природи доменного імені українські суди
висловили ще у справі gold.dn.ua, internet.dn.ua,
де серед позовних вимог заявлено визнання такими, що не
відповідають законодавству, договору купівлі-продажу доменних імен
та відповідного акту передачі доменних імен, а також
вимогу визнати право інтелектуальної власності позивача на доменні
імена.
У задоволенні вимог судом було відмовлено, зокрема, на тій підставі,
що домен не є об’єктом права власності
12. Що визначає ключові підходи до вирішення доменних спорів?
Природа доменного імені та права, що з нього
випливають
Проте,
деякі домени об’єктивно мають значну цінність, так як є
впізнаваними завдяки використанню в них торгівельних марок та
фірмових найменувань
доменне ім’я може виконувати розрізнювальну функцію та може
функціонувати як ім’я/позначення (див. рішення Верховного суду
Німеччини щодо <shell.de>)
13. ПРИКЛАДИ:
Домен <fujikura.com.ua>
Фуджикура Лтд v. ТОВ «Технології мереж»
Господарський суд м. Києва. Справа № 20/296
Відповідач ТОВ «Технології мереж» у 2007 р. зареєстрував домен
<fujikura.com.ua>. Домен використовувався для переадресації на
сайт ТОВ «технології мереж», де пропонувались кабелі, оптичні
компоненти та інші товари класу 09 МКТП, що є спорідненими із
продукцією компанії Фуджикура (апарати для зварки оптичних
волокон).
Позивач Фуджикура Лтд. У 2009 р. зареєстрував торгівельну марку
(свідоцтво № 112940), зокрема для товарів класу 09
(оптичні волокна та оптоволоконні прилади)
14. ПРИКЛАДИ:
Домен <fujikura.com.ua>
Фуджикура Лтд v. ТОВ «Технології мереж»
Господарський суд м. Києва. Справа № 20/296
Господарський суд м. Києва дійшов висновку про те, що:
реєстрація доменного імені не є використанням торговельної
марки у розумінні ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг», так як торговельна марка вважається використаною лише у
випадку її використання стосовно товарів та послуг, для яких вона
зареєстрована
Таким чином, при використанні позначення “fujikura” у доменному
імені <fujikura.com.ua> відповідачем ТОВ «Технології мереж» не
здійснюється використання знаку Fujkura, а отже, не порушуються
права Фуджикура Лтд. як власника знаку для товарів і послуг за
свідоцтвом № 112940
15. ПРИКЛАДИ:
Домен <fujikura.com.ua>
Фуджикура Лтд v. ТОВ «Технології мереж»
Господарський суд м. Києва. Справа № 20/296
Також Господарський суд м. Києва дійшов висновку про те, що:
той факт, що, незважаючи на спорідненість товарів сторін спору,
споживачу при перегляді відомостей щодо товарів, розміщених на
сайті, надається інформація про компанію-виробника Fujikura, що
виключає можливість сплутування розрізняльної частини “fujikura” у
доменному імені <fujikura.com.ua> зі знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 112940, оскільки на даному сайті цей знак для
товарів і послуг не використовується для пропонування до продажу
(надання) та рекламування товарів або послуг, які виробляються
(надаються) безпосередньо відповідачем-1 (ТОВ «Технології
мереж»)
16. ПРИКЛАДИ:
Домен <fujikura.com.ua>
Фуджикура Лтд v. ТОВ «Технології мереж»
Господарський суд м. Києва. Справа № 20/296
Відтак, суд прийняв рішення про відмову у задоволенні позовних
вимог повністю.
Постановою Київського апеляційного господарського суду та Вищого
господарського суду України зазначене рішення залишене без змін.
17. ПРИКЛАДИ:
Погляд на спір <fujikura.com.ua> з точки зору судової практики
Сполученого Королівства
Суд застосував би класичний «4-етапний тест» для встановлення
факту порушеня прав на ТМ:
1.Чи є доменне ім’я тотожним чи схожим настільки, що його можна
сплутати з зареєстрованою торгівельною маркою?
2. Чи використовується доменне ім’я з комерційною метою?
3. Чи є товари/послуги тотожними або спорідненими:
Ні порушення прав не встановлене
Так
4. Чи може споживач бути введений в оману щодо особи, що
пропонує товар/послугу?
18. ПРИКЛАДИ:
Погляд на спір <fujikura.com.ua> з точки зору судової практики
Сполученого Королівства
У справі Avnet v Isoact Верховний суд зауважив:
“встановлення можливості сплутання частково залежить від технічної
природи Інтернету та унікальної природи доменного імені. З огляду
на це слід з’ясувати, чи доменне ім’я пов’язане лише з конкретним
вебсайтом, чи товарами та послугами, представленими на ньому.
Крім того, якщо вважається, що певне доменне ім’я порушує право
на торгівельну марку, де саме (в який момент) має місце введення
в оману? В момент отримання доступу до веб-сторінки чи в
момент ознайомлення з товарами та послугами,
представленими на сайті?»
Суд зауважив, що у випадку з мережею Інтернет однозначної
відповіді дати не можна.
19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:
З огляду на еволюцію Інтернету спірними залишаються питання
щодо
виникнення прав та законних інтересів на доменне ім’я (з чого
виникає таке право та інтерес: з моменту та факту реєстрації
(укладення договору з реєстратором) чи з моменту початку його
належного/правомірного використання?)
критеріїв встановлення факту використання торгівельної марки у
мережі Інтернет (існуюча практика фактично дає «зелене світло»
«кіберсквотерам» та іншим порушникам)
критеріїв оцінки оманливості/можливості сплутання
«Прокрустове ложе» «тесту на оманливість», що грунтується на
традиційних підходах, визначених законами у сфері торгівельних
марок, не дає вичерпних відповідей
20. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Наталія Стеценко
Патентно-правова фірма
«ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ»
Україна, м. Київ, Бізнес-центр «Олімпійський»,
вул. Червоноармійська, 72, 1-й під'їзд, 7-й поверх
Tel: +380(44) 593 96 93
Fax: +380(44) 451 40 48
mailto: pakharenko@pakharenko.com.ua
pakharenko@pakharenko.kiev.ua
http://www.pakharenko.com/
