[WeFocus] 특허실무기초(1) 특허법기초 김성현

특허실무기초 I
BLT 특허법률사무소
김성현 변리사
- 특허법 기초 -

차례
1. 특허요건 및 주요 거절이유
2. 출원서류 및 각종 출원제도
3. 심사절차 및 OA 대응
2BLT Patent & Law Firm

광의(廣意)의
특허요건
발명의
성립성
신규성 진보성
특허요건 ⇒ 특허를 받을 수 있는 요건
산업상
이용가능성
협의(狹意)의
특허요건
기타
거절이유

일반적인 발명의 의미 vs 특허법상 발명의 정의
특허법상 발명 : “자연법칙을 이용한 기술적 사상의
창작으로서 고도한 것”
- 자연법칙의 이용
- 기술적 사상
- 창작성
- 고도성
자연법칙을 이용하지 않은 경우 : 컴퓨터 프로그램
⇒ “SW + HW”의 형태로 claim
가. 발명의 성립성

의료업 ∈ 산업 ??
치료 방법 등의 의료행위에 관한 발명은 산업상 이용
가능성이 없다고 해석
의약품, 의료기기 등에 관한 발명은 특허 可
⇒ 물건 claim으로 기재!!
인간이 아닌 동물의 치료 방법 등은 특허 可
나. 산업상 이용가능성

다. 신규성
새로운 기술이어야(new, novelty)
신규성 상실사유
- 공지, 공연실시 : 생산, 판매
- 반포된 간행물 : 카탈로그, 논문, 학회지, 특허공보
- 전기통신회선 통한 공중의 이용 : 인터넷 공개
時각주의
국제주의(실무적으로는, 미국 or 일본)
1 對 1로 동일성 판단
6

동일성의 범위
※ 동일성 판단
센서
광 센서
적외선
센서

라. 진보성
기술적 진보가 있어야(inventive step, non-obvious)
당업자(가상의 인물 = 심사관) 입장에서 판단
목적의 특이성(해결하고자 하는 과제) 대비
구성의 곤란성(과제의 해결 수단) 대비
효과의 현저성(발명의 효과) 대비
N 對 1로 판단

마. 공지예외주장
본인의 의사에 의한 공지
- 논문, 학회지 등에 의한 공지
- 공지일부터 1년 내에 출원
- 증명서류(논문, 학회지 등의 원고) 첨부
본인의 의사에 반한 공지 : 실무적인 의미 小
국가별 기간 및 인정 범위 차이
: 일본(6개월), 중국∙유럽(6개월, only 박람회 출품)
⇒ (if 해외출원 예정) 공지 전 출원이 바람직!!

바. 선출원주의
동일한 발명을 청구하는 先출원 존재 ⇒ 특허 不可
if 先출원이 무효∙취하∙포기∙거절(先출원 지위 상실)
⇒ 특허 可
동일한 날에 출원 ⇒ 출원인 협의
선출원 후출원
특허청구범위
10

사. 확대된 선출원주의
先출원의 명세서에 동일한 발명 존재 ⇒ 특허 不可
if 발명자 or 출원인(출원시) 동일 ⇒ 특허 可
실무적으로는, 무효사유 활용 多
선출원 후출원
특허청구범위명세서
선출원 공개
11
1년6월

CASE 1: 신규성( or 진보성) & 선출원주의 反
※ 거절이유 종합
선출원 후출원
특허청구범위
명세서
CASE 1:
선출원 공개
CASE 2:
선출원 공개
CASE 2: 확대된 선출원주의 反 12

출원서류 ⇒ claim을 문자로 기재한 서면을 제출
시제품 모형 설계도

가. 출원서류
출원서 명세서 요약서 도면
- 발명의 명칭
- 출원인
- 발명자
- 발명의 명칭
- 도면의 설명
- 발명의 설명
- 특허청구범위
- 요약
- 대표도
- 사시도
- 단면도
- 블록도
- 흐름도

※ 명세서 기재 항목
【명세서】
【발명의 명칭】
【기술분야】
【발명의 배경이 되는 기술】
【선행기술문헌】
【발명의 내용】
【해결하고자 하는 과제】
【과제의 해결 수단】
【발명의 효과】
【도면의 간단한 설명】
【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
【부호의 설명】
【특허청구범위】
【청구항 1】

나. 1특허출원의 범위
원칙 : 1발명 1특허출원
예외 : 1군발명 1특허출원
1군발명(단일성 有)
- 기술적 상호관련성
- 동일하거나 상응하는 기술적 특징
- 기술적 특징은 선행기술에 비해 개선되어야
실무적으로, 신규성/진보성 거절이유와 동시 통지 多

※ 단일성 판단
CASE 1:
【청구항 1】
필라멘트 A; 및
하우징 B를 포함하는
램프.
【청구항 2】
필라멘트 A; 및
회전테 C를 포함하는
램프.
CASE 2:
【청구항 1】
부호화 모듈 A1; 및
송신 모듈 B를 포함하는
송신기.
【청구항 2】
복호화 모듈 A2; 및
수신 모듈 C를 포함하는
수신기.

다. 분할출원
原출원의 명세서의 범위 안에서 분할 可
시기 :
- 보정할 수 있는 기간
- 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간
原출원일에 출원한 것으로 간주(소급효)
18
원출원 분할출원

라. 우선권주장출원
조약우선권 : 1년 내에, 해외→국내 or 국내→해외
국내우선권 : 1년 내에, 국내→국내
先출원일에 출원한 것으로 간주(소급효)
선출원 후출원
1년
19

출원
의견제출통지(OA)
심사청구
거절이유
존재?
특허결정
의견서 및/또는 보정서
거절이유
해소?
거절결정
재심사 청구
NO
NO
YES
YES
OA 대응
20
분할출원

가. 심사청구 및 우선심사
5년 내에 심사청구 해야 심사착수
우선심사 신청시 3월 내에 심사결과 수신 可
- 벤처기업/기술혁신형 중소기업
- 출원인 직접 실시
- 전문기관(KIPI, WIPS)에 선행기술조사 의뢰
21
심사청구료
기본료 143,000
가산료
44,000
(1항당)
우선심사 신청료 200,000
BLT Patent & Law Firm

나. 의견제출통지(Office Action)
22

다. OA 대응
2월 내에 특허청구범위/명세서 보정
최초 명세서의 범위 안에서 보정 可
최후거절이유통지 후 보정은 추가 제한 有
- 특허청구범위를 감축 : 한정/부가/삭제
- 오기의 정정
- 불분명한 기재의 명확화
실무적으로는, 보정 시 기재불비 유의해야!!

24
※ 보정 CASE 1
출원발명 인용발명
【청구항 1】
좌판;
등받침부; 및
다리를 포함하는 의자.
【청구항 1】
좌판;
등받침부; 및
다리; 및
팔걸이를 포함하는 의자.

25
※ 보정 CASE 2
출원발명 인용발명
【청구항 1】
하나의 광고 영역에 제1 광고 방식
의 광고를 노출하는 단계; 및
상기 제1 광고 방식의 판매율에 근
거하여, 상기 광고 영역에 제2 광
고 방식의 광고를 노출하는 단계
를 포함하는 광고 방법.
…
예를 들어, 광고 방식은
CPC(Cost Per Click),
CPI(Cost Per Install) 등일 수
있다.
…
…
디스플레이 광고를 게재하고,
남은 광고 영역에 검색 광고
를 게재할 수 있다.
…
【청구항 1】
하나의 광고 영역에 제1 광고 과금
방식의 광고를 노출하는 단계; 및
상기 제1 광고 과금 방식의 판매율
에 근거하여, 상기 광고 영역에 제
2 광고 과금 방식의 광고를 노출하
는 단계
를 포함하는 광고 방법.

26
※ 보정 CASE 3
【청구항 1】
a를 포함하는 자동차.
【청구항 2】
제1항에 있어서,
b를 더 포함하는 자동차.
【청구항 3】
c를 더 포함하는 자동차.
【청구항 1】
a; 및
b를 포함하는 자동차.
【청구항 2】
(삭제)
【청구항 3】
if 청구항 2, 3 특허가능

27
※ 보정 CASE 4
【청구항 1】
a를 포함하는 자동차.
【청구항 2】
【청구항 3】
【청구항 1】
(삭제)
【청구항 2】
a; 및제1항에 있어서,
【청구항 3】
a; 및제1항에 있어서,
if 청구항 2, 3 특허가능

※ 보정 결과
CASE 1 : 거절이유 해소 ⇒ 특허결정
CASE 2 : 동일한 거절이유 존재 ⇒ 거절결정
CASE 3: 새로운 거절이유 발생
최초거절이유통지에 대하여 보정 → 새로운 거절이유 발생
= 최후거절이유통지
최후거절이유통지에 대하여 보정 → 새로운 거절이유 발생
→ 보정각하(보정 인정 X) = 거절결정
⇒ 보정 기회 제한!! 28

라. 재심사청구 및 거절결정불복심판
거절결정일부터 30일 내
재심사청구 시에는 보정 필수
심판청구 시에는 보정 不可
거절결정시에 특허가능한 청구항 존재 X
⇒ 특허를 받을 가능성 下

Q/A
Thank You

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