공동발명자 판단기준 관련 실무적 쟁점 및 최근 판결분석 김국현 강의안
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공동연구개발, 공동발명, 직무발명, 공동발명자 판단기준 관련 실무적 쟁점 및 최근 판결분석
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- 1. 공동발명자 판단기준 관련 실무적 쟁점 및 최근 판결 분석 2017. 11. 15. 가산종합법률사무소 변호사/변리사 김 국 현 kkh@kasanlaw.com
- 2. 발명자 관련 특허법 규정2
- 3. 특허를 받을 수 있는 자 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에 서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. ② 2명 이상이 공동 으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자 는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다. 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두 가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.
- 4. 특허무효 사유 – 개정법 유의! 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. [개정 2016. 2. 29. 시행일 : 2017. 3. 1.] 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제 44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. ② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. ③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 부칙 제21조(특허무효심판에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 설정등록된 특허권에 관하여는 제133조제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
- 5. 무권리자 특허 – 개정법 유의 ! 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있 는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자 의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우 에는 그러하지 아니하다. 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) [본조개정: 2016. 2. 29. 시행: 2017. 3. 1.] 제33조제1 항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허 를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 (구법 규정 삭제함) 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. 부칙 제18조(정당한 권리자의 특허출원일 소급에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 설정등록된 무권리자의 특허권에 관하여는 제35조 단서의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
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- 7. 특허이전청구권 - 진정명의회복 방안 신설 제99조의2(특허권의 이전청구) [본조신설 2016. 2. 29.] [시행일: 2017. 3. 1.] ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구 할 수 있다. ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등 록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 1. 해당 특허권 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권 ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다. 부칙 제8조(특허권의 이전청구에 관한 적용례) 제99조의2의 개정규정은 이법 시행 이후 설정등록된 무권리자의 특허권부터 적용한다.
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- 9. 관련 특허법 조항 제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다. ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제 외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있 다.
- 10. 참고: 발명진흥법 개정안 (국회제출) 현행 규정: 제12조 직무발명자의 서면보고 + 제13조 사용자의 승계여부 통 지 + 4개월 이내 승계통지 없으면 포기 간주 개정안: 제13조 제1항 개정 “종업원등이 한 직무발명에 대하여 미리 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)에게 특허등을 받을 수 있는 권리를 승 계시키는 계약이나 근무규정이 있는 경우 사용자등은 직무발명이 완성된 때에 계약 또는 근무규정의 대상이 된 권리를 승계한 것으로 본다.” + 제2 항 “사용자등이 대통령령으로 정하는 기간 내에 그 발명에 대한 권리의 포 기의사를 문서로 알린 때에는 제1항에 따른 권리의 승계는 무효로 한다.” 사전 승계 규정에 의한 사용자의 자동승계 규정 – 일본 개정 특허법 동일 10
- 11. 발명자 판단가준11
- 12. 출발점: 발명자 확정 12 종류 : ① 창작된 모든 발명, ② 특허명세서 개시 발명, ③ 특허청구발명, ④ 특허발명 특허법 권리주장은 특허청구범위에 기재된 청구항을 기준으로 함 특허권의 소유 여부는 각각의 발명을 기준으로 판단 – 즉, 청구항 기준 공동발명자의 여부도 청구항 기준으로 판단 동일 출원에 대해 청구항의 추가, 삭제 또는 출원의 분할 등에 의하여 발명자 변경될 수 있음 발명자의 의미는 여러 상황에 따라 변경될 수 있음. 유의하여 해석 특허명세서 전체 내용을 기준으로 두리뭉실하게 판단하면 오류 가능성
- 13. 특허법 제33조 제1항 “발명을 한 자” 13 발명자 - 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자 공동발명자 - 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 함 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술 적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법 의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상 의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하고, 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이 가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시 된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에 는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정해야 한다”
- 14. 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결 14 “단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등 을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실 험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적 인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기 재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도 10525 판결), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."
- 15. 미국 특허법 – 발명의 착상 15 Definition of conception – The formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice. Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) 발명이 실제로 사용될 때 그대로 실시될 수 있도록 완전하게 동 작하는 발명의 명확하고 영속적인 사상이 발명자의 마음에서 형 성될 것 요구
- 16. 발명자 결정 기준시 : 발명 완성 시점 16
- 19. 발명자 확정 관련 분쟁사례19
- 20. 20 배경사실 담당기술자 A (원고): 화학회사의 CA (Chlor Alkali) 공정담당 생산팀장으로 4년 재직 후 퇴사 CA 공정: 소금물 전기분해 염소 + 수소 + 수산화나트륨 생산공정 재직 중 전해조 가스켓의 부식원인 검토, 물성분석, 치수측정, 설계도 도안, 랩 테스트, 시제품 제작 등의 연구를 거듭한 끝에 종래의 이중결합구조 가스켓과 구별되는 단일 결합구조 가스켓을 개발하고, 내부식성을 강화하기 위해 테프론을 기포 발생 없이 견 고하게 부착하는 방법을 연구 개발함 (가스켓 특허발명 – 발명자: A + 부하 팀원 ) 또한 에너지 절약을 위해 전해조 음극판의 수소 과전압을 낮출 수 있는 촉매물질로서 수산화백금산이 가장 유용하다는 점을 발견하여 ESC(Energy Saving Chemical)를 개 발 (ESC 특허발명 – 발명자: 공장장 + A + 부하 팀원) 직무발명 + 회사 명의 5건의 특허 및 실용신안 출원 회사의 포상금 지급(재직 당시): A 팀장 - 7960만원, 팀원 – 6840만원 + A 특진 발명자 판단 관련 중요사례 - 서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결 (확정)
- 21. 서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결 21 생산팀장(원고)은 회사(피고) 재직 중 담당 기술자 등과 공동으로 직무발명들을 개발하 였고, 회사에서 공동 발명자, 고안자로 기재하여 특허권, 실용신안등록 퇴사 후 직무발명보상금청구소송 제기 판결요지: “개발에 착수하도록 지시하였다고 하더라도 이는 생산팀장으로서 해야 할 통상적인 업무수행의 한 내용으로 볼 수 있을 뿐 특허발명에 대한 기여요소로 인정할 수 없으며, 기술개발과정에 대한 개별적인 보고를 하는 경우에 원고는 동종의 기술분 야에서 누구나 손쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는 데 그쳤을 뿐 당면한 기술개발 의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다. 따라서, 원고는 기술 담당자가 이 사건 발명을 발명하는 데 있어서 생산팀장으로서 통 상적인 수준의 관리·감독업무를 한 사실이 인정될 뿐이고, 이에 더 나아가 이 사건 특허 의 발명에 창작적으로 기여한 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다.”
- 22. 판결이유 22 가스켓 특허발명 A 팀장이 가스켓 표면에 테프론을 부착하는 방법을 착안한 것은 맞지만, 테프론이 내부 식성을 갖는다는 것은 생산팀 구성원들이 전반적으로 알고 있던 공지의 사실 가스켓 특허발명의 핵심내용은 얇은 두께의 테프론을 기포가 발생함이 없이 가스켓 표면 에 견고하게 부착하는 방법이나, 원고는 그 기술 내용과 개발 경위를 잘 모르고 있음 ESC 특허발명 원고가 인덱스 서적에서 백금화합물을 선별하여 나열한 것은 맞지만, 염화백금산이 물에 완전히 용해되지 않아 이를 염산에 녹여 수산화백금산을 만든 후 이를 촉매로 사용하여 야 한다는 핵심적인 기술내용은 잘 모름 공동발명자 부하직원 팀원을 포함한 회사연구원 증인진술 등 결과, 진정한 발명자가 아니라 고 판단함
- 23. 연구소장 v. 벤처기업 분쟁사례23
- 24. 신약 공동연구개발 분쟁 1. 관계 발명자: 네델란드 X사 대표이사 A 박사, 한국 대학교수 Y 사 연구소장 B 박사, 한국 Z사 대표이사 C 박사 2. 관계 회사: 특허출원인 한국 Z사, 페이퍼 컴퍼니 Cayman 소재 K사 3. 외국학회에서 A와 B가 만나 비소대사체(Sodium Meta Arsenite) 화합물의 특정 암치 료 효능 관련 아이디어 교환, B는 귀국 후 Z사 대표이사 C 박사와 공동연구 계약체결, 프로젝트 진행 및 A 박사에 효능 효과 확인실험 의뢰 4. 그 결과를 활용하여 B, C를 공동발명자로, B, C, Z사를 공동 출원인으로 1차 특허출원 (발명자 중 A는 없음), B는 Y사를 퇴직하고 Z사의 연구소장으로 이직, PCT 출원 및 미 국, 유럽 등 국내단계 진입 심사진행 5. B와 C 사이 분쟁 발생, 연구소장에서 해임, 미국 로펌으로부터 B와 C는 발명자 인정 되지 않는다는 의견서 받음. C는 1/3 지분 포기 및 Z회사의 단독 소유 주장, B에서 지 분 포기 요구, 각국에서 발명자 정정 등 절차진행, B의 반발로 쟁송 확대 24
- 25. 공동발명자 및 계약해지 등 쟁점 6. 2차 PCT 출원 – 네델란드인 A 박사를 발명자, 해외법인 K사를 출원인으로 함. 7. Z사 – 단독 소유를 이유로 특허 공유자 B의 공유지분 무효심판 제기, 대법원 각하 결정 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결 : 특허심판원, 특허법원, 대법원은 일관되게 공유자의 일부 지분 무효심판은 허용되지 않다고 심결 및 판결. 특허무효심판은 특허자체의 유무효 판단, 특허권 자체의 유무효가 아닌 그 내부적 지분에 관한 분쟁은 특허심판이 아니라 민사소송 대상이라 판결 8. 공동연구개발 및 특허공유 계약해지 관련 민사소송 1심 판결 - 서울중앙지법 2008가합60921 판결 : B는 공유 특허권자 확인 + 출원 단계의 공동 출원인 + 계약위반으로 인한 특허공유 및 공동개발 계약의 해지 + 공동개발계약의 해지 시 Z사 및 C의 후속 연구금지조항에 따라 연구개발 금지명령 25
- 26. 네델란드 J 회사와 국내기업 Z사 개발 계약 26
- 27. 특허등록 후 2005. 5. 16. 체결한 특허공유계약 – 주식회사 갑(B), 대표이사 을(C), 연구소장 병(A) 주식회사 B(이하 ‘갑’)과 C(이하 ‘을’) 및 A(이하 ‘병’)은 소디움메타아르세나이트(이하 ‘M’) 항암제에 대한 계약(이하 ‘본 계약’)을 체결하기에 앞서 다음과 같은 사실을 상호 확인한 다. 전 문 갑은 동물용 백신을 개발, 제조, 판매하는 회사이며, 본 계약 체결일 현재 을은 갑의 대표 이사로, 병은 갑의 연구소장으로 근무하고 있다. 을과 병은 1980년대 초 비소를 이용하여 항암제를 만들 수 있다는 아이디어를 착안한 후, 각자 개별로 시험을 하다가 삼산화비소의 대사 산물인 메타아르세나이트를 이용한 항암제를 공동 연구개발하기로 합의하였다. 그 후 을과 병은 M 항암제에 대한 연구개발 (이하 ‘본건 연구개발’)을 계속 해오고 있는바, 2001년경부터 갑은 이 과정에서 필요한 모든 비용을 지급해 오고 있다. 27
- 28. 계약서 전문 본건 연구개발이 진척되어 그 중간 결과물을 인간에게 임상실험 할 수 있는 정 도에 이르게 되어 M 항암제에 대한 임상실험을 시작하였다. 갑, 을, 병은 본건 연구개발 과정에서 취득한 기술적 사상에 대하여 3자 공동명 의 또는 을과 병의 공동명의로 첨부된 특허출원 목록 기재와 같이 특허를 출원 한 바 있으며, 비소류 항암제에 대하여 ‘M’라는 상표 및 제품명을 사용하기로 결정하였다. 이에 갑, 을, 병은 M 및 본건 연구개발 과정에서 발생되는 모든 성과물(보고서, Know-how, 기술정보, 영업비밀, 특허권 등 지적재산권 및 이를 출원할 권리 등 을 포함하며, 이하 ‘본건 성과물’이라 함)에 대한 갑, 을, 병의 권리, 의무를 명확 하게 하기 위하여 아래와 같이 본 계약을 체결하기로 한다. 28
- 29. 주요 계약조항 제1조(역할의 분담) (1) 갑은 M 완제품 개발과 관련된 모든 비용을 부담하고, 그 상용화를 담당하며, 상용화를 위하여 최선 의 노력을 다한다. 다만, 갑은 자신의 책임으로 제3자에게 동 비용을 부담하게 할 수 있다. (3) 을과 병은 본건 연구개발과 관련된 갑의 모든 연구를 담당하며, 이에 대한 모든 책임을 부담한다. 또 한, 본건 연구개발과 관련된 갑의 모든 연구결과에 관한 정보는 갑, 을, 병이 공유한다. 단, 을과 병 은 상호 서면합의에 의해 본건 연구개발과 관련된 갑의 모든 연구에 있어서의 역할을 별도로 분담 할 수 있다. 제3조(본건 성과물의 공유) (1) 본건 성과물은 갑, 을, 병이 공동소유하는 것으로 한다. (2) 본건 성과물에 대한 특허 등의 지적재산권을 국내외에서 출원하는 경우, 갑, 을, 병 3자 명의로 공동 출원하는 것으로 한다. 다만, 3자 명의의 공동출원이 가능하지 않는 경우에는 일단 을과 병 명의로 출원하되, 동 출원에 대한 제반 권리는 갑, 을, 병 3자가 공유한다. 29
- 30. 주요 계약조항 제4조(본건 성과물의 사용 및 처분) (1) 갑, 을, 병은 본건 성과물을 다른 당사자의 사전 서면동의 없이 단독으로 사용할 수 없다. (2) 을 및 병은 본건 성과물의 실시를 제3자에게 라이선스하는 등 본건 성과물을 처분할 수 있는 권한을 갑에게 위임한다. 제9조(계약 종료시 조치) (1) 본 계약이 종료되는 경우, 갑, 을, 병은 아래와 같은 권리, 의무를 보유한다. 나. 본 계약 종료 당시까지 발생한 본건 성과물은 제3조에 따라 갑, 을, 병에게 귀속되며, 그 사용, 처분에 대하여는 제4조가 적용된다. 다. 본 계약 종료에 대하여 귀책사유 있는 당사자는 본건 연구개발과 동일 또는 유사한 범위에 있는 사항에 대한 연구개발을 그 종료일로부터 특허만료일까지 할 수 없다. 그러 나 귀책사유가 없는 당사자는 그러하지 아니하다. 제11조(권리의 양도) 갑, 을 또는 병은 다른 당사자의 사전 서면동의 없이 본 계약에서 정한 모든 권리, 의무를 제3자에게 양도, 담보제공 등 처분할 수 없다. 30
- 31. 판결 요지 정리 최초 1심 판결 - 서울중앙지법 2008가합60921 판결 : 연구소장 B는 공유 특허 권자 지위 확인 + 출원 단계의 공동 출원인 + 계약위반으로 인한 특허공유 및 공동개발 계약의 해지 인정 + 공동개발계약의 조항에 따라 해지 시 Z 회사와 대표이사 C의 후속 연구금지의무 조항에 따라 연구개발 금지명령 1차 항소심 판결: 계약무효 + 원고청구 기각 + 반소청구 각하 1차 대법원 판결: 계약무효 but 원심파기 + 환송 2차 서울고등법원 판결: 특허공유 불인정 + 단독실시권 확인청구 기각 2차 대법원 판결: 공유인정 + 원심파기 + 환송 3차 서울고등법원 판결: 특허공유계약 유효 + 원고 연구소장 B의 특허공유자 인정 + 단독실시권 확인청구 각하 (확인의 이익 부존재) 최종 대법원 상고심 심리불속행 기각 + 원심판결 확정 31
- 32. 발명자 판단: 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결 “발명자(공동발명자 포함)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.” “실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.” 32
- 33. 공동 발명자 판단 원고 B 박사는 네덜란드 회사 대표 A 박사에게 “비소화합물을 이용한 항암 제 개발이라는 기본적인 과제와 아이디어를 제공하기는 하였지만, 이 사건 특허발명의 유효성분인 메타아르세나이트 염에 항암 효과가 있다는 것을 실제 실험 등을 통하여 규명하는 데 구체적인 기여를 한 바는 없는 것으로 보인다.” “원고는 개발약정에 따른 연구감시자(Study Monitor) 및 피고 Z 회사의 책임자로서 소외인의 위 연구개발 과정 전반을 관리하면서 항암물질의 투 여간격 등 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안 등을 하기도 하였으나, 그 역할이나 행위는 소외인 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 그 실 험연구를 보조하는 정도에 지나지 않았던 것으로 보인다.” 발명자는 A 박사 + 원고 B 박사는 공동발명자 불인정 33
- 34. 특허를 받을 권리의 지분양도 묵시적 합의존재 “이 사건 특허 출원에 이르기까지의 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고 들 사이의 관계, 이 사건 특허 출원의 경위 등을 앞서 본 법리에 비추어 보 면, 이 사건 특허발명의 발명자인 A 박사로부터 특허받을 수 있는 권리를 승 계한 피고 Z 회사가 그 출원인에 원고 B 박사를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 없지 않은 것으로 보인다.” 특허출원인 명의를 B 박사, Z 회사, 대표이사 C 박사, 3인으로 한 법률행위 의미 해석 –지분양도의 묵시적 합의 인정 34
- 35. 1차 환송심 서울고등법원 2013나3189 판결 35
- 36. 구체적 사정: 2차 대법원 2013다77591 판결 36
- 37. 참고: 상법상 이사의 자기거래 금지 규정 상법 제398조 (이사 등과 회사 간의 거래) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하기 위하여는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인 을 받아야 한다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다. 1. 이사 또는 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요주주 2. 제1호의 자의 배우자 및 직계존비속 3. 제1호의 자의 배우자의 직계존비속 4. 제1호부터 제3호까지의 자가 단독 또는 공동으로 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 50 이상을 가진 회사 및 그 자회사 5. 제1호부터 제3호까지의 자가 제4호의 회사와 합하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 50 이상을 가진 회사 37
- 38. 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67651 판결 원심 서울고등법원 판결: “이 사건 공유계약은 회사자산에 속하는 성과물에 대한 지분을 회 사의 이사에게 양도하는 것으로 이사와 회사 사이의 자기거래에 속하는데 그에 관하여 이 사회의 승인이 없었으므로 이 사건 공유계약은 무효이지만, 원고 이사가 이사회의 결의 없 이 이 사건 공유계약이 체결되었음을 알았거나 알 수 있었다고 인정할 아무런 증거가 없는 이상 선의의 제3자인 원고와 피고 사이에서는 이 사건 공유계약은 무효라고 할 수 없다.” 대법원 판결: “이사와 회사 사이의 거래가 상법 제398조를 위반하였음을 이유로 무효임을 주장할 수 있는 자는 회사에 한정되고 특별한 사정이 없는 한 거래의 상대방이나 제3자는 그 무효를 주장할 이익이 없다고 보아야 하므로, 거래의 상대방인 당해 이사 스스로가 위 규정 위반을 내세워 그 거래의 무효를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 이 사건 공유계약은 이사와 회사 사이의 자기거래에 해당하는 것이기는 하지만 그 계약의 상대방인 피고가 회사 이사회의 승인이 없었으므로 무효라고 주장하는 것은 허용되지 않는 다.” 38
- 39. 신약발명과 약리실험 담당자의 발명자성39
- 40. 사실관계 40 A 제약회사 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발 시작 1998년 2월경 새로운 화합물의 신약발명을 완성 + 특허등록 완료 신약발명 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀: 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효 과 확인실험 전담 약리팀 연구원, 단 3명만 존재 특허출원서 기재 발명자 : 위 3명 팀원 + 연구소장, 상급 임원, 다른 팀으로 옮긴 종 래 합성담당 팀원, 이렇게 3명 추가 - 총 6명 공동발명자로 기재함 등록 특허청구범위 요지: 제1항부터 제6항까지 신규 화합물 물질발명을 청구 제9항, 제10항에 신규화합물의 의약용도를 포함하는 의약발명 청구 쟁점 청구항: 약리팀 연구원의 공동발명자 여부가 문제되는 청구항은 제9항과 제 10항의 신규물질 의약발명
- 41. 특허청구범위 41
- 42. 법원 판결 : 공동발명자 불인정 42 쟁점: 합성된 신규 화합물의 약리활성 실험을 담당한 팀원이 공동 발명자인지 여부 1심 서울중앙지방법원 2016. 1. 25. 선고 2015가합561156 판결 판결요지: 새로 합성된 신물질의 약효를 구체적으로 확인하였던 약리실험 연구원을 발명자로 볼 수 없다고 판결함 약리실험자는 “합성한 물질들이 약리 활성 효과가 있는지 실험하였을 뿐 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였다는 뚜렷한 정황을 발견할 수 없는 점” 등에 비추어 보면, 공동발명자에 해당한다고 인정하기에 부족하다. 2심 특허법원 2017. 6. 23. 선고 2017나1049 판결 : 항소기각 + 원심 유지 3심 대법원 판결 : 심리불속행 기각 + 원심 확정
- 43. 특허법원 판결 요지 43 가. 약리실험 방식 공지 및 회사내 다른 약리연구원의 존재 “약리실험 담당연구원이 시험한 방식은 i) 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)의 대 퇴동맥 및 정맥에 캐뉼러를 삽입하고 그 선단을 등부위의 피하를 통해 머리 뒷부 분으로 빼내고, ii) 안지오텐신 II를 주입하여 고혈압 상태인 승압반응을 유도한 후, iii) 합성된 약물을 주입하여 약물 투여 전후의 승압반응의 결과를 비교하여 승압 억제반응의 지속시간을 확인하여 통계처리에 의해 약효지속시간을 결과값으로 산정하는 것이다. 그런데 위와 같이 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)에 캐뉼러를 삽입하여 단부를 뒷부분으로 빼내어 약물실험을 진행하는 방식은 특허출원일 당시 공개된 논문에 기재된 것과 동일한 실험방식이다. 그리고 당시 회사 내에는 위와 같은 약리활성 시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력이 있었다.”
- 44. 구체적 판단 44 “약리효과실험 전담 연구원이 진행한 위 실험에서 i) 단계는 이미 공지된 실험방법과 같은 방식으로 이 루어지는 사항이었고, 나머지 단계들 역시 실험을 통해 확인하여야 할 사항이 ‘승압억제반응의 지속시간’ 임을 감안하면 약물로 생체 시험을 진행하여 약리결과를 확인하는 분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 사람으로서는 당연히 안출할 수 있는 정도라고 봄이 타당하며, 회사 내에는 특허발명 당시 해당 약리연 구원을 대신하여 위 약리활성 실험을 시행할 수 있는 다른 연구 인력이 있었던 점, 특허물질을 합성하는 구상은 약물 합성팀에서 수행한 것이고, 약리실험 담당 연구원은 지시받은 대로 합 성된 약물로 약리활성 실험을 진행하여 그 지속시간만을 산출하여 보고하였을 뿐, 선행 물질의 문제점을 극복할 수 있는 약물을 합성함에 있어서 아이디어 내지 새로운 해결책을 제시하였다거나 실험결과를 해 석하는 등 적극적인 역할을 수행하지 않은 점, 청구항 9, 10에 기재된 발명을 두고 특허물질이 가지고 있었으나 ‘기존에 알려지지 않았던 새로운 용도 를 발견한 용도발명’이라고 볼 수 없은 점 등을 종합하여 보면, 약리효과실험 담당 연구원은 이 사건 특허의 청구항 9, 10의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발 명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하다.”
- 46. 사례 : 외부로 빼돌려 제3자 명의로 특허등록 46 특허법원 2008. 7. 10. 선고 2007허9040 판결 사실관계 X은 Y 회사 연구소 근무, 반도체 열처리 장치 히터의 연구개발 담당 히터개선팀 구성원: 연구소 소속 X, 생산부 소속의 A, B, 영업팀 소속의 C 연구소뿐만 아니라 생산부, 영업팀 직원들까지 구성하여 단열층의 단열블럭, 휭 거(지지부재), 열선 등의 형상과 구조 등에 관한 연구개발에 착수하여 정기적 회 의를 통하여 팀원들이 아이디어를 제시하고 이를 구체화하여 실현가능한지 여부 에 대하여 토론한 다음 채택 여부를 결정하는 방식으로 진행함 연구소 소속 X가 회의결과 정리, 도면작성 등 문서 작업 담당
- 47. 연구원 배임행위 - 부인명의 특허출원 등 47 X는 Y사 재직 중 부인을 발명자 및 출원인으로 하여 특허출원 X는 Y사 퇴사 후 W회사 설립, 특허출원 양수, 출원인 명의변경, 특허등록 판결문 - X로부터 히터 개선팀이 완성한 이 사건 특허발명을 양수받아 특허출원 을 하였고, 특허심사과정 중에 특허를 받을 수 있는 권리를 W 회사에게로 양도 한 후 출원인 명의를 변경하였다. Y사에서 특허등록 무효심판 제기 특허심판원 - 기각 심결 (X 단독 발명 및 직무발명 승계 부인) 특허법원 – 심결취소 및 특허무효 판결, 무효 확정 발명자를 부인으로 허위 기재한 부분 - ?
- 48. 판결: 발명자 전원 또는 승계인 출원과 특허무효 48 이 사건 특허발명은 합병전 회사 히터개선팀의 팀원인 소외 X, A, B, C의 공동발명에 해당하고, 그럼에도 공동발명자 중의 1인인 소외 X로부터만 특허를 받을 수 있는 권리 를 양수받은 피고에 의하여 특허출원되었음을 알 수 있고, 달리 피고가 소외 X 외의 다 른 공동발명자들로부터도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았음을 인정할 아무런 증 거가 없다. 따라서, 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들인 공동 발명자들이 공동으로 특허출원을 하지 않아 그 등록이 무효라고 할 것이다.
- 49. 구법 : 권리회복 목적 특허권명의이전청구권 불인정 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결: - 특허법 특칙에 따라야 함. 명의이전청구권 부인 "발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권 의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고, 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허 의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다.
- 50. 특허권명의이전청구권 불인정 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결: - 특허법 특칙에 따라야 함. 명의이전청구권 부인 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지 에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위 와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차 에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다."
- 51. 예외적 상황 – 명의이전청구 인정 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허출원을 한 후 그 권리를 다른 사람에게 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받았는데 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 사안에서 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발 명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시
- 52. 구체적 사실 관계 공동 발명자 중 외부인에게 그 지분을 무단 양도하여 특허 출원한 경우 공동발명자 종업원이 그 직무발명을 회사에 신고하자 않고 외부인 공동 발명자의 단독 발명인 것처럼 꾸며 외부인 공동 발명자 명의로 특허 출원한 경우 공동 발명자 중 1인의 특허출원 존재, 진정한 권리자의 특허출원이 없는 상황과 구별. "특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명" 전제조건 충족 직무발명의 진정한 권리자인 사용자는 그 종업원이 갖는 공동 발명자의 지분에 기초하여 외부 공동 발명자가 출원한 특허출원 또는 등록특허에 대해 직접 지분권의 이전등록청구 가능.
- 53. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 특허권지분이전등록의 방법으로 중간생략 등록이 아니라 순차 등록이전을 해야 하 고, 사용자는 종업원의 이전등록청구권을 채권자로서 대위행사할 수 있다고 판시 종업원 발명자가 회사에 통지하지 아니한 채 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 지분을 공동발명자 외부인에게 양도함 종업원, 공동발명자 사이 종업원 지분의 이중양도는 공동발명자의 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효 공동발명자 명의등록 특허권 중 종업원 지분에 관하여 공동발명자를 상대로 종업원 을 대위하여 종업원에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원을 상대로 회사 에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음 위와 같은 순차 등록이전이 아니라 특허에 관한 지분권을 회사에게 직접 이전등록 청구는 할 수는 없음
- 54. 미국 특허법상 공동발명자 판단기준 및 분쟁사례 변호사 김 국 현
- 55. 사실관계 (1) - 윤OO박사는 한국에서 의대 학부 졸업 후 유학하여 미국 M.D.를 취득한 뒤, 1972년 복강경을 통한 나팔관 결찰 링(이 른바 ‘Yoon Falope Ring’)을 발명한 이래 복강경 수술과 관 련된 200여개의 미국특허를 등록받은 개인 발명가이자 산부 인과 의사임 - 윤OO박사는 1980년경 복강경 수술에 사용되는 trocar와 관 련된 연구를 하고 있었음 > Trocar는 복강경 수술시 복강에 구멍을 뚫고 삽입되는 기 구의 통로 역할을 하는 장치로서, 끝부분에 구멍을 뚫기 위 한 작은 칼날을 포함함 - 윤OO박사는 이러한 칼날이 다른 내장기관에 상처를 입히는 것을 막기 위한 일종의 안전 장치를 개발 중이었음 - 윤OO박사는 위 안전장치 개발을 위해 전기기술자였던 최OO씨와 함께 연구를 진행함 (최OO씨는 대학에서 물리학 등을 배운 적이 있는 프리랜서 기술자였지만, 학사학위는 보 유하고 있지 않았음) - 한편 윤OO박사는 최OO씨에게 공동연구에 대한 보수를 지급하지 않음 (즉, 고용관계는 아니었음)
- 56. 사실관계 (2) - 1년 6개월 뒤, 최OO씨는 자신의 연구성과가 윤OO박사의 기대에 부응하지 못하고 있다 고 생각하고, 공동연구관계를 중단함 - 그런데 수개월 뒤 윤OO박사가 최OO씨에게 알리지 않고 그간의 연구성과를 정리하여 특허를 출원함(US 4,535,773, “Safety puncturing instrument and method”) > 기존의 trocar는 복강에 구멍이 뚫리는 순간 갑자기 trocar가 안으로 깊이 들어가면 서 내부의 동맥이나 소화기관 등에 상처를 입힐 수 있었음 > ‘773 특허는 위와 같은 과제를 해결하기 위해 아래와 같은 해결수단을 제시함 1) In one embodiment, the invention equips the trocar with a blunt, spring- loaded rod. As the trocar pierces the cavity wall, the rod automatically springs forward to precede the blade and shield against injury. 2) A second embodiment has a retractable trocar blade that springs back into a protective sheath when it passes through the cavity wall. 3) The patent also teaches the use of an electronic sensor in the end of the blade to signal the surgeon at the moment of puncture. > 윤OO박사는 출원시 자신을 단독발명자로 기재
- 57. 사실관계 (3) - 특허등록 후 윤OO박사는, 역시 최OO씨에게 알리지 않고 봉합사 및 복강경 수술 도구 제작업체인 Ethicon사에게 위 ‘773 특허에 대한 전용실시권을 설정해 줌 - Ethicon사는 이후 United States Surgical Corporation (USSC)사의 trocar 제품 SURGIPORT가 ‘773 특허를 침해하고 있다고 주장하며 특허침해소송을 제기함 > Ethicon사는 SURGIPORT trocar가 구비한 safety shield가 ‘773 특허의 55개의 청구항 가운데 34, 50 두 개의 청구항을 침해하고 있다고 주장함 - 한편 이후 USSC사는 최OO씨가 ‘773 특허의 일부 청구항의 공동발명자라는 사실 을 알게 됨 - 이에 USSC사는 최OO씨로부터 과거 실시분(retroactive license) 및 장래 실시분 에 대하여 라이선스를 설정받음(그에 따라 USSC는 정당한 실시권자라고 주장하기 위하여) - 당시 최OO씨가 자신이 공동발명자라고 생각한 청구항은 23, 33, 46, 47 네 개였 음(그러나 이후 1심법원 및 CAFC는 청구항 33, 47에 대해서만 공동발명자성을 인 정함)
- 58. 1심 법원의 판단 - USSC사는 최OO씨를 보조참가인으로 소송에 합류시키는 한편, 소송 과정에서 최 OO씨가 공동발명자로 등록될 수 있도록 발명자등록명의변경신청을 함 > 1심법원은 ‘773 특허의 55개 청구항 가운데 2개의 청구항(33, 47)에 대해 최OO 씨의 기여를 인정하여 발명자등록명의변경신청을 받아들임 - 한편 USSC사는, 최OO씨가 ‘773 특허의 공동발명자로서 특허권 전체에 대해 윤 OO박사의 동의 없이도 통상실시권을 설정해줄 수 있으므로, 최OO씨로부터 과거 실시분에 대해 실시권을 설정받은 USSC는 특허침해자가 아니라고 주장함 > 1심법원은 USSC사의 주장을 받아들여, 침해소송을 기각함 - 이에 대해 Ethicon측이 항소
- 59. 연방항소법원의 판단 – 공동발명자 판단기준 - 연방항소법원은 아래와 같이 공동발명자 판단기준을 설시함 > 각 공동발명자가 발명에 있어 비슷한 정도의 기여를 할 필요는 없다 > 다만 공동발명자가 되기 위해서는 단지 조력한 것으로는 부족하며, 청구항 기재 발명 의 착상(conception)에 기여했음이 clear and convincing evidence로 입증되어야 한 다 > 공동발명자가 될 수 없는 경우 + “ ... one does not qualify as a joint inventor by merely assisting the actual inventor after conception of the claimed invention.” + “One who simply provides the inventor with well-known principles or explains the state of the art without ever having ‘a firm and definite idea’ of the claimed combination as a whole does not qualify as a joint inventor.” + “ ... one of ordinary skill in the art who simply reduced the inventor's idea to practice is not necessarily a joint inventor ... ” - 연방항소법원은 위 기준에 따라, 최OO씨의 증언 및 최OO씨가 윤OO박사와 공동연구를 하였을 때 작성한 일련의 프로토타입 스케치 등 증거에 비추어, 최OO씨가 ‘773 특허의 2개의 청구항상 발명의 일부를 착상했다는 점이 입증되었다고 판시함
- 60. 청구항 33 중 최OO씨의 기여부분 - 청구항 33. A surgical instrument for providing communication through an anatomical organ structure, comprising: means having an abutment member and shaft longitudinally accommodatable within an outer sleeve, longitudinal movement of said shaft inside said sleeve being limited by contact of said abutment member with said sleeve, said shaft having a distal end with a distal blade surface tapering into a sharp distal point, said distal blade surface being perforated along one side by an aperture, for puncturing an anatomical organ structure when subjected to force along the longitudinal axis of said shaft; means having a blunt distal bearing surface, slidably extending through said aperture, for reciprocating through said aperture while said abutment member is in stationary contact with said sleeve; means positionable between said puncturing means and said reciprocating means for biasing a distal section of said reciprocating means to protrude beyond said aperture and permitting said distal section of said reciprocating means to recede into said aperture when said bearing surface is subjected to force along its longitudinal axis, whereby when said distal section of said reciprocating means is protruding beyond said distal point of said blade surface, said bearing surface obstructs anatomical members from making inadvertent contact with said distal point of said blade surface; and means connectible to the proximal end of said puncturing means for responding to longitudinal movement of said reciprocating means relative to said puncturing means and creating a sensible signal having one state upon recision of said distal section of said reciprocating means into said aperture and another state upon protrusion of said distal section of said reciprocating means from said aperture.
- 61. 청구항 33 중 최OO씨의 기여부분 (계속) - 연방항소법원은 위와 같은 1심법원 판단을 그대로 받아들여, 최OO씨를 청구항 33의 공 동발명자로 인정함 - 판결문 중 인용: “The district court found that Yoon conceived of the use of a blunt probe. However, the court found that Choi conceived of and thereby contributed two features contained in the embodiment shown in figures 18 and 19: - first, Choi conceived of locating the blunt probe in the trocar shaft and allowing it to pass through an aperture in the blade surface; second, Choi conceived of the ‘means ... for ... creating a sensible signal.’ ”
- 62. 청구항 47 중 최OO씨의 기여부분 - 청구항 47. A surgical instrument for providing communication through an anatomical organ structure, comprising: means having an elongate shaft exhibiting a longitudinal axis and terminating in a sharp, distal end, for puncturing the cavity wall of an anatomical organ structure; means borne by said puncturing means distal end for converting counterforce exerted by said cavity wall against said distal end into transmissible energy; means connected to said converting means for conveying said transmissible energy toward the proximal end of said puncturing means; means having an interior bore coaxially aligned with the longitudinal axis of said shaft for receiving said puncturing means proximal end; means for biasing said puncturing means proximal end to withdraw into said interior bore; means interposed between said puncturing means proximal end and said interior bore assuming a normally protruding position for determining said puncturing means proximal end extended from said interior cavity in opposition to said biasing means.
- 63. 청구항 47 중 최OO씨의 기여부분 (계속) - 판결문 중 인용: “Figures 34, 35, and 36 illustrate the invention in claim 47. In these embodiments, a cocked spring pulls the trocar back into a protective sheath as soon as the blade has punctured the inner wall. Release of the detaining means triggers the retracting spring action. The two detaining means disclosed in the specification are (1) a detent extending radially outward from the trocar through a hole in the sheath and (2) a rod extending horizontally from the proximal end of the trocar that butts against an off-center, but slidable, bar with a hole in its center. In the case of the detent detaining means, when a sensor detects that the trocar blade has pierced the wall of a cavity, the plunger of a solenoid pushes the detent out of the hole in the sheath. In the case of the rod detaining means, the solenoid plunger positions the bar so that the hole in its center aligns with the rod. ... The district court concluded that Yoon generally invented the retractable trocar, but that Choi invented both of the detaining means disclosed in the specification. ... However, ... this court affirms the district court's finding that Choi contributed the rod detaining means, but determines that the trial court clearly erred in finding that Choi contributed the detent detaining means.”
- 64. 청구항 47 중 최OO씨의 기여부분 (계속) - “The use of the word "means" gives rise to "a presumption that the inventor used the term advisedly to invoke the statutory mandates for means-plus-function clauses.” - “Choi showed contribution to one of these alternative structures. The contributor of any disclosed means of a means-plus-function claim element is a joint inventor as to that claim, unless one asserting sole inventorship can show that the contribution of that means was simply a reduction to practice of the sole inventor's broader concept.” - “Although the district court found that Yoon first conceived of a retractable trocar generally, Yoon did not show that Choi's contribution was simply a reduction to practice of the broader concept of using any detaining means commensurate with the scope of claim 47. Thus, Choi showed entitlement to the status of co-inventor for this claim as well.”
- 65. 연방항소법원의 판단 – (2) 공유특허권자의 권리 - 연방항소법원은, 미국 특허법 조항의 해석상, 일부 청구항의 발명에만 기여한 공동발 명자도 전체 특허에 대한 권리를 가진다고 판시함 - “... each co-inventor presumptively owns a pro rata undivided interest in the entire patent, no matter what their respective contributions.” > 35 U.S.C. § 116: “35 U.S.C. § 116 states that a joint inventor need not make a contribution ‘to the subject matter of every claim of the patent.’” (1984년 개정 전 에는 모든 청구항의 착상에 기여해야만 공동발명자가 될 수 있었고(All Claims 원칙), 공 동발명자 누락은 한국과 마찬가지로 등록무효사유였으나, 개정 후에는 일부 청구항에만 기여한 경우에도 공동발명자로 인정될 수 있게 됨) > 35 U.S.C. § 261: “Section 261 continues to provide that ‘patents shall have the attributes of personal property.’ This provision suggests that property rights, including ownership, attach to patents as a whole, not individual claims.” > 35 U.S.C. § 262: “Section 262 continues to speak of ‘joint owners of a patent,’ not joint owners of a claim. Thus, a joint inventor as to even one claim enjoys a presumption of ownership in the entire patent.” - 결국 55개의 전체 청구항 가운데 단 2개만의 공동발명자인 최OO씨도, 미국 특허법에 따라 전체 특허에 대한 라이선싱을 해줄 수 있는 권리를 가진다고 판시함
- 66. 연방항소법원의 판단 – (3) Retroactive Licensure - 연방항소법원은, 한 공유자가 제3자에게 과거 실시분에 대한 라이선스를 설정해 주 었다고 하여, 다른 공유자가 그 제3자에게 라이선스 설정 전에 이미 발생한 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 없는 것은 아니라고 판시하여, retroactive license의 효 력에 관한 Ethicon측의 주장을 받아들임 > “The grant of a license by one co-owner cannot deprive the other co-owner of the right to sue for accrued damages for past infringement. That would require a release (권리의 포기), not a license, and the rights of a patent co- owner ... do not extend to granting a release that would defeat an action by other co-owners to recover damages for past infringement.” > “... Choi's retroactive license to U.S. Surgical attempts to operate as the combination of a release and a prospective license. Nonetheless Choi cannot release U.S. Surgical from its liability for past accrued damages to Ethicon, only from liability to himself.”
- 67. 연방항소법원의 판단 – (3) Retroactive Licensure (계속) - 그러나 법원은, 침해소송에 있어서는 모든 공유가 원고가 되어야 하는데, 최OO씨가 USSC사에 대한 침해소송의 원고가 아닌 상황이므로, 소를 각하해야 한다고 판시함 > “ ... all co-owners must ordinarily consent to join as plaintiffs in an infringement suit ... ” > “ ... one co-owner has the right to impede the other co-owner's ability to sue infringers by refusing to voluntarily join in such a suit.” > “Because Choi did not consent to an infringement suit against U.S. Surgical ... Ethicon's complaint lacks the participation of a co-owner of the patent. Accordingly, this court must order dismissal of this suit.”
- 68. 참고 – Reissue를 통한 사후적 분리가능성 - 미국의 경우 이미 등록된 특허를 다시 정정하는 방법으로서 재발행(reissue) 출원을 사용할 수 있음 - 재발행을 통해 발명자, 우선권 주장, 청구항 및 기타 기재사항의 오류 정정이 가능함 - 이 사안에서 윤OO박사는 Ethicon의 소송제기 후 ‘773 특허 중 문제된 청구항 부분 과 나머지 부분을 분리하여 두 개의 특허로 재발행 출원하려 하였으나, 소송진행중 이라는 이유로 특허청에 의해 거절됨 - 만일 윤OO박사가 재발행 출원을 통해 특허를 두 개로 분리할 수 있었다고 가정하면, 55개의 청구항 중 53개의 청구항은 윤OO박사 단독 소유의 특허 A, 2개의 청구항은 윤OO박사 및 최영재씨 공동 소유의 특허 B로 분리되었을 것임 - 이 경우, USSC가 침해한 청구항은 윤OO박사 단독 소유의 특허 A의 청구항에 포함 되어 있으므로, USSC는 최영재씨로부터의 라이선싱을 통해 문제를 해결할 수 없게 됨
- 71. 71 Fredric A. Stern v. Columbia University and Laszlo Z. Bito Laszlo Z. Bito는 컬럼비아 대학교의 교수로서, eicosanoid및 그 유도체에 의한 녹내장 치료방법을 발명하였으며, 컬럼비아 대학교는 위 발명에 대 하여 특허를 출원하였음 이에 대하여 발명자의 실험실 연구실습생이었던 Fredric Stern이 자신이 당해 발명의 공동발명자임을 인정해달라고 청구하였음 1심 법원은 공동발명자임을 인정할 수 없다는 취지의 summary judgment를 하였는바, Stern이 이에 불복하여, CAFC가 본 판결에 이르 게 되었음 Stern v. Columbia (CAFC, 2006)
- 72. 72 1980년 컬럼비아의대 대학원생 Stern + 교수 Bito Bito 토끼와 올빼미원숭이 대상 prostaglandin의 안압의 관계에 대한 실험 진행 + 논문 발표, 논문에서 다음 실험 대상으로 레수스 원숭이 언급 Stern 레수스 원숭이 및 고양이 실험 진행 + prostaglandin의 국소 도포 안압 감소효과 확인 Prostaglandin 적용이 녹내장 치료방법이 되기 위해서는 내성(tachyphylaxis) 극복이 과제, Stern의 실험 결과로는 영장류의 경우 내성이 없다는 점 미확인 Stern이 Bito의 실험실을 떠난 뒤, Bito는 레수스 원숭이에 대한 prostaglandin 반복 투여 의 효과를 실험, 연구하여, 이러한 반복 투여가 영장류의 녹내장 치료에 사용될 수 있다는 결론 을 얻어냄 (착상) Columbia University 특허출원 + 1986년 특허등록 (US 4,599,353 : Use of eicosanoids and their derivatives for treatment of ocular hypertension and glaucoma) 특허 등록 후 Stern이 위 특허의 청구항 1(독립항), 종속항 3, 5, 9-12의 공동발명자로 주장 + 소송제기 사실관계
- 73. 73 '353 특허의 청구항 1: “method for treating hypertension or glaucoma in a primate subject's eye comprising periodically contacting the surface of the eye with an amount of an eicosanoid or an eicosanoid derivative effective to reduce intraocular pressure in the eye without any substantial initial increase in said pressure and to maintain reduced intraocular pressure.” (감소된 안압을 유지) 밑줄 부분의 해석이 쟁점, 법원은 컬럼비아대학 주장을 받아들여 아래와 같이 해석 “maintenance of reduced intraocular pressure throughout the course of treatment without development of tachyphylaxis, (치료과정 내내 속성내성의 발현 없이 감소된 안압을 유지) i.e., throughout the period of time that the claimed method is being used to treat glaucoma” 1심 판결
- 74. 74 Stern이 Bito의 실험실에서 연구실습생으로 일하면서 수행한 실험 으로는 영장류의 경우 속성내성이 있는지 여부를 알아낼 수 없었 는바, 법원은 ‘속성내성이 없을 것’을 요하는 위 해석에 기하여 Stern이 발명의 착상에 기여하지 못하였다고 보아 '353 특허의 공 동발명자로 인정할 수 없다고 판단하였음 이에 컬럼비아대학은 Stern이 공동발명자라는 점에 대한 충분한 증거를 제시하지 못하였다는 점에 대한 summary judgment를 신 청, 법원이 이를 받아들임 summary judgment에 대하여 Stern이 항소함 1심 판결 (2)
- 75. 75 등록 특허는 유효한 것으로 법률상 추정되므로, 발명자 등재가 잘못되었으며 Stern이 공동발명자가 되어야 한다는 점에 대한 증명책임은 Stern이 부담한다 고 판시함 (증명책임의 정도는 clear and convincing) Stern은 특허발명의 내용을 이해하고 있지 못하였고, prostaglandin 반복 투여 가 영장류의 안압을 지속적으로 감소시킬 수 있다는 점을 발견한 바 없으며, 나아가 (치료 목적으로) 영장류의 안압을 감소시키는데 prostaglandin을 사용 할 수 있다는 점을 착상한 바도 없다고 판시함 Stern은 Bito가 이미 수행한 실험을 다른 동물군을 대상으로 수행하였을 뿐으 로서, 위 치료방법을 발명하는데 있어 Stern과 Bito가 협력하였다고도 할 수 없다고 판시함 Stern 공동발명자성에 대한 clear and convincing 입증 부족 CAFC 판결
- 76. 검토 – 한국 v. 미국 한국 미국 공동출원 - 특허받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유 자 전원이 공동출원해야(특허법 제44조) - 공동권리자 누락은 거절/취소/무효사유 - 특허등록 전에는 출원인변경신고, 등록 후에는 등록명의자에 의한 등록명의인표시 변경(경정) 등록신청 가능하나, 실질적으로 공동권리자 누락 의 하자 치유방법으로 기능하고 있지 못함 - 다만, 부당이득반환에 기한 지분이전등록청구가 가능하다는 하급심 판례 있음 - 공동발명자가 출원을 거부하는 경우 다른 공동발명자가 거부자를 대신하여 특허출원을 할 수 있고, 특허청장은 거 부한 공동발명자에게 출원사실을 통지 한 후 특허등록해줄 수 있으며, 거부한 공동발명자는 이후 출원에 합류할 수 도 있음 - 출원을 거부하였다 하더라도 다른 공 동발명자에 의해 출원되면 모든 공동 발명자가 특허권 공유 공동소송 - 이를 정면으로 다룬 판례는 없음 - 학설도 대립중, 공유자 각자가 그 지분권에 기해 특허권 전체에 대한 침해금지 등을 청구할 수 있 다는 견해가 유력 - 공동발명자 모두 침해소송의 원고가 되어야 함(한국법상 고유필수적 공동소 송에 가까움)
- 77. 검토 – 한국 v. 미국 (계속) 한국 미국 공동 발명자 판단 - 기준 명확하지 않음 - 실무에서도 청구항별로 공동발명자성을 판 단한 사례를 찾기 힘듬 - 다만 청구항별로 심사가 이루어지는 점, 청 구항마다 무효심판이 가능하다는 점을 고 려하면 공동발명자성 판단도 청구항별로 이루어져야 할 것으로 생각됨 - 1984년 이후 All Claims Rule 폐기 - 일부 청구항의 발명에 기여한 자도 공동발명 자로서 특허권 전체를 공유함 공유자의 권리 - 다른 공유자의 동의가 없으면 지분양도, 질 권설정, 실시권 허락 모두 불가능함 - 오로지 자기실시만 다른 공유자의 동의가 필요 없음 - 제3자에게 실시권 설정하여 발생한 수익은 지분비율에 따라 분배해야 함이 원칙 (특약으로 달리 정할 수 있을 것임) - 별도의 특약이 없는 한, 다른 공유자의 동의 가 없어도 자기실시, 지분양도, 통상실시권설 정이 가능함 - 100개의 청구항 중 1개의 청구항에만 기여한 공동발명자도, 특허발명 전체에 대한 통상실 시권 설정을 통해 얻은 수익을 다른 공유자에 게 배분해줄 의무가 없음 - 다만 전용실시권 설정시에는 다른 공유자의 동의가 필요(판례)
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