공동연구개발과 영업비밀, 기술유출 관련 법적 분쟁 및 실무적 대응방안 김국현 변호사 발표자료

1. 기술이전과 영업비밀, 기술유출 관련
법적 분쟁과 실무적 대응방안
2018. 1. 16.
가산종합법률사무소
변호사/변리사 김 국 현
kkh@kasanlaw.com

2. 기술이전 협상 결렬 후
NDA 위반 분쟁

3. 비밀유지계약(NDA) 효력과 영업비밀침해 여부
3
Convolve and MIT v. Compaq and Seagate (CAFC, July 2013)
Dr. Neil Singer는 MIT의 대학원생일 때에 HDD의 헤드 등을 빠르게 움직일 때에
발생하는 진동을 최소화하는 기술을 발명하였고, 이를 사업화하기 위하여 졸업
후에 Convolve를 설립하고 계속 연구개발함
[분쟁 대상기술]
1) US4,916,635(1988. 9. 출원, 특허권자 MIT, Shaping command inputs to
minimize unwanted dynamics)
2) US6,314,473(1999. 3. 출원, 특허권자 Convolve, System for removing
selected unwanted frequencies in accordance with altered settings in a
user interface of a data storage device)
3) 관련 기술의 개발 (영업비밀 정보)

4. Convolve의 기술
4
HDD에서 지정된 트랙의 데이터를 읽고 쓰려면 먼저 헤드를 해당 트랙까지 이동시키는
“seeking” 과정을 수행(이 때 걸리는 시간이 “seek time”)
“seek time”에 영향을 주는 성분 중에 헤드의 움직임에 의한 진동(vibration)이 안정화
되는 필요한 시간을 특히 “settle time”이라고 하는데 이를 최소화하여야 함
Convolve의 기술은 seeking을 빠르게 완료하면서도 seek acoustics(진동으로 발생)를
최소화하는 데에 핵심

5. 라이선스 협상의 진행
5
Convolve와 Compaq 및 Seagate는 1998년에 convolve의 Input shaping 기술을
HDD에 사용하기 위하여 NDA(1998. 8. 13.부터 2000. 10. 15.까지 효력)를 맺고 라
이선스 협상을 진행하였고. NDA에는 Convolve에서 제공한 ‘algorithms and
processes for enhancing positioning systems’에 대한 정보를 비밀로 보호받을 수
있도록 규정하였음
NDA - 보호대상 비밀정보에 대한 규정
1) All written materials clearly marked “confidential”(or something
comparable)
2) For any oral or visual disclosures, the disclosing party must (1) designate
the information as confidential at the time of disclosure, and (2) confirm in a
writing delivered within twenty (20) days to the Recipient which provides
clear notice of the claim of confidentiality and describes the specific
information disclosed

6. 협상 미팅 및 정보제공
6
 첫 번째 미팅(1998. 10. 15.과 16.)에서는 Convolve의 발표 내용에 대
하여 서면으로 비밀정보임에 표시하였음
 이후 두 번의 미팅(1999. 2. 10.과 4. 7.)에서는 Convolve가 발표자료
까지 제공하였음에도 비밀정보에 해당한다는 어떠한 서면 통지도 없었
음
 협상은 더 이상 진척이 되지 않았고, Convolve와 MIT는 2000. 7. 13.
에 Compaq과 Seagate를 계약위반, 2건의 특허 및 영업비밀 침해 등
의 이유로 하여 소송을 제기하였으나 1심법원(SDNY)은 2011년 8월에
원고들의 청구를 기각하는 판결을 하였고 원고들은 항소함

7. 영업비밀 주장 정보
7
1(B) - Convolve의 “Disk drive instrumentation techniques useful for disk drive
research and development” : Convolve의 Laser Doppler Vibrometer Feedback
Technique(LDVFT)와 Acoustic Microphone Technique(AMT)를 포함
2(A-C, E-F) - Convolve의 “seek trajectory design(STD) data, methods, techniques,
and applications” : use of higher order models for trajectory designs 과
concept that abrupt current and voltage saturation should be avoided to
optimize vibration reduction 등의 정보를 포함
3(A-D) - Convolve의 “Model Reference (MREF) controller techniques and related
data”
6(A-C) - Convolve의 “marketing trade secrets relating to its Quick and Quiet user
interface for disk drives”

8. NDA 준수여부
8
1심 판결 - 해당 정보가 NDA에 규정된 방식으로 전달되지 않았거나
(1B, 2A, 2C, 2E, 3B-3D) 당시 이미 널리 알려져 있었거나(2A, 2C, 6B,
7A) 상대방이 사용하지 않은 것이고(2F, 7E) Compaq에게 제공된 마케
팅 정보, 전략 등은(6A-6C) 뉴욕주법에서는 영업비밀로 보호되지 않는
다.
CAFC 판결 - NDA에 의하면 구두 또는 시각 정보의 경우에는 개시 당
시 비밀정보로 지정하고 20일 이내에 서면으로 공개된 정보의 내용과
비밀로 지정된 사실을 통지하도록 명백히 규정되어 있으므로 당사자의
의도도 이를 요구하는 것이 명백하다고 판단. NDA 규정을 확대 해석해
야 한다는 Convolve의 주장을 받아들이지 않음

9. 영업비밀 보호법 위반 여부
9
Convolve는 영업비밀 보호법(California state law)에 의하면 영업비밀로
써 인정받기 위하여 서면 지정은 불필요하고 영업비밀은 명시적 또는 묵시
적일 수 있고 비밀정보의 수령자에게 비밀유지 의무가 강제된다는 사실을
알았거나 알 수 있었는지 여부에 달려 있지 않다는 점을 근거로 하여 피고
의 NDA 위반여부와는 관계없이 영업비밀 침해행위에 해당한다고 주장
CAFC 판결 - 영업비밀침해 불법행위는 당사자에게 비밀로써 유지할 의무
가 존재하는 경우에만 발생한다고 판단함. Convolve는 NDA에 규정된 절
차를 이행하지 않았으므로 해당 정보를 비밀로 유지할 의무가 정보수령자
에게 발생하지 않음

10. 시사점
10
 정보 제공자가 상대방에게 비밀유지 의무를 용이하게 발생하게 하려면 관련 법
규에서 규정하는 정도를 넘어서서 과도한 영업비밀 고지 방법을 규정하여서는
아니 될 것임
 다만, 위 사건의 NDA 규정은 통상적인 수준에 비하여 엄격하게 규정되어 정보
제공자에게 일방적으로 불리하다고는 보이지는 않음
 국내외에서 전략적 제휴나 공동 연구개발을 위하여 영업비밀을 개시하여야 하
는 정보제공자는 보호 범위를 폭넓게 규정하였더라도 NDA 규정에 따라서 개
시된 정보가 영업비밀임을 정보수령자에게 적극적으로 표시하여야 함

11. NDA 조항 유형 검토 – Beacon 판결
Clause 1
“Confidential information” as used in this Agreement shall include,
but is not limited to, all trade secrets, non-public information, data,
know-how, documentation, hardware, software (including listings
thereof and documentation related thereto), diagrams, drawings and
specifications relating to a party, its business or products which is
marked as “confidential” or “proprietary” and which is disclosed
by either party to the other party.
Information disclosed orally or visually shall be considered
Confidential Information if such information is identified as
“confidential” or “proprietary” at the time of disclosure and is
reduced to written summary form by the disclosing party and sent
to the receiving party within thirty (30) days after initial disclosure.
During this thirty (30) day period, such oral or visual information so
disclosed shall be provided the same protection as Confidential
Information.

12. 미국법원 판결 및 시사점
 동일 유사한 상황에서 정보 제공자 Beacon 주장 - 위 조항 중 “not limited to”
부분을 강조하며, NDA의 적용대상인 정보는 비밀정보 표시가 있는 정보로 제
한되지 않는다고 주장함.
 미국 1심 법원 판결 - 계약조항의 해석상 비밀표시와 함께 제공된 정보만을
NDA의 적용대상으로 보아야 한다고 판단. 표현상 그 범위를 open 형인 “but
not limited to”로 하였지만, 영향 없음.
 우리나라 계약서에서 대응되는 표현은 “기타” 또는 “~ 등”에 해당
 원칙적으로 계약의 목적에 부합하고 앞에서 명시적으로 기재한 것과 동등한 것
으로 평가될 수 있는 사항은 이에 해당한다고 해석될 가능성 높음. 그러나, 비록
계약서 문언이 예외를 인정하는 오픈형으로 되어 있다고 하더라도, 무엇이든
계약범위에 포함되는 것은 아님.

13. 벤처에서 기술제안 + 평가 후 협상 결렬
+ 외부 제3자와 독자 개발 진행
+ 유사제품 발매 + 영업비밀 침해분쟁
기술침해 책임 불인정 사례

14. 미국 판결 : Destiny v. Cigna
14
1. 개발사 Destiny “Vitality” healthcare wellness program 개발 및 시판
2. 상대방 보험회사 Cigna와 NDA 체결 후 제안, 기술제공, 평가
3. 고비용, 유연성 부족 등 이유로 채택 거절, 협력관계 종결
4. 그 후 Cigna에서 독자제품 “Empower” 발매
5. 개발사 Destiny에서 직접 침해증거는 없고, 정황증거에 기초한 “inevitable
disclosure doctrine“ 적용 주장 – 협상 중 제공된 기술이 필연적으로
활용되었을 것이라는 주장
6. 패소 판결: (1) 제공된 기술정보가 불법적으로 사용되었다는 직접 증거가
있는 경우 또는 (2) 직접적인 증거는 없지만 습득된 기술정보를 활용하지
않고서는 독자개발에 성공할 수 없었을 것이라는 점이 입증된 경우에만
영업비밀 침해 책임을 인정됨

15. 벤처에서 아이디어 제안 + 협상 진행 중
독자적 연구 개발 추진 + 특허출원
최종 협상 결렬된 후
영업비밀 침해책임 인정 사례

16. Altavion v. Konica Minolta 사건
16
기술 개발회사 Altavion – 인도출신 Moussa 2000년 설립 벤처, 문서 정보를 포함하는
디지털 스탬프를 포함시켜 문서를 인증할 수 있는 기술(digital stamping
technology, DST)
Altavion DST의 핵심 내용:
1. 기존 바코드를 발전시켜 회색 또는 컬러 바코드로 저장 정보량 증대 기술
2. 시간 경과로 바코드가 탈색되어도 정확한 데이터 값을 알 수 있도록 하는
reference cell과 비교 기술
3. 종래 문서인증 기술과 다른 획기적 기술
4. 특허 출원하지 않음. 영업비밀로 관리

17. Konica Minolta Systems Laboratory (KMSL)
Konica Minolta사의 R&D 목적 미국 자회사
관련 제품: 복사, 인쇄, 스캔, 팩스 기능 복합기
CEO: 일본인 Hiroshi Tomita
2003년 7월 Altavion CEO  KMSL에 제안
비밀유지계약(NDA) 체결한 뒤 기술 라이선스 협상 진행
KMSL 전문인력이 Altavion의 s/w 평가 분석 – 대가 5만불 지급함
2004년 평가 보고서: 경쟁업체 Canon 특허기술과 구별되는 획기적 신기술로
평가
DST 기술정보가 KMSL측에 전달되었으나, 최종 협상 결렬
17

18. KMSL 독자 개발 및 특허출원
18
 KMSL 내부 평가 보고서: 경쟁업체 Canon 특허기술과 구별되는 획기적 신기술로
평가
 연구원: Altavion 제안 concept과 다른 방법으로 동일한 결과를 구현할 수 있다고
보고함
 KMSL 자체 개발 추진 및 특허출원 진행 :
 Altavion 기술 concept을 활용하여 Altavion 몰래 독자적으로 연구를
진행하면서 총 24건 특허출원 진행
 그 중 소송 제기 당시 8건의 특허는 등록됨
 독립적 발명으로 주장함 -
 발명자로 KMSL의CEO, engineer 기재
 특허출원 중 Altavion측과 공동발명으로 표시된 것 없음

19. 양사 License 협상 Time Line
19
1. 2003년 7월 NDA 체결
2. 2004년 4월 금액 총40만불 제안 논의
3. 2004년 5월 총 5만불 지급 대가로 s/w 전문가 평가 합의
4. 2004년 8월 31일 MOU 체결
5. MOU 체결 전부터 KMSL 독자 특허 출원 개시
6. KMSL은 2004. 6. 28. 및 2004. 8. 9. 이미 DST 기술 관련 특허출원
7. 2004. 9. KMSL 독립적으로 동일한 기능의 DST s/w 개발 착수
8. 2004. 9. 17. KMSL email – 인용
9. 그 후 최종 협상 결렬

20. 독자개발 부정 판단 근거
20

21. NDA 위반 및 영업비밀 침해소송 제기
21
 미국 state court 관할 사건 - 미국 California 주 지방법원
 NDA 관련 쟁점 제외, Trade Secret 쟁점 집중
 DST 관련 기술정보의 단계 구분
1. 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어
2. DST 기술의 소프트웨어 설계개념
(design concepts, 프로세스 플로우 등)
3. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드

22. 쟁점 기술정보 및 영업비밀 보호대상 해당여부
22
 Altavion에서 KMSL에 전달된 정보
1. 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어
2. DST 기술의 소프트웨어 설계개념 (design concepts, 프로세스
플로우 등)
 Altavion에서 KMSL에 전달하지 않는 내용
3. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드

23. Altavion 학회발표, 제안서 발송 경위 및 내용
23
1. 2002년 9월 - Saudi 상공회의소 전시회에서 공개 – 결과만 공개하고
구체적 구현 방법, 알고리즘, 소스코드는 비공개
2. 2003년 6월 – 영업사원 공개, 마찬가지로 결과만 공개, 구현방법 비밀 관리
3. 2005년 6월 – Moussa MS사에 pt 함. NDA 체결 없음.
4. 2006년 은행 등 잠재 고객들에게 제품설명서 이메일 발송

24. 피고 KMSL 방어 논리
24
1. 일반적 아이디어(1)와 설계개념(2)은 영업비밀의 보호대상 아님 + 공개됨
2. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드는 전달 받은 사실 없음
3. 결국 영업비밀 침해 책임 없음

25. 미국법원 1심 및 2심 판결
25
1. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드와 마찬가지로, “아이디어”도
영업비밀로 보호되는 정보에 해당할 수 있고, 이에 일반적인 아이디어 및
설계개념도 영업비밀의 다른 요건을 충족하면 영업비밀로서 보호
가능하다고 판시
2. 다만 일반적 아이디어(1)는 Altavion이 NDA 없이 다른 회사에도 공개하여
비밀성 상실
3. 그러나, DST 기술의 소프트웨어 설계개념 (design concepts, 프로세스
플로우 등)(2)는 비밀 정보성, 경제적 가치성, 비밀관리성 모두 인정
4. KMSL 무단 사용 및 영업비밀 침해 인정
5. 손해배상 책임 + 변호사 비용을 포함한 법률비용 부담 책임 인정

26. 독자 개발, REVERSE ENGINEERING
CLEAN ROOM DEFENSE
실패 사례와 성공 사례

27. Reverse Engineering 과 영업비밀 침해분쟁
27
Faiveley v. WABTEC (S.D. New York 2008) 분쟁 사례
1. Licensor - Faiveley : 전동차용 브레이크 기술 보유
2. Licensee - WABTEC : 제조 판매
3. 양사는 Faiveley의 영업비밀 정보를 이용하여 브레이크 제조 판매에 관한
장기간의 license 관계 유지
4. Faiveley 회사 합병으로 ownership 변경 후 계약 종료
5. WABTEC - 브레이크 시스템 독자 개발 추진
6. 독자 개발 성공 후 기존 거래처 등 Faiveley의 경쟁 거래처 납품

28. 라이선스 계약위반 및 영업비밀 침해주장 소송제기
WABTEC 방어 논리 : 독립적 reverse engineering으로 제품 개발한 것
비밀유지약정 위반 및 영업비밀 침해가 아니라고 주장
WABTEC 개발 경과에 관한 주장 :
1. 영업비밀에 접근한 적이 없었던 내부 직원으로 개발팀 구성
2. 외부업체 리버스 엔지니어링 전문회사에 개발 의뢰
3. 리버스 엔지니어링 작업으로 개발 진행함
4. 소위 Clean Room Approach 전략으로 진행하였음
28

29. 1심 및 2심 법원 판결
29
 입증책임 - 영업비밀 침해사건에 있어 침해자가 독자 개발을 주장하는 경우
입증책임이 전환되어 침해자가 독자개발사실을 입증해야 함
 Discovery 결과
1. 엔지니어와 다른 리버스 엔지니어링 담당자들이 주고 받은 이메일 증거
2. Faiveley 기술 도입에 관여한 엔지니어가 리버스 엔지니어링 프로젝트에도 관여한 사실
3. 수년간 Faiveley의 기술 제공에 기초하여 제조된 제품의 생산에 관여하면서 위 영업비밀의
내용을 지득한 1인의 엔지니어가 리버스 엔지니어링 작업 전반에 관여한 사실
4. 엔지니어가 리버스 엔지니어링 단계에서 고려되지 않은 부품의 기능에 대한 이해를 기초로
하여 리버스 엔지니어링을 통해 제작된 새 도면상 치수 및 공차 등에 대해 수정을 가했다는
점이 드러남
5. "이 부품의 표면 처리와 직경은 제품에 적합하지 않음”
6. “bushing hole의 공차가 지나치게 큼” 등 기존 Faiveley 기술에 대한 이해가 없으면 할 수
없는 표현 포착

30. Faiveley 영업비밀 및 판결
30
 Faiveley가 WABTEC에 제공하였던 도면에 포함된 정보인 도면상 치수,
공차, 표면처리방법, 재료의 선택 및 처리방법, 윤활특성, 생산-테스트-
조립시 유의사항 등
 WABTEC 제품의 특성(치수, 공차 등) – Faiveley 비밀정보 도면과 거의
일치
 결론: WABTEC의 계약위반 및 영업비밀 침해인정

31. Clean Room Defense 성공 사례
- NEC v. Intel (N.D. Cal. 1989) 사건
31
 NEC가 Intel의 8086 프로세서 코드를 복제하여 프로세서를 개발
 NEC 대응 - 양사의 프로세서상 코드에 대한 사전 지식이 없는
엔지니어들로 구성된 외주업체에게 개발 의뢰
 필요 스펙만 제공하고 코드를 독자 개발하도록 요청
 독자개발 인정 – 저작권 침해 부인

32. Clean Room Defense 성공 사례
- NCI v. M&S (N.D. Ill. 2008) 사례
32
1. licensee - M&S, licensor – NCI (s/w 저작권자)
2. Visual Eye Chart 소프트웨어 라이선스 체결
3. licensee - M&S 유사한 소프트웨어 독자 개발 및 판매 개시
4. M&S의 신제품 s/w : sport vision testing
5. licensor NCI 소송 제기: M&S의 프로그램은 저작권 침해 주장
6. M&S 비침해 주장: clean room procedure로 독자 개발 결과물

33. M&S 개발 전략 – 완벽하게 분리된 2개 개발팀
33
 1 팀 :
1. 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석 수행
(Dirty Room)
2. 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리
 2팀 :
1. 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을
개발함 (Clean Room)
2. 독자적인 개발을 진행한 개발팀
 각 팀은 인적 완전히 분리 및 교류 차단, Clean Room 환경에서 개발되었음 입증함
 결론 : 독자 개발 인정 저작권 침해 부정

34. 34