1. 지식산업시대 스마트 IP자산 관리 기법
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Document No.: GTL-WP-2012-R1
Version: 1.0
Date: 1 May 2012
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Contents
I. 지식산업화 가속화 속에 대두되고 IP관리전략, “기술공지”
 전세계적으로 특허출원이 급증, 심사관들의 업무과중 및 불량특허
양산, 그로 인한 출원인의 피해
 고비용 공격적 특허등록에만 의존한 접근법 vs. 저비용 고효용
스마트 기술공지와 특허전략의 병행
 과거 고비용 특허중심 IP보안전략에서, 글로벌 기업들은 스마트
IP자산관리 패러다임으로 이동
II. 혁신적 아이디어, 연구물 및 IP자산의 선진 보호기법 소개
 맹목적 특허화전략의 ROI 및 비용에 대한 냉철한 고찰
 반면, 아무런 조치 없이 은연중에 방치되고 사장되는
아이디어들과 IP자산이 초래할 수 있는 치명적 부메랑효과
 스마트 IP전략 A. “글로벌 영업비밀/연구노트 원본증명”
 스마트 IP전략 B. 저비용으로 강력한 특허창출을 위한 “기술공지”
III. 기술공지의 활용 가이드
 이전에 학술회 등 공개적으로 발표된 기술을 다루는 기술공지
 컨퍼런스 프리젠테이션 및 학회저널 기고문
 제품소개 및 마케팅 자료들
 과거의 자료들 (Legacy documents)
 발명물 평가단계에서 시행하는 기술공지
 특허 출원하지 않은 혁신적 아이디어들의 사용권을 확보하라
 핵심특허의 권리강화 및 가치증진 기법
 오래된 선행기술 또는 애매한 선행기술을 나에게 유리하게
기술공지하는 기법
 특허출원절차 단계에서 기술공지를 활용한 강력한 특허창출 전략
 기술공지기법을 활용하여 가장 광의적 특허를 창출하는 방법
 출원중인 특허들을 조기 기술공지할 경우 막대한 이점들
 거절된 특허들을 기술공지해야 하는 이유
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I. 지식산업화 가속화 속에 대두되고 IP관리전략, “기술공지”
혁신이 산업의 핵심성장동력으로 인식되면서, 전세계적으로 특허등록의 일대경합
이라 묘사될 만큼, 수많은 기업들이 특허등록에 열을 올리고 있다. 특히 매년 폭
발적으로 성장하고 있는 특허등록량의 배경에는 다른 기업들로부터 자신들이 보
유한 특허에 대한 반소(反訴)를 피하기 위해, 다수의 주변기술들을 모두 특허화하
는 특허 포트폴리오전략이 주원인으로 일컬어진다.
매년 급증하는 특허출원 수가 자유기업체제의 초석을 대변하는 동시에, 이러한
폭발적 특허증가의 이면에는, 기업들이 특허분쟁, 유지, 방어 등을 둘러싼 막대한
비용과 사업적 타격 등 심각한 문제들에 시달리고 있다고 전문가들은 지적한다.
U.S. Utility Patents Issued Over Time
전세계적으로 특허출원이 급증, 심사관들의 업무과중 및 불량특허 양산,
그로 인한 출원인의 피해
기하급수적으로 증가하고 있는 특허출원은 전세계 특허청들에게 엄청난 업무과
중으로 이어지고 있다. 그 결과, 심사관들이 특허발급 이전에 모든 관련 선행기술
들을 탐색하고 일일이 검토할 물리적 시간이 없기 때문에, 지나치게 광의적이고
이론의 여지가 있는 불량 특허들(bad patents)이 매일매일 등록되고 있다. 당연히
이러한 불량 특허들은 특허무효소송에 직면하면 제대로 버텨내지 못한다. 사실,
미국에서만 수천 개의 특허들이 무효소송으로 계류중인 상태이며, 연방법원들에
막대한 업무부담이 되고 있다.
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이상적으로는 이전에 공개된 발명들에 대해서는 특허가 부여되지 않아야 한다.
그러나 특허심사관들이 모든 관련 선행기술을 탐색하는 것이 물리적으로 불가능
하기 때문에, 현실적으로는 다량의 불량특허들이 양산되고 있다. 사실, 수많은 각
각의 경로로 출판 및 공표되는 발명물들이 특허 심사관들의 눈에 뜨일 확률도
낮을 뿐더러, 그렇게 공표된 자료들이 불량특허들의 출원을 차단하는데 사용될
확률은 훨씬 더 낮다. 한편, 미국기업인 IP.com이 소유한 세계 최대 규모의 선행
기술 데이터베이스는 전세계 특허청들에게 직접 공급되어 특허심사관들이 수
시로 검색하므로, 불량특허의 등록을 예방할 수 있는 최상의 방법을 제시한다.
효과적으로 실시된 기술공지는 2가지 측면에서 가치를 발휘한다.
1) 특허심사관들이 과도하게 광의적인 특허들이 등록되는 것을 방지하도록
기여
2) 과도하게 광의적인 특허들이 등록되었을 경우에는, 특허소송에서 특허무
효화 방어수단으로 활용가능
비용관점에서는, 과도하게 광의적인 특허들이 등록되는 것을 방지하는 것이 무엇
보다도 중요하다. 즉, 이미 출원된 불량특허로 인한 사후 소송에 휘말려 수백만
달러에 달하는 소송비용, 불리한 판결로 time-to-market이 손실되거나 출시된 제
품/서비스를 특허회피를 위해 재설계 및 재개발하는 비효율과 비용, 그리고 해당
기술을 추가로 개선 발전시켜 상품화할 권리가 상실되는 등, 손실되는 기회비용
이 비견되지 않을 만큼 막대하기 때문이다.
즉 무효한 특허가 등록되는 것은, 특허를 통해 자사의 기술보안을 추구하려 했던
출원인 입장에서 잘못된 대응을 하게 만들므로, 해당 출원이 깔끔하게 거절되는
것보다 더욱 안 좋은 결과를 초래한다. 즉, 불량특허를 믿고 출원인이 특허소송에
대응할 경우 막대한 비용과 리소스, 시간만 낭비하고, 결국 특허는 무효화되는 상
황에 몰리게 되기 때문이다. 불량특허는 가치는 지니지 못한 채, 아이디어단계부
터 상용화까지 투자한 막대한 리소스, 시간과 비용, 그리고 특허등록부터 유지에
소요된 제반 비용, 게다가 소송의 타겟이 될 경우 특허유효성에 문제가 있음을
인지하지 못한 채 대응하다가 낭비하는 엄청난 기회비용을 고려할 때, 아이디어
단계부터 선행기술 검색을 생활화하여 가치있는 특허만을 출원하는 노력이 중요
하다.
모든 출원된 특허들 중 무려 90%가 소유권자에게 가치없는 특허로 판명되고 있
다. 따라서 NPE나 기업들의 특허매입 거래 시, 이미 등록된 특허들일지라도 별도
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의 선행기술조사를 통해 해당 특허의 정확한 가치를 재평가하는 단계를 거치며,
실제 거래의 가치가 있는 유효성있는 특허비율은 극히 낮은 것으로 알려지고 있
다. 특히 체계적인 선행조사 및 전략적 IP자산관리를 통해, 특허와 특허 이외 IP
자산을 패키지하는 전략이 부재한 개인이나 기업체들, 대학 및 연구소에서 생성
된 특허들에서 불량특허의 비율이 높게 나타나고 있다.
고비용 공격적 특허등록에만 의존한 접근법 vs. 저비용 고효용 스마트 기
술공지와 특허전략의 병행
소위 “Picket Fencing”이라 불리는 공격적 특허전술로 인해, 가히 광적이라 불릴
만한 특허출원 열풍이 가속화되었다. 이 전술을 이해하기 위해, 당신이 특정 시장
에서 핵심이 되는 발명에 대해 특허를 출원했다고 가정하자. 이 시장에 참여하길
원하는 어떤 경쟁자가 당신의 핵심 특허를 둘러싼 일련의 확장된 기술들에 대해
자신의 특허들로 출원한 상황 (즉 점진적인 업그레이드, 새로운 사용법, 또는 상
용제품으로 완성하기 위해 추가로 취해야 할 개발적 조치들에 대해 경쟁자가 특
허출원). 결과적으로, 경쟁자는 당신에게 cross-licensing 계약을 강제할 수 있고,
당신의 market share를 축소시키는 결과를 초래한다.
Picket Fence에 대항할 수 있는 한 가지 방법은 당신의 특허를 둘러싼 모든 사항
들에 대해 공격적으로 특허를 출원하는 것이지만, 이렇게 하자면 가치가 모호한
다수의 특허들까지 획득해야만 한다.
훨씬 현명한 방법은 당신 자신만의 방어적 기술공지 울타리를 치는 전략으로써,
해당 기술을 상용화하거나 시장확대에 필요한 추가 개발사항들, 새로운 사용법
및 혁신들에 대해 당신이 직접 기술한 기술자료들을 공개하는 것이다. 이러한 기
술들을 전세계 특허청에서 필수로 검색하는 IP.com의 선행기술 데이터베이스를
통해 공개하면, 관련 기술들을 경쟁사들이 특허화하는 것을 방지할 수 있다.
당신의 특허가 “핵심특허” 즉, 방어적으로 공개한 아이디어들의 실질적 실현기술
특허이므로, 당신은 효과적으로 이 핵심특허를 보호하고 이 기술을 발전, 상용화
시키고 성숙화시키는 과정까지 방어적 범위를 확장할 수 있게 된다.
결과적으로 이러한 저비용 스마트 기술공지전략을 병행함으로써, 당신은 출원된
핵심특허의 방어는 물론, 특허실행권과 시장 및 향후 독점적 수익성까지 보호할
수 있다.
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과거 고비용 특허중심 IP보안전략에서, 글로벌 기업들은 스마트 IP자산관
리 패러다임으로 이동
특허출원열풍은 각국 특허청들에 대한 막대한 업무부담뿐만 아니라, 기업들에게
도 엄청난 비용부담으로 작용하고 있다. 한 개의 특허를 처리하는데 소요되는 비
용만도 만만치 않다. 단일 특허에 대해 존속기간 동안, 전세계 특허보호권을 획득
하고 유지하는 비용이 무려 미화 25만불에 이른다. 대부분의 대기업들이 매년 수
백 개에서 심지어 수천 개씩 신규특허들을 출원하고 있음을 고려할 때, 특허예산
은 가히 상상을 초월할 수 있다.
그러나 기업의 순이익을 상쇄시키는 이러한 특허관련비용을, 스마트 지식재산통
합시스템 도입으로 상당히 절감할 수 있다면, 이는 시장에서 치열한 전쟁을 통해
이룩할 수 있는 매출이익보다 훨씬 쉽게 순이익을 증진시키는 방법일 것이다.
Ford Global Technologies Inc.사의 CEO이자 법무총책임자인 Mr. Roger L. May씨
는 Corporate Legal Times와의 인터뷰에서, “훌륭한 사업가가 되는 것은 훌륭한
지식자산관리자가 되는 것과 마찬가지다.”라고 언급했다.
전세계적 IP열풍으로 묘사되는 새천년, 당신은 어떤 방식으로 성공을 추구하는가?
당연히 혁신은 계속되어야 한다. 사실 혁신은 생존을 좌우한다.
문제는 혁신을 하는가 하지 않는가의 문제가 아니라, 궁극적으로 최적의 결과를
도출하기 위해, 당신이 일궈낸 혁신을 어떻게 관리할 것인가이다.
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II. 혁신적 아이디어, 연구물 및 IP자산의 선진 보호기법 소개
맹목적 특허화전략의 ROI 및 비용에 대한 냉철한 고찰
모든 혁신적 아이디어들을 특허로 출원하는 것만이 유일한 IP자산의 보호방법이
라고 알고 있는 사람들이 적지 않다. 사실, 전장에서 언급한 바와 같이, 이러한
맹목적 특허화전략으로 인해 특허출원수가 기하급수적으로 증가하고 있는 것이
현실이다.
그러나 모든 아이디어를 특허화하는 것은 말 그대로 엄청난 비용이 소요된다. 특
허유지비와 같은 다운스트림 비용(downstream costs)은 차치하더라도, 단일 특허
관할국가(ex.미국)에 비교적 단순한 한 개의 특허를 출원하는 초기비용만 미화 1
만불에서 1만5천불 정도이며, 중급 정도의 복잡성을 띄는 특허는 개당 미화 2만5
천불 정도가 소요된다. 만약 몇 개 해외국가들로 해당 단일 특허의 커버리지
(coverage)를 확장하려면, 적어도 최초 몇 년간 한시적 커버리지만 약 미화 3만5
천불에서 6만불의 비용을 투자해야 한다.
이런 수준의 지속적 비용발생구조라면, 각각의 특허에 대해 매출계획 또는 재무
계획을 수립하는 것이 중요하다. 물론, 매년 수백 만불 이상의 매출을 일으키는
사업상의 핵심적 특허들의 경우, 이러한 비용은 당연히 가치 있는 투자이다. 따라
서 그러한 핵심 특허를 존속기간(lifetime) 내내 전세계에서 보호하기 위해 미화
25만불 투자가 필요하다면 기꺼이 집행해야 한다.
문제는 당신의 모든 특허들이 그 정도의 투자가치를 갖고 있는가 이다. 당신의
시장을 형성하는 근간이자 마진을 보장해주는 원천기술들은 높은 가치를 갖고
있고, 모든 필요한 특허투자로 보호되어야 함은 두말할 필요가 없다. 그러나 업그
레이드차원에서 추진되는 부가적 발명들, 예전 기술의 새로운 재사용방안들 그리
고 기타 현존하는 지적자산을 기반으로 응용하여 창출한 수많은 신규발명들은
어떠한가? 물론 모든 것을 특허화하는 것이 가능은 하지만, 그렇게 하는 것이 진
정 비용면에서 효율적 방안이며 효과가 있는가? 과연, 모든 것을 특허화할 필요
가 있는가?
반면, 아무런 조치 없이 은연중에 방치되고 사장되는 아이디어들과 IP자
산이 초래할 수 있는 치명적 부메랑효과
많은 기업들이 애써 고안한 자사의 크고 작은 각종 혁신적 아이디어 및 IP들을
그대로 방치하고 있다. 그러나 이러한 지식자산의 방치는 매우 분명하고 지대한
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리스크로 이어진다. 심지어 대부분의 기업들이 자신들의 발명물 중 상당부분에
대해 이러한 위험한 무방비상태로 일관하고 있으며, 특허화 가능한 아이디어의
고작 10-20%만 특허출원에 일부 활용할 뿐이다. 그렇다면 특허화되지 못한 다수
의 발명아이디어들은 어떻게 취급될까? 그냥 덜 중요하다고 간주돼버리거나 특
허로 출원할 만큼의 가치는 없다고 보거나(물론 맞다!), 담당 연구원이나 엔지니
어에게 그다지 흥미롭지 않은 아이디어로 치부되어 사장돼버린다. 즉, 기업 스스
로 자신을 위험에 노출시켜버리는 것이다. 이렇게 처리함으로써, 해당 기업의 생
존은 운에 맡겨지거나, 경쟁사들이 그렇게 사장된 아이디어들을 발명하지 못할
경우의 수에 좌우되는 것이다.
이렇게 IP자산을 방치로 일관할 경우, 그 대가는 막대할 수 있다. 당신이 직접 개
발은 했지만 특허화되지 않은 기술을 활용하고 있다면, 누군가의 특허를 침해하
고 있는 것이며, 그 기술을 특허화한 경쟁사에게 직접 무단 특허사용으로 인한
손해배상과 로열티를 지급해야만 하는 상황에 처할 수 있다. 또는 당신 스스로
해당 아이디어가 경쟁사의 특허가 된 사실을 발견하고, 대안으로 애써 개발한 제
품을 특허우회를 위해 재설계하느라 중복된 R&D 투자에, time-to-market의 실기
(失期) 또는 관련된 제품들에 대해 이미 투자된 마케팅비용을 날리는 등 어마어
마한 수업료를 치르게 될 수 있다.
또 다른 경우로는, 아마도 당신이 최초로 발명했지만, 당신이 간과한 사이 경쟁사
가 특허로 등록해버린 경우이다. 이 경우, 당신은 그 경쟁사의 허위특허를 무효화
시키는 것이 얼만큼의 가치가 있는지 판단의 기로에 놓일 것이다. 50만불에서 1
백50만불을 투자해서 복잡한 증거입증의 단계를 밟아서, 당신이 해당 경쟁사의
특허를 무효화시킬 수 있는 능력이 있음을 들어, 해당 경쟁사와 법원 장외에서
합의해서 일단 기존 사업은 보존할 수 있도록 해야 할까? 아니면, 1백50만불에서
2백50만불이 소요되는 법정전면전으로 가서 끝장을 보는 것이 더 나을까? 그러
는 와중에, 당신의 사업은 경쟁사의 특허위반 고소 및 법원 가처분신청에 의해
차질을 빚고 있을 것이다.
오늘날 IP중심의 세계적 추세 속에서, 아직도 많은 국내기업들과 대학 및 기관들
은 자신들의 혁신적 아이디어와 IP자산을 방치하는 행위가 재앙의 원인이 될 수
있음을 인지하지 못하고 있다. 그러한 부수적 발명아이디어와 IP자산을 어떻게
처리할지 결정을 차일피일 미루는 행위조차도 예기치 않은 리스크로 이어질 수
있다 (i.e. 임직원에 의한 기술유출, 해킹 등에 의한 정보탈취, 경쟁사의 유사기술
개발 및 특허등록 등).
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스마트 IP전략 A. “글로벌 영업비밀/연구노트 원본증명”
영업비밀(Trade Secret)은 기업(또는 대학, 연구소 및 기타 개인발명가도 해당) 운
용과정에서 생성되는 모든 형태의 기술, 재무, 사업, 영업 및 개발관련 정보를 포
괄적으로 지칭한다. (i.e. 발명의 개시 - 특허신청 취지의 명세서, 도면, 모델 등,
고객정보, 시장분석, 각종 프로세스 및 방식들, Software code 및 기타 등등)
영업비밀은 소유권자가 합당한 정보보안조치를 취할 의무 등 몇 가지 법적 요건
을 충족시키고 상황에 맞게 효과적으로 활용할 경우, 복잡한 정부인증 없이도 특
허와 비견되지 않는 매우 저렴한 비용에, 특허에 맞먹는 법적 보호효과를 지니고
있다.
운용에 상당한 비용이 소요되고 20년 유효기간이 존재하는 특허대비, 영업비밀은
훨씬 저렴한 비용에 정보보안요건과 같은 기본 요건만 갖추면, 무기한 법적 보호
효과를 갖는다. 대표적인 사례로, 코카콜라의 제조비법은 특허로 등록돼있지 않고
영업비밀로 보호되고 있다. 따라서 코카콜라는 여타 경쟁사가 자체적으로 이 제
조비법 개발에 성공하여 특허를 출원하더라도, 특허소송의 위험성 없이 무기한
자체 개발한 제조비법을 사업에 활용할 수 있다.
미국의 스파이 방지법(Economic Espionage Act of 1996)에 따르면, 실제 정보유출
사례의 90%를 차지하고 있는 내부자의 정보유출 및 경쟁사로 기술 빼돌리기 등
부당한 영업비밀 활용에 대해서, 소유권자가 손실청구권 및 이익환수권까지 행사
할 수 있도록 규정하고 있다.
한편, 미국특허의 경우 신규제약조건 등으로 특허등록요건이 더욱 강화되고 특허
취득기간이 길게는 7-8년까지 소요되고 있으나, 시장은 급속한 기술변화로 발명
물의 유효 lifecycle은 짧아지는 것이 현실이다. 이에 선진기업들은 자사 사업권보
호로 IP전략의 중심축을 이동하면서, 특허에 기반한 로열티수입이 목적이 아닌
사업영속성 차원의 핵심기반기술의 경우, 특허보다 훨씬 저렴한 비용에 무기한
IP보호가 가능한 영업비밀 원본증명서를 효과적으로 특허와 병행 활용하고 있다.
GTL이 독점적으로 서비스하는 미국 IP.com의 글로벌 영업비밀 원본증명서비스의
독보적 경쟁력은, 국내에만 국한되지 않고 전세계 법원에서 인정받는 전자문서
서비스라는 점이다. 이를 위해, IP.com은 원본의 존재, 그 소유권자 및 보유시점을
입증하는 과학적이고 offline에서도 입증 가능한 매커니즘을 지원한다. 따라서,
GTL이 서비스하는 글로벌 영업비밀 원본증명서비스는, 국내는 물론 해외 IP분쟁
에 대해서도 소유권자가 효과적으로 대응할 수 있게 해준다.
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스마트 IP 전략 B. 저비용으로 강력한 특허창출을 위한 “기술공지”
기술공지의 이점 및 목적은 다음과 같이 2가지로 요약된다.
1) 특허화할 경우 소요되는 막대한 비용을 효과적으로 절감하면서, 당신이
창출한 혁신적 아이디어 및 IP를 자유롭게 사용하고 실행할 수 있게 해
주는 안전장치.
2) 당신이 창출한 혁신적 아이디어 및 연구물에 대해, 타인이 특허를 등록
할 수 있는 심대한 리스크를 사전에 예방.
기술공지란 무엇인가? 쉽게 말해서, 혁신적 아이디어를 공공의 영역(Public
Domain)에 의도적으로 공개(Publication)하는 행위이다. 따라서, 공지된 기술을 선
행 기술화함으로써, 이 공지기술과 관련된 특허출원 시도는 신규성과 진보성이라
는 특허요건에 위배되어, 특허등록이 금지되도록 하는 전략이다. 이러한 기술공지
(또는 방어공지라 일컬음)를 통해서, 경쟁자의 주변특허취득을 차단하고 당신이
발명한 혁신적 아이디어를 자유롭게 실현할 수 있는 권리를 획득할 수 있다.
한편, 기술공지는 어떠한 독점적 권한을 부여하는 것이 아니므로, 특허전략을 완
전히 대체하는 개념이 아니다. 즉, 기술공지는 당신이 발명한 독창적 아이디어를
당신이 실행하고 활용하는 것을 타인이 방해할 수 없도록 차단하기 때문에, 원천
특허를 보완하고 강화해주는 수단인 것이다.
현명한 특허전략과 기술공지를 병행함으로써, 당신이 보호받을 수 있는 IP영역을
확장하는 동시에, 특허와 관련된 제반 비용은 획기적으로 절감할 수 있다.
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III. 기술공지의 활용 가이드
기술공지의 기법은 IP lifecycle상에서 어느 구역에서 기술공지가 이행되는가의 관
점에서 대략 분류될 수 있다. 우선 기업이나 대학, 연구소 등이 이전에 공개적으
로 발표를 했으나 비공식적 방식이어서, 특허심사관들은 해당 정보에 쉽게 접근
하지 못하는 경우의 기술공지가 있다. 다음으로 예전에 공개된 적이 없는 기술을
다루는 기술공지가 있다. 이러한 항목들에 대한 공지여부 및 그 필요성은 기업
내 혁신관리 프로세스의 핵심 단계들에서 명확해진다. 즉, 발명검토 프로세스, 특
허출원 및 소송대응 프로세스, 그리고 마지막으로 기술 및 사업적 검토와 같은
프로세스들에서 그 활용도에 따라 기술공지의 성격이 분류된다.
이전에 학술회 등 공개적으로 발표된 기술을 다루는 기술공지
이전에 학술회 등에서 발표한 기술은 이미 public domain에 존재하므로, 이 기술
을 글로벌 방어공지시스템을 통해 공지하는 목적은, 과중한 업무에 시달리는 특
허심사관이 당신의 선행기술을 효과적으로 조회할 수 있도록 도모하는 것이다.
이는 가장 간단한 기술공지전략 중 하나이지만, 가장 간과되는 전략이기도 하다.
당신이 이 정보를 public domain에 공개하기로 결정을 했지만, 특허심사관들이
조회할 수 있는 위치에 정보를 공개하지 못했으므로, 타인에 의해 이 기술에 대
한 사실상 부적합한 특허들이 등록되는 것을 막는다는 가장 중요한 목적이자 혜
택은 상실될 수 있다.
컨퍼런스 프리젠테이션 및 학회저널 기고문
당신의 기업은 업계 전시회, 학술컨퍼런스 등등에서 공개되는 정보흐름을 관리한
다. 당신이 컨벤션에 도착하기 이전에, 당신이 발표할 프리젠테이션에 있는 정보
는 대중에게 공개될 것이란 결정이 이미 내려진 것이다.
합법적 선행기술인 당신의 프리젠테이션과 발표된 혁신적 내용에 대해, 경쟁자들
이 특허를 취득하는 행위는 금지돼야 한다. 그러나 특허심사관들이 모든 컨퍼런
스에 참석할 수도 없고, 심지어 컨퍼런스 의사진행사항들이 쉽게 접근할 수 있도
록 인덱싱되는 경우도 흔치 않기 때문에, 실제 특허 심사관들이 컨퍼런스 정보들
을 업무에 참조하기는 어렵다. 즉, 특허심사관들에게 직접 노출되는 기술공지를
하지 않을 경우, 실제 당신의 프리젠테이션과 같은 합법적 선행기술을 참조하여
타인 또는 경쟁자들이 (부적합하든 어쨌든) 특허를 취득하고 그들의 포트폴리오
를 강화하는 행위를 차단할 가능성은 희박하다.
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12. 12
물론, 당신은 컨퍼런스 논문을 이용해서 법정에서 (또는 강제 재조사권을 발동하
여), 해당 특허의 무효성 방어권을 행사할 수는 있다. 그러나 이는 소송비용, 연
구자의 소중한 시간, 가처분신청(injunction) 등등 막대한 손실을 감수해야 한다.
그리고 그런 비용을 왜 감수해야 하는가? 게다가, 당신은 특정 날짜에 특정 컨퍼
런스에서 해당 정보를 제시했다는 사실을, 법정에서 명확히 입증할 수 있어야 한
다. 당신은 가령 3년전 프리젠테이션에서 사용한 모든 서류들을 그대로 가지고
있는가? 날짜는 반박의 여지가 없게 증명할 수 있는가? 대부분의 프리젠테이션
발표자들이 그러한 입증을 하지도 않고 할 수도 없다.
훨씬 안전하고 용이한 접근법은, 바로 당신이 무엇을 발표했고 언제 발표했는지
입증할 수 있다는 점을 명백히 보증해주는 기술공지 방식으로, 프리젠테이션 자
료들을 공표하는 것이다. 당신의 발명물과 관련된 특허를 무효화시키기 위해 당
신이 법정에 나서는 경우에도, 이러한 객관적 공지방식이 매우 유용하다는 점을
깨닫게 될 것이다. 더욱 중요한 점은, 온갖 비용과 골치 아픈 특허무효화 소송을
진행할 필요가 없도록, 특허 심사관들이 처음부터 당신의 혁신적 발표자료에 쉽
게 접근하여, 경쟁적 특허들이 당신의 사업을 방해하지 않도록 근본대책을 세우
는 것이다.
당신의 프리젠테이션이 이미 public domain에 공개되었고 이 사실은 사실로 인
정하자. 그리고 글로벌 방어공지를 통해, 당신은 타인들이 당신의 노고로 이룩한
연구결과물로 부당한 상업적 이득을 취하는 행위를 방지하는데 필요한 보호권을
부여받는다. 당신이 발명한 기술에 대한 실행자유권은, 글로벌 방어공지가 승인되
자마자 유효하며 (단, 안전을 위해 컨퍼런스 등에서 프리젠테이션을 공표하기 적
어도 하루 이전에 기술공지를 권고함), 반드시 개요, 연구노트들 및 프리젠테이션
자체를 포함하도록 하라.
학술지 기고문들도 마찬가지다. 종종 새로운 정보가 학술지에 기고되지만, 특허
심사관들 입장에서 무수히 많은 그리고 점증하는 선행데이터 소스들과 각각의
특허출원신청관련 제한된 검토시간 때문에, 그러한 학술지 기고문들이 특허심사
관들의 눈에 띄일 확률은 매우 낮다. 당신의 기고문을 특허심사관들이 손쉽게 접
근할 수 있고 검색할 수 있는 데이터베이스에 포함시킴으로써, 불량특허가 당신
의 기술을 활용하는 경쟁자에게 발급되는 것을 방지할 수 있다.
간편하고 저렴하지만 매우 가치있는 기술공지 전략은, 특허화되지 않은 각각의
요소 기술과 노하우들이 도리어 당신에게 부메랑으로 해악을 끼치는 것을 사전
에 방지하여, 막대한 비용과 노력을 절감해줄 수 있다. 한번 자문해보시오. “이 아
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이디어/노하우가 경쟁자의 손에 특허화돼서 나의 행사권을 방해하거나 내 사업에
지장을 주거나 해악을 미치지 않으리라 완벽히 확신할 수 있는가?” 그런 확신이
없다면, 전세계에서 가장 신뢰받는 IP.com의 글로벌 방어공지 시스템을 통해 안
전한 기술공지를 실행할 필요가 있다.
제품소개 및 마케팅 자료들
대중적 판매를 위해 당신이 만든 상용제품은 당신이 고안한 혁신적 아이디어를
명백히 대변한다. 법적으로 미국에서 판매되거나 판매용으로 제시된 제화나 서비
스는 일종의 선행기술로서 특허신청 기각의 근거가 될 수 있다. 그러나 특허심사
관들이 계류중인 특허신청심사를 할 때, 당신이 만든 제품의 존재를 알고 있겠는
가?
한편 마케팅자료, 제품 매뉴얼, 광고물 및 기타 자료들은 흔히, 특허로 커버되지
않는 당신의 기술, 프로세스 및 아이디어들에 대한 정보를 담고 있다.
현실적 관점에서, 특허심사관들은 특허심사와 관련된 제품정보들을 찾아 전세계
를 훑고 있을 시간이 없다. 또한 IP.com의 선행기술 데이터베이스에 공개된 자료
이외에는, 그런 검색작업을 용이하게 해줄 다른 수단도 없다.
당신의 제품에 관한 설명 및 기타 관련된 마케팅자료들을 특허심사관들이 검색
할 수 있는 데이터베이스에 공지함으로써, 당신의 제품 및 혁신적 아이디어들에
대한 보호영역을 확장한다. 이로써, 경쟁사들이 당신의 영역 내에서 신규특허들을
취득하는 행위를 금지할 수 있다.
수백만 달러를 법정소송비로 낭비하고, 사전적 가처분신청으로 사업적 차질이 발
생하고, 그러면서도 혹시 모를 패소 위험성까지 감수하느니, 현명한 IP관리자는
이런 생각을 할 필요가 있다. “기술공지를 잘 활용하면 나의 아이디어 행사권을
손쉽게 보장받을 수 있다. – 무엇 하러 손실을 감수하는가?” 매뉴얼, 설계도, 이
미지 그리고 최초 판매기록 또는 판매의도를 입증할 자료들을 특허심사관들이
조회하는 통합데이터베이스로 저렴하게 공지하면, 전술한 불필요한 리스크를 예
방할 수 있다.
과거의 자료들 (Legacy documents)
무수한 세월 동안, 수많은 제품들이 출연했다 사라지고, 수많은 컨퍼런스 프리젠
테이션들이 공개됐었으며, 셀 수 없는 기고문들이 출간되었다. 이러한 자료들 중
극히 일부만 특허심사관들이 조회해볼 수 있는 합리적 방식으로 색인처리가 돼
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있다. 그러한 자료들 중 상당수가 종이박스에 담겨 또는 쓸모 없는 상태로 오늘
날 컴퓨터시스템에서는 영원히 잊혀졌다. 경쟁관계에 있는 특허를 무효화시키는
것이 사업적으로 중대한 상황에서, 이렇게 방치된 자료들은 찾아내기 힘들다.
반면, 그런 자료들 중 일부는 찾아내서 적합한 방식으로 다시 기술공지를 하면,
경쟁적 특허들이 출원되기 이전에 차단시키는데 활용될 수 있다. 퇴색한 자료들
을 모두 발견해낼 수는 없겠지만, 현명한 IP관리자라면 찾아낼 수 있는 모든 옛
자료들을 수집해서 기술공지를 통해 기술보호를 강화하는데 활용할 것이다.
또한, 만약 당신이 예전에 기술공지 프로그램을 사용하지 않았다면, 공개되지 않
았거나 특허화되지 않은 발명들에 대한 문서기록들을 소유하고 있을 것이다. 그
러한 자료들은 발명한 사람이 판단할 때 어떤 식으로든 쓰임새가 있어서 보존했
을 것이므로, 잠재적으로 회사에 활용가치를 지니고 있다. 일을 그르쳐서, 미래에
이러한 발명물들을 다른 기업들이 특허화하도록 방치하는 것보다, 당신의 전반적
IP전략 관점에서 자료들을 평가하고 필요한 문서들은 기술공지를 추진하여, 해당
발명물에 대한 실행권을 강화해야 한다.
시간과 에너지를 조금만 투자하면, 당신이 상당한 투자로 일궈온 연구개발 성과
와 마케팅노력을 기울인 해당 분야에서, 당신의 실행권을 공고히 할 수 있다.
훗날 후회를 하느니, 지금 안전에 만전을 기하는 것이 낫지 않겠는가?
발명물 평가단계에서 시행하는 기술공지
편의상 본 문서에서 의미하는 발명물 평가프로세스는, 해당 기관에서 신규 발명
물 관련 어떤 조치를 취할지, 그리고 특허출원에 해당될 경우 그 범위를 평가하
는 업무프로세스를 의미한다. 통상적으로 IP관리팀에서 연구소, 사업팀 및 법무팀
의 자문을 받아 이러한 업무프로세스를 운영한다. 기술공지의 효과를 명확히 인
식하고 적절히 활용함으로써, 결과적으로 미약한 가치 또는 무가치한 기술들을
특허화하는데 소요되는 수십만 달러 또는 심지어 수백만 달러에 달하는 비용을
절감하는 역할을 여기서 수행한다.
특허 출원하지 않은 혁신적 아이디어들의 사용권을 확보하라
발명물 평가 시, 당신은 다소 어려운 선택들을 해야 한다. 특허획득에 소요되는
막대한 비용으로 인해, 어쩔 수 없이 사업상 핵심적으로 간주되는 연구물과 비핵
심적인 연구물로 분리해야 한다. 자원은 한정돼있으므로, 선택과 집중을 통해 목
표를 달성해야 한다.
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그럼에도 불구하고, 당신은 신중할 필요가 있다. 비록 특허화하지 않기로 한 연구
물이 사업상 비핵심적이라 간주될지라도, 해당 연구물들이 경쟁사의 특허에 걸려
사용할 수 없는 상황이 되면, 당신의 사업에 불편을 끼치고 추가 비용으로 이어
지지 않으리란 법은 없기 때문이다. 만일 경쟁사가 당신이 특허화하지 못한 연구
물에 대한 특허를 획득할 경우, 당신에게 다음의 3가지 옵션이 있다.
1) 시간과 비용 면에서 값비싼 특허무효화 소송을 시도. 또는,
2) 해당 연구물을 계속 사용하되, 경쟁사에게 라이선스 수수료 지급. 또는
3) 시간과 돈을 투자하여, 해당 특허를 우회할 방법 고안 및 제품재설계
그러나 무엇보다도 훨씬 간단하고 비용효율적인 방법은 경쟁자의 특허취득을 차
단하는 것이다. 당신의 발명물 평가단계에서 기술공지를 통해, 비핵심 연구물들을
공지하여라. 이로써 당신의 연구물이 public domain에 공개되고, 당신이 핵심특
허와 더불어 비핵심 연구물들을 활용하는 것을 남들이 방해할 수 없게 된다.
특허화할지 기술공지를 할지 판단할 때, 어느 것이 보다 바람직한 방향인지 결정
하는데 도움을 줄 수 있는, 한 가지 아주 효과적인 질문이 있다. “누군가 이 특허
를 침해했다고 가정할 때, 내가 이 특허권을 법원에서 방어하기 위해, 나의 시간
과 비용을 투자할 가치가 있는 연구물 또는 특허인가?” 물론, 당신이 특허침해
자로부터 거둬들일 수 있는 판결액, 로열티, 라이선스수수료 등을 초과하여, 소송
사건에 더 많은 비용을 쓰는 것은 현명하지 않다. 그리고 만일 당신의 특허가 특
허방어에 소요되는 수백만 달러의 가치가 없다면, 최소한 해당 특허를 취득하고
유지하는데 투자한 수만 불의 가치는 있는가? 기술공지를 할 경우, 이러한 비용
들과 비견되지 않을 만큼 적은 비용으로, 당신의 연구물에 대한 실행권한을 확보
할 수 있기 때문에, 이러한 자문은 가치 있는 과정이다.
핵심특허의 권리강화 및 가치증진 기법
당신은 연구개발 프로그램을 통해 혁신성을 갖는 핵심기술을 창조하는 한편, 완
제품 관점에서 해당 기술의 활용성을 고도화시킨다. 이러한 혁신개발 프로세스
상에서 발견된 연구물 중 상당수가, 비록 핵심연구기술에 완전히 종속된 상태이
고 본질은 핵심연구물의 부가적 형태이기는 하지만, 이들도 특허등록은 가능하다.
만일 당신이 이러한 연구물들을 보호하지 않는다면, Picket Fencer(핵심특허의 주
변기술들을 자사 특허화하는 주체들 또는 경쟁사)들이 그것들을 특허화하여, 당
신이 직접 개발한 연구물에 대한 실행권에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 심지어
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교묘히 실시된 주변기술들 특허화(Picket Fence)는 당신이 핵심기술특허를 보유했
음에도, 이를 시장에서 상용화할 수 없게 만들 수 있다. 그러나 핵심특허와 달리
반드시 개별적 보호가 필요하지 않은 연구물들에 대해, 특허출원 및 관리비로 수
만 불에서 수십만 불을 사용하는 것이 상식적인가?
가장 비용효율적 접근법은 원천기술들은 특허화한 다음, 부가적으로 생성된 연구
물들에 대해 경제적인 비용으로 기술공지를 실시하는 것이다. 이러한 표준 방어
기술공지전략은, 남들이 당신의 핵심특허 주변에 있는 응용특허들을 포섭하는
Picket Fencing행위를 방지할 수 있다. 당신의 핵심특허를 기술공지들로 에워쌈으
로써, 당신의 기술영역에 대한 타인의 침범행위를 효과적으로 방지하고, 핵심특허
기술의 독점적 위치를 보존할 수 있다. 더불어, 당신의 독창적 특허가 실제 애플
리케이션들로 어떻게 활용될 수 있는지 기술공지를 통해 명백히 보여주는 것은,
핵심특허의 영역을 확장시키는 동시에 대외적으로 그 가치에 대한 홍보효과도
거둘 수 있다.
원천기술을 점진적으로 개선 및 발전시키면서, 당신은 해당 핵심연구물의 모든
신규 응용방법에 대해 기술공지를 함으로써, 그러한 응용영역들에 대해서도 실행
권한을 보호할 수 있다. 이로써 원천특허의 보호용역을 신규 응용영역들까지 광
범위하게 확장하는 것이, 선진기업들의 특허강화 및 스마트 IP전략이라 할 수 있
다.
한편, 남들에 의한 주변특허 잠식(Picket Fencing)에 대한 보호장벽으로써 기술공
지를 활용하는 것은, 당신이 해당 기술의 라이센싱 협상에서 유리한 입지를 확보
하는데 도움이 된다. 즉, 당신의 특허가 효과적으로 보존되었으므로, 강제적인
Cross-licensing이 방지되고 독점적 지위를 바탕으로 거래조건을 제시할 수 있다.
오래된 선행기술 또는 애매한 선행기술을 나에게 유리하게 기술공지하는 기법
특허출원 준비를 하면서 수행하는 선행기술검색에서, 애매한 선행기술이 확인될
때 이러한 전술을 구사할 기회가 생긴다. 특히 그러한 선행기술로 인해 당신이
특허출원 할 아이디어의 범위가 축소되거나, 심지어 해당 아이디어를 포기할 만
한 상황에서 이러한 전략이 유효성을 발휘할 수 있다. 즉, 경쟁사들이 추진하는
특허출원시도들로 판단되면, 당신이 발견한 애매한 선행기술을 특허심사관들이
검색할 수 있도록 만드는 것이 필수적이다.
기본적으로는 세계 각지에 존재하는 오래된 선행기술들을 수집해서 기술공지에
포함시킬수록 더 이상적이다. 선행기술이 이미 Public Domain에 있다고 해서, 특
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허심사관이 선행기술검색 시 그것을 찾아낼 수 있는 것이 아니기 때문이다. 숨겨
진 레퍼런스는 불량특허 등록차단에 아무런 소용이 없다. 그런 불량특허와 전쟁
을 위해 소비될 시간과 비용 리스크를 감수하느니, 오래된 선행기술을 특허공지
하여 – 원판본의 날짜 및 그에 대한 인용이란 점을 함께 표기) – 오래된 선행기
술이 특허심사관들의 눈에 띄도록 만든다. 만약 저작권이 우려된다면, 원본에 대
한 참고문헌이란 점을 해당 선행기술의 요약본과 함께 기술공지할 수 있다.
이러한 전술의 통상적 일례로, 외국어로 된 선행기술 참고문헌들을 요약 또는 번
역해서 기술공지하는 것이다. 당신이 그러한 외국어 선행기술 문서의 존재를 알
고 해당 기술의 특허출원 희망을 포기했을 수 있다. 그러나 특허심사관들을 포함
한 다른 사람들이 특허관련 선행조사를 수행할 때 동일한 문서를 발견하지 못할
수 있으므로, 경쟁사가 해당 기술에 대한 특허취득을 할 가능성이 있다. 당신이
속한 산업 및 기술분야에 대해, 기술공지를 통해 보다 선제적 경쟁사 특허취득차
단을 의도할 경우에도, “내가 이 기술을 특허화할 수 없다면, 타인들도 특허화할
수 없도록 막아야 하지 않을까?”라고 생각해볼 수 있을 것이다.
특허출원절차 단계에서 기술공지를 활용한 강력한 특허창출 전략
예를 들면, 특허출원절차 단계는 신규 특허출원서의 준비로 시작해서 특허심사
단계를 포함한다. 즉, 해당 특허출원신청의 심사기간 동안 발생하는 개발성과물들
에 대한 결정들은 물론, 특허출원 신청서작성 단계 동안 내려지는 결정들도 여기
에 포함된다. 본 섹션에서 다루는 여러 최상의 전략들을 잘 활용하면, 당신의 특
허가치를 증진시킬 수 있다.
기술공지기법을 활용하여 가장 광의적 특허를 창출하는 방법
흔히 당신이 원하는 특허는 특허심사관이 허용하는 특허보다 훨씬 더 광의적이
다. 당신은 최대한 광의적인 청구항들로 출원신청을 시도하고, 특허심사관이 이를
반박하면서 청구항들을 좁힐 것을 요구한다. 그리고 이런 과정을 수 차례 반복하
면서, 비로서 심사관을 만족시키면서도 최대한 광의적인 청구항들을 도출해낼 것
이다. 또한 경우에 따라서, 원래 출원신청서를 여러 개로 쪼개서, 해당 독창적 연
구물의 각 부분을 커버하는 복수의 출원신청서로 나누는 것이 유용하다고 판단
할 때도 있다.
이런 과정이 필요하지만, 때로는 당신이 원래 의도했던 것보다 훨씬 낮은 수준의
기술보호로 귀결되고, 당신은 결정을 내릴 필요가 생긴다. 사실상, 당신의 혁신적
연구물 중 출원한 특허들로 보호받지 못하는 요소들이 있을 수 있고, 그러한 부
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분들이 – 원래 특허가 출원된 관할권에서든 기타 지역에서든 – 경쟁자에 의해
특허화될 가능성도 배제할 수 없다. 또 다른 면에서는, 모든 분할 특허출원을 감
행하기에는 너무나 값비싸서, 당신 스스로 Risk를 감수하기도 한다.
따라서 이런 경우 방어적 전략은, 기술공지를 목적으로 가상의 특허(Dream
Patent)를 창출하는 것이다. “만일 내가 단일 특허출원서에 모든 것을 청구할 수
있다면, 어떤 것들을 청구할 것인가?” 가상의 특허는 원래 제출하고자 했던 특허
출원서일 수도 있고, 또는 훨씬 더 광의적 특허출원서일 수도 있다. 이렇게 구상
해낸 가상의 특허를 기술 공지함으로써, 당신이 고안한 혁신적 아이디어의 일부
가 경쟁사의 특허화되어 당신의 영역에 침범하고, 그로 인해 어렵게 개발한 결과
물을 IP 악몽으로 변질시키는 사태를 예방할 수 있다.
출원중인 특허들을 조기 기술공지할 경우 막대한 이점들
대부분의 경우, 특허출원서들은 신청 후 18개월 이후 공표되고, 미국에서는 신청
인들이 조기 공표를 요구할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 당신이 특허출원서를 제
출한 시점과 실제 선행기술로서 검색가능하고 유효해지는 시점 사이에는 상당한
시간차이가 예외 없이 발생한다. 특허출원서들이 특허청에 의해 공표되기를 기다
리는 것보다, 신규 특허출원서들을 즉각적으로 기술공지하는 것이 유리한 몇 가
지 상황들이 있다.
가령, 특허출원서를 즉각적으로 기술공지함으로써, 당신의 출원서가 최초 특허청
에서 기밀로 보관되는 동안 해외특허가 출원될 수 없도록 막아준다. 그렇지 않으
면, 해외특허가 경쟁자에게 승인될 가능성이 있고 이 경우, 당신에게 유일한 대안
은 경쟁특허를 무효화하기 위해 값비싼 소송을 치르는 길밖에 없을 것이다. 당신
이 이미 특허보호를 신청했으므로, 당신의 출원일은 영향을 받지 않으면서도, 해
외 소송이나 특허권 계쟁(係爭 - Interference Actions)의 리스크로부터 즉각적인
보호를 받게 된다.
두 번째로, 라이센싱을 위해 특허출원중인 기술을 프로모션하길 원하는 경우, 조
기 기술공지가 바람직할 수 있다. 조기공지는 특허검색을 통해 출원된 특허를 검
색할 수 있기 한참 이전에, 잠재 licensees에게 당신의 기술이 존재한다는 사실과
이와 관련된 출원중인 특허가 존재함을 알리는데 사용될 수 있다. 이점은 잠재
licensee들이 발명가에게 꼭 알려진 것이 아니고 쉽게 위치가 파악될 수 없는 지
역에 소재했을 경우 특히 유용할 수 있다. 이러한 전략은 해당 기술을 기반으로
직접 완제품을 만들기보다는, 라이센싱 수익창출만이 목적인 대학들에게 굉장히
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유용한 전략이다.
또 다른 전략은 종종 “Pied Piper (피리 부는 사나이)” 전략으로 일컬어지는데, 해
당 특허들이 승인되거나 특허신청서들이 공표되기 이전에, 다른 업체들이 해당
기술을 채택하는 행위에 영향을 미치기 위해, 출원중인 특허들의 기술적 세목들
을 공개할 수 있다 (이때 출원중인 특허가 있다라는 사실을 공개하지 않고 기술
공지). 일단, 이들 업체들이 당신이 기술공지에서 제시한 접근법을 채택한 다음에
는, 특허출원에서 명시된 기술을 침해하는 상황이 될 것이다. 특허들이 최종 승인
된 다음, 그러한 early adopter들은 당신과의 라이센싱 협상에서 운신의 폭이 매
우 작아질 것이다.
거절된 특허들을 기술공지해야 하는 이유
특허청이 당신의 특허를 거절하고 그래서 당신이 더 이상 해당 특허를 추진하지
않기로 결정한다면, 그 이외 특허관할지역에서 또는 더 간단히 다른 심사관에 의
해서, 해당 특허가 타인에 의해 경쟁특허로 출원될 위험에 놓이게 된다.
따라서 거절된 출원서에 담긴 기술자료를 기술공지함으로써 이러한 리스크를 완
화할 수 있다. 옵션으로 거절사유를 명시한 심사관들의 의견을 함께 첨부할 수
있다. 이러한 거절된 특허들을 기술공지함으로써, 모든 후속 특허들은 당신의 출
원신청서의 내용 및 심사관의 거절견해에 비추어, 명백한 신규성을 충족시켜야
한다.
- The end of the document -
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