2. Funzioni del marchio
ü indicazione di provenienza del prodotto/servizio
(funzione essenziale)
ügarantire la qualità del prodotto/servizio
üattrattiva-pubblicitaria
VPM LEGAL
3. Vantaggi del marchio
üpermette al consumatore di distinguere prodotti/servizi simili,
provenienti da soggetti differenti
üè strumento di marketing
üstimola le imprese/i professionisti ad investire nel
mantenimento o nel miglioramento della qualità dei
prodotti/servizi
üpuò facilitare l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni
üpuò essere concesso in licenza e quindi costituire una fonte di
reddito addizionale (royalties)
VPM LEGAL
4. Il marchio individuale
VPM LEGAL
Art. 15 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale)
Art. 4 Reg. UE 207/2009
Art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale)
ü Segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese: in generale, qualunque parola, lettera,
numero, disegno, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione
di questi segni
5. È possibile registrare:
VPM LEGAL
Marchi denominativi Marchi figurativi
FIAT 500
ADIDAS
GIORGIO ARMANI
JUST DO IT
8. È possibile registrare:
VPM LEGAL
Marchi sonori Marchi di posizione Marchi olfattivi
THE SMELL OF
FRESH CUT GRASS
9. Tipologie di marchio:
VPM LEGAL
Di servizio: contraddistinguono l'attività di produttori di servizi
Di fabbrica: distinguono i prodotti relativi ad un'attività industriale
10. Tipologie di marchio:
VPM LEGAL
Di commercio: identificano i prodotti di un commerciante
Collettivi: garantiscono origine, natura e qualità di prodotti/servizi
provenienti da imprese diverse
12. Il marchio deve essere:
VPM LEGAL
ü nuovo
- NON uguale/simile ad altri segni distintivi di terzi (marchio, ditta,
insegna, denominazione sociale, nomi a dominio) per prodotti
identici/affini
ü dotato di capacità distintiva:
- NO denominazione/forma generica del prodotto/servizio
Esempio: pane per pane
- NO segni costituiti esclusivamente da indicazioni che descrivono
qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche del
prodotto.
Esempio: cremoso per yogurt
Eccezione: secondary meaning (= capacità distintiva acquisita con l’uso)
Esempi: il quotidiano Il Giornale
13. Il marchio deve essere:
VPM LEGAL
ülecito
- NO contrarietà a legge, ordine pubblico, buon costume
Esempio:
[esame in corso]
- NO ingannevolezza per il pubblico di riferimento in ordine a natura,
qualità, provenienza del prodotto/servizio
Esempio: marchio BIO-ENE per prodotti alimentari provenienti da
agricoltura convenzionale (Cass. 6234/2009)
14. Quando richiedere la protezione
Momento creativo
ü analisi del prodotto/servizio
ü valutazione mercati di destinazione
ü ricerche di similitudine, ricerche di anteriorità
15. Dove richiedere la protezione
Strategie di protezione
devono tenere conto di:
ü mercati di attuale/futuro interesse commerciale
ü Paesi in cui sono presenti concorrenti
ü Paesi con elevato tasso di contraffazione
16. Come richiedere la protezione (I)
Depositi
üItalia (UIBM)
üEstero:
- marchio dell’Unione Europea
- marchio internazionale (sistema di Madrid)
- marchi nazionali esteri
18. La Classificazione di Nizza
VPM LEGAL
45 classi di prodotti e servizi:
ü 34 classi di prodotto (da 1 a 34)
Esempi:
Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire,
lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per
capelli; dentifrici
Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
ü 11 classi di servizi (da 35 a 45)
Esempi:
Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali
Classe 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei
19. Vantaggi del deposito
VPM LEGAL
Marchio di fatto
ü Il diritto di esclusiva nasce con il
deposito
ü Tutela garantita a livello
nazionale/estero (a seconda del
tipo di deposito)
ü Tutela forte (anche con marchio
allo stato di domanda)
ü Possibilità di inserire a bilancio il
valore del marchio
ü Non trova riconoscimento in tutti i
Paesi
ü Il diritto di esclusiva nasce, ove
previsto, con l’uso che dev’essere
dimostrato
ü Tutela limitata
Marchio registrato
20. Come tutelarsi
Servizi di sorveglianza nei territori di interesse
Difesa
ü Stragiudiziale (lettera di diffida – accordi coesistenza)
ü Opposizioni amministrative
ü Azioni legali civili:
- giudizi di merito - procedimenti d’urgenza
contraffazione descrizione
nullità del titolo avversario inibitoria
rivendica sequestro
risarcimento danni (consulenza tecnica preventiva)
inibitoria, pubblicazione sentenza
ritiro dal mercato, distruzione
22. Sfera di protezione del marchio
Art. 16 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale)
Art. 20 CPI (Codice della Proprietà Industriale)
ü Il marchio registrato attribuisce al titolare il diritto di
vietare a terzi
l’uso di marchi identici/simili
per prodotti/servizi identici/affini
quando da detta identità/somiglianza deriva un rischio di confusione che può
consistere anche in un rischio di associazione
VPM LEGAL
23. Caso: Tribunale di Milano, 10.05.2016
ü CONTRAFFAZIONE del marchio figurativo "Arbre Magique” da
parte del marchio “Forest Fresh” utilizzato per prodotti identici.
VPM LEGAL
25. VPM LEGAL
Conclusioni e suggerimenti
üOccorre una strategia di scelta e protezione del
proprio marchio
üIl marchio deve essere oggetto di uso nel
commercio
ü La raccolta e la conservazione di documentazione
inerente a pubblicità ed esposizioni aiutano a far
valere e sostenere i propri diritti
ü Prestare attenzione alle agevolazioni MiSE