Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2)

LA CONTRAFFAZIONE DEI
MARCHI IN ITALIA: STRUMENTI DI
Page 1
TUTELA E CASI PRATICI
Avv. Michele Elio De Tullio
Progetto
“Anti-Counterfeiting Tool-Kit”
Bari, 3 giugno 2013

INDICE
 COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI
MARCHIO IN ITALIA?
 TUTELA CIVILE
 TUTELA AMMINISTRATIVA
 TUTELA PENALE
 TUTELA DOGANALE
 UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE IN ITALIA.

COME REAGIRE
ALLA CONTRAFFAZIONE
DI MARCHIO IN ITALIA?

Reagire alla contraffazione
Se un’impresa assume di aver subito un danno da
contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un
consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo
o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso
specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie
difensive da adottare.
Possibili strategie di tutela:
 Tutela civile
 Tutela amministrativa
 Tutela penale
 Tutela doganale

LLaa ttuutteellaa cciivviillee

Tutela Civile – l’Inibitoria
Consiste nel chiedere al Giudice:
 Ordine di immediata astensione da qualunque
violazione del marchio attuale o anche solo
imminente
 Ordine del ritiro dal commercio (anche nei
confronti dell’intermediario)

Il sequestro può avere ad oggetto:
i prodotti costituenti contraffazione
i mezzi adibiti alla produzione
i mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità,
contratti, documenti)
Il sequestro può essere effettuato anche presso terzi
Page 7
Tutela Civile – il sequestro

Al Giudice è consentito:
 Chiedere l’esibizione della documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla
contraffazione
 Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni
sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei
prodotti costituenti contraffazione
Page 8
Tutela Civile – l’informazione

Tutela civile – il risarcimento del danno
Art. 125 c.p.i.: Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti in caso di contraffazione.
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi degli
artt. 1223, 1226 e 1227 cc. Tenuto conto di TUTTI gli aspetti
pertinenti quali:
 le conseguenze economiche negative, incluso il mancato
guadagno del titolare del diritto leso (marchio, brevetto ecc.)
 i benefici realizzati dall'autore della violazione
 elementi diversi da quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione
Page 9

LLaa ttuutteellaa aammmmiinniissttrraattiivvaa

Tutela Amministrativa
A partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una
scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla
Guardia di finanza la titolarità dei compiti di "prevenzione,
ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi,
brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli,
relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico".
 Il riferimento è all’articolo 2, comma 2, lettera I), del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Più
precisamente, all'articolo 4, della legge delega 31 marzo
2000, n. 78, sono stati fissati i principi e i criteri direttivi
della nuova fisionomia della Guardia di Finanza.

Tutela Amministrativa
 Ai reparti territoriali è stata affiancata anche una
componente "specialistica": il Nucleo speciale tutela
mercati.
 La Guardia di Finanza ha predisposto la piattaforma
tecnologica S.I.A.C. (Sistema Informativo Anti
Contraffazione) che consente ai titolari di fornire
informazioni generali sui propri prodotti (caratteristiche
tecniche, forma e dimensioni, data di immissione in
commercio, notizie e immagini relative all'imballaggio) ed
anche elementi di comparazione con la merce contraffatta
(attraverso il raffronto visivo tra immagini, con
l'esposizione dettagliata dei particolari difformi).

LLaa ttuutteellaa ppeennaallee

Tutela Penale – L. 23 luglio2009, n.99
 introduzione di nuove fattispecie penali e tra le altre, in
particolare, una nuova forma di reato associativo concepita
per colpire specificamente i reati di contraffazione;
 nuovi strumenti per impedire che il provento del reato di
contraffazione possa comunque restare nella disponibilità
del contraffattore (nuova struttura della confisca dei proventi
di reato, che oggi è possibile eseguire sia per equivalente,
sia nei confronti di persona terza);
 riconducibilità dei fenomeni più gravi nell’ambito della
Direzione Distrettuale Antimafia;
 possibilità di attivare operazioni sotto copertura per
reprimere le condotte più gravi;
Page 14

Art. 517ter c.p.  Punisce la fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Prevede la
reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo
conoscere” l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica/
vende/importa/offre in vendita/usa prodotti in violazione di esso.
Art. 517quater c.p.  Punisce la contraffazione o comunque
l’alterazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e con la multa
fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduca nel territorio dello Stato, al fine di detenere/porre
in vendita/circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni/
denominazioni contraffatte.
Page 15
Tutela Penale

LLaa ttuutteellaa ddooggaannaallee

Tutela Doganale – Reg. (UE) 608/2013
Regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri
all’Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo
svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale, ex officio o sulla base di una
domanda di intervento.
 Prevede il c.d. “blocco doganale” a tutela dei diritti di
privativa (tra cui marchi, brevetti, design ed indicazioni
geografiche) ma anche di denominazioni commerciali,
topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e
dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con
la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di
misure tecnologiche.
Page 17

Tutela Doganale – il progetto F.A.L.S.T.A.F.F.
 il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical
SysTem Against Forgery and Fraud) prevede la creazione di
una banca dati multimediale che raccoglie le richieste di
tutela presentate dai titolari dei diritti di protezione.
 I titolari possono fornire informazioni sui marchi registrati e
sui loro prodotti (come immagini del packaging, dati sui
canali di sdoganamento) e anche sui prodotti contraffatti.
 Questi dati vengono messi a disposizione dei funzionari
doganali in tempo reale per permettere loro di riconoscere i
prodotti contraffatti.
Page 18

UN CASO PRATICO DI
LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE IN
ITALIA

Caso studio: Smart v. Buble
 L’aspetto estetico della Smart è stato tutelato in primo
luogo con il modello internazionale M/042 463 depositato il
27/2/1997.
 La Daimler-Chrysler ha, inoltre, protetto l’aspetto estetico
della Smart attraverso il deposito di esso come marchio di
forma (tridimensionale), attraverso il marchio comunitario n.
01424399, depositato il 15/12/1999.

La società cinese Shanguan ha iniziato a produrre delle
autovetture conosciute con la denominazione di Noble o
Buble che apparivano sostanzialmente simili se non
addirittura identiche alla Smart commercializzata dalla
Daimler.

La Daimler, avendo ricevuto notizia che tali autovetture
Noble/Buble sarebbero state importate in Italia dalla
società Nord Auto S.r.l, ha ritenuto opportuno azionare i
propri diritti innanzi al Tribunale di Torino al fine di:
 Ordinare il sequestro delle vetture Noble/Buble
importate in Italia;
 Inibire qualsiasi ulteriore importazione e/o
commercializzazione delle suddette vetture in Italia.

In corso di causa la difesa della Nord Auto s.r.l. solleva
l’eccezione di nullità del modello internazionale DM 042 463,
in quanto la forma della Smart era stata predivulgata nella
rivista Quattroruote del Gennaio 1997 (anteriormente al
deposito della domanda internazionale).
Viene quindi preso in considerazione il diverso modello
internazionale DM 038 438, che fra gli elementi caratteristici
ed essenziali del design include anche il cd. “effetto
bicolore” tipico della Smart.

 La CTU evidenzia che il modello Noble riproduce tutti gli
elementi essenziali del modello DM/038 438 (ed anche
l’effetto bicolore), pertanto non suscita nell’utilizzatore
informato un’impressione generale diversa da quella del
modello medesimo.
 Viceversa, la CTU su Buble (che NON riproduce l’effetto
bicolore) afferma che produce, nell’utilizzatore informato,
un’impressione generale diversa da quella suscitata dal
Modello.
Pertanto, utilizzando la sola protezione offerta dalla
registrazione del design, la Daimler non avrebbe potuto
impedire la commercializzazione della versione Buble.

La forma della Smart è stata protetta anche come
marchio comunitario di forma n. 001424399.
 La CTU evidenzia, al riguardo, che entrambe le
versioni Noble e Buble interferiscono con il marchio
comunitario della ricorrente, in quanto per gli stretti
elementi di somiglianza con esso, sarebbero idonei a
ingenerare confusione nei consumatori.

I giudici hanno confermato il decreto di sequestro disposto in
via d’urgenza.
Inoltre, è stato riaffermato il cd. principio della doppia
tutela, in base al quale l’esclusione della contraffazione di un
design non osta all’accertamento che la forma del medesimo
prodotto costituisca contraffazione di quella del primo, ove
registrata anche come marchio comunitario.
In conclusione, può risultare utile proteggere l’aspetto
estetico di un prodotto non solo come design, ma anche
come marchio di forma (tridimensionale), al fine di
beneficiare di una tutela più estesa.

Grazie per l’attenzione
Viale Liegi 48/b
00198 Rome, Italy
Ph +39 06 85356383
Fax +39 06 85351514
Via Luigi Zuppetta, 5
70121 Bari, Italy
Ph. + 39 080.9401131
info@detulliopartners.com
www.detulliopartners.com

Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2)

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2)

Similar to Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2) (20)

Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2)