Il workshop intende sottolineare il valore strategico della proprietà intellettuale nell’internazionalizzazione di impresa e si propone di fornire spunti per la tutela e la valorizzazione degli asset di IP, con particolare riguardo ai marchi, come validi strumenti di protezione contro possibili contraffattori oltre che di tutela e valorizzazione della propria impresa e della sua immagine sui mercati di interesse. Quali sono i rischi nell'approcciare un mercato estero senza una adeguata pianificazione sul proprio asset di IP? Quali sono le regole generali da rispettare per prevenire ed evitare quei rischi? Cosa si può fare contro chi produce/commercializza prodotti contraffatti online e/o offline? E’ necessario stipulare contratti scritti con i propri produttori e/o rivenditori, agenti, distributori ecc. sui mercati esteri? Quali contratti dovranno essere stipulati? Quali aspetti devono essere previsti nei contratti? E’ necessario pianificare anche la cessazione dei rapporti e le sue conseguenze? E la risoluzione delle possibili controversie? Cosa vuol dire usare un marchio ed essere in grado di dimostrarlo? Il workshop intende dare risposta a questi ed altri quesiti relativi a problematiche di IP ricorrenti nell’internazionalizzazione d’impresa. Target: PMI, start-up, export manager, dirigenti, agenti e distributori. SMAU Milano 2019: https://www.smau.it/milano19/schedules/ip-e-internazionalizzazione-un-asset-da-non-sottovalutare/

1. IP e internazionalizzazione
una risorsa da non sottovalutare
Avv. Leonardo Maria Seri

2. Quanto mi costa
internazionalizzare
senza aver pianificato una strategia
di prevenzione, salvaguardia e
valorizzazione del mio
asset di IPR
2
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

3. Cos’è la Proprietà Industriale
3
Codice della Proprietà Industriale (d.lgv. 30/2005 e successive modifiche)
«…l'espressione proprietà
industriale comprende marchi ed altri segni
distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilità, topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali
riservate e nuove varietà vegetali»
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

4. va protetta e valorizzata
per ricavarne competitività
in un mercato globalizzato
Marchi
segni costituiti da parole,
disegni, lettere, cifre, suoni,
forma del prodotto, tonalità e
combinazioni cromatiche
Altri segni distintivi
ditta, insegna,ragione
sociale, denominazione
sociale, domain name,…
Design
aspetto del prodotto (o di una
sua parte) risultante in
particolare dalle caratteristiche
delle linee, contorni, colori,
forma, struttura superficiale,
materiali, ovvero del suo
ornamento
Invenzioni
e
modelli di utilità
(ossia modelli che conferiscono
particolare efficacia o comodità
di applicazione o di impiego a
macchine, strumenti, utensili od
oggetti)
una risorsa spesso
sottovalutata
4
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

5. Quanto mi costa
internazionalizzare
senza aver pianificato una strategia
di prevenzione, salvaguardia e
valorizzazione del mio
asset di IPR
5
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

6. Un caso concreto
marchio
6
domain name
concorrenza
sleale
e-shop
mala fede
tradem
ark
troll

7. La repressione di fenomeni usurpativi: un caso
Opposizione
alla registrazione
del marchio
/
azione di
cancellazione per
non-uso/deposito
in mala fede
Azione giudiziale/
arbitrato
per riassegnazione
domini
+
procedure per
shutdown degli
e-shop
Deposito marchio
+
Review action
avverso rifiuto del
marchio per
esistenza di
un’anteriorità
Riacquisto
anonimo di
marchio e/o
domain name
tramite terzi
Indagini ulteriori
sull’applicant
(trademark troll?)
+
Autentica notarile prove
+
AMR e/o causa di
contraffazione
7
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

8. Quanto mi costa
internazionalizzare
senza aver pianificato una strategia
di prevenzione, salvaguardia e
valorizzazione del mio
asset di IPR
8
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

9. Volendo sintetizzare, a cosa serve?
tutelare e valorizzare la propria
immagine
tutelare innovazione ed
investimenti in R&S
9
salvaguardare
la propria posizione di mercato
rispetto a concorrenti attuali e potenziali
prevenzione di
fenomeni usurpativi
repressione di
fenomeni usurpativi
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

10. La prevenzione di fenomeni usurpativi: quali strumenti?
Deposito marchi
previa ricerca di
anteriorità
Uso di contratti
scritti
con i propri fornitori,
produttori; rivenditori,
agenti, distributori ecc
Registrazione
domain names
di interesse
Ricerca di
anteriorità
per verificare di non
violare diritti di terzi
Raccogliere le
prove d’uso
(ed eventualmente
della notorietà) del
proprio marchio (es.
Caso Big Mac)
Servizio di
sorveglianza
per monitorare i nuovi
depositi di terzi
10
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

11. PIANIFICAZIONE E STRATEGIA
Mind the gap
11
ATTENZIONE
AI RISCHI
strumento che deve essere conosciuto ed utilizzato in modo
adeguato per trarne il maggior vantaggio possibile
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019
evitare di violare
diritti di terzi:
- civili
- penali

12. - Nazionali
- UE e regionali
- internazionali
12
Strumenti di protezione:
PRINCIPIO DI
TERRITORIALITÀ
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

13. marchio
portata merceologica
della tutela
Classificazione internazionale dei prodotti
e dei servizi:
45 classi merceologiche
34 di prodotti e 11 di servizi
(principio di specialità)
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portata geografica
della tutela
Paesi UE Marchio MUE (EUIPO)
PAESI EXTRA UE Marchio Internaz. (WIPO)
Paese Marchio nazionale
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14. marchio
distingue
i prodotti e servizi
di un'impresa
da quelli
di un'altra
impresa
indice di
qualità
collettore di
clientela
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Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

15. Registrare il proprio
marchio prima di
andare all’estero…
...perchè?
15
• Se il marchio viene
registrato in malafede da
terzi (ad es.:
clienti/potenziali clienti,
distributori, agenti…)
• Se il marchio interferisce
con un marchio anteriore
di terzi
IMPOSSIBILITA’ DI
OPERARE
SUL MERCATO
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

16. 16
MARCHIO
STRATEGIA TUTELA PREVENTIVA
- registrare il marchio nel paese d’origine
- estendere la protezione in via preventiva nei Paesi di
PRODUZIONE PROMOZIONE COMMERCALIZZAZIONE
partecipazione a fiere importazione/esportazione
- attivare un servizio di sorveglianza
Sottoscrivere con clienti, distributori, agenti, partner commerciali contratti in cui
prevedere il divieto di registrazione del proprio marchio
RISCHIO
- essere all’estero contraffattori del proprio marchio o di marchi di terzi
- perdere importanti opportunità commerciali all’estero
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

17. valorizzazione e tutela della proprietà industriale
richiedono
pianificazione ed elaborazione di una strategia
che consenta di:
tutelare gli investimenti fatti e/o pianificati riguardanti l’immagine ed in innovazione, salvaguardare
la propria posizione di mercato ostacolando i concorrenti attuali e potenziali, ed essere più solidi e
meno vulnerabili nello sviluppare nuovi mercati in Paesi terzi
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Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

18. La proprietà industriale
nell’internazionalizzazione
d’impresa
18
Screenshot tratto da uno studio condotto
dall’UAMI (ora EUIPO) tramite l’Osservatorio
europeo sulle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale, intitolato:
«I diritti di proprietà intellettuale e la
performance delle imprese in Europa.
Un’analisi economica. Relazione tecnica a
livello di impresa, Giugno 2015»
reperibile al link https://goo.gl/s4TtvX
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

19. 19
«Lo studio sul contributo dato all’UE dai settori ampiamente
basati sui Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI),
realizzato nel 2013 in collaborazione con l’Ufficio europeo dei
brevetti (UEB), ha evidenziato l’importanza di tali settori,
dimostrando che essi contribuiscono direttamente o
indirettamente al 35 % dei posti di lavoro, a
quasi il 39 % del PIL e al 90 % del commercio
estero» […]
«I risultati dello studio dimostrano che le imprese che
detengono DPI generano un rapporto ricavi per
dipendente più elevato rispetto alle altre
imprese, hanno un maggior numero di
dipendenti e li retribuiscono meglio.
Tale correlazione è particolarmente evidente nel
caso delle PMI.»
Testo estrapolato da «I diritti di proprietà
intellettuale e la performance delle imprese in
Europa. Un’analisi economica. Relazione
tecnica a livello di impresa, Giugno 2015»,
reperibile al link https://goo.gl/s4TtvX
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019

20. 20
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019
Prevenire è meglio che
curare…
…e costa anche meno

21. IP e internazionalizzazione
una risorsa da non sottovalutare
Avv. Leonardo Maria Seri
email: l.seri@bmlex.it
Avv. Leonardo Maria Seri - SMAU 22.10.2019
Grazie
per l’attenzione