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Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

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  1. 1. Marchio d’Impresa Dott. Filippo Indolfi 1/21/2015 filippo.indolfi@indolfi.com – www.indolfi.com tel. 347.6748427 1
  2. 2. Che cosa è un Marchio?  un mezzo indispensabile, a livello legale e commerciale, per promuovere i prodotti o i servizi dell'impresa nel mercato,  il passaporto necessario dell’impresa e dei suoi prodotti nel mercato, soprattutto nella società attuale  e l’oggetto su cui l’impresa crea la sua immagine  lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori,
  3. 3. Che cosa è un Marchio?  riflette le qualità del prodotto o servizio offerto  e li distingue da quello dei concorrenti,  la forza contrattuale per il produttore,  il vantaggio concorrenziale per il rivenditore  ed una garanzia per il consumatore.
  4. 4. La NORMATIVA sui marchi d’impresa 1/21/2015 4
  5. 5. Evoluzione della Normativa Internazionale • CU Paris 1883 • TRIPS 1994 • Madrid 1891 • Nizza 1957 Comunitaria • Reg. Cee 40/94 2009 Nazionale • Novella 1992 • Sezioni 2003 • D.Lgs. 30/2005 • Opposizione 2010 1/21/2015 5
  6. 6. La normativa in Italia: IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (D. lgs. 10/02/2005, n.30) 1/21/2015 6
  7. 7. Art.1 Diritti di proprietà industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione Proprietà Industriale comprende: • i marchi ed altri segni distintivi, • le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, • i disegni e i modelli industriali, • le invenzioni e i modelli di utilità, • le topografie dei prodotti a semiconduttori, • le informazioni aziendali riservate • e nuove varietà vegetali. 1/21/2015 7
  8. 8. Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti 1. I diritti di Proprietà Industriale si acquistano mediante: o brevettazione, o mediante registrazione o o negli altri modi previsti dal presente codice.  Ex. Segno Google La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. 2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. 3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 1/21/2015 8
  9. 9. Costituzione ed acquisto dei diritti 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge: • i segni distintivi diversi dal marchio registrato, • le informazioni aziendali riservate, • le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice. 1/21/2015 9
  10. 10. Art. 3. Trattamento dello straniero CUP 1.Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione Mondiale del Commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. 1/21/2015 10
  11. 11. Trattamento dello straniero RECIPROCITA’ DI TRATTAMENTO 2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ne‘ della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento. 1/21/2015 11
  12. 12. Trattamento dello straniero 3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani. TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU’ FAVORITA 4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa. LEGITTIMITA’ – TEL QUEL 5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità. 1/21/2015 12
  13. 13. Priorità CUP 1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. 1/21/2015 13
  14. 14. Priorità 2. Il termine di priorità è di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi. 3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. 1/21/2015 14
  15. 15. Priorità e Preesistenza  Principio generale: in un conflitto tra marchi identici o simili prevarrà il marchio depositato in data anteriore. I casi di priorità o preesistenza: 1. chiunque abbia depositato in uno dei Paesi membri della Convenzione di Unione di Parigi (quasi tutti i Paesi del pianeta) gode del diritto di priorità di sei mesi per eseguire il deposito negli altri Paesi (basta solo il deposito, non serve la registrazione)‫‏‬. 1/21/2015 15
  16. 16. Priorità e Preesistenza I casi di priorità o preesistenza: 2. i marchi apposti su prodotti inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali ed internazionali tenute nel territorio dello Stato o di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento (ex art. 18 comma 1, cpi)‫‏‬: a) durata sei mesi b) la tutela del marchio decorre non dal giorno del deposito, ma da quello della consegna del prodotto inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione c) ed ha effetto se il marchio è depositato entro sei mesi dall'apertura dell'esposizione  protezione temporanea del marchio 3. valida rivendicazione di preesistenza. 1/21/2015 16
  17. 17. Art. 5. Esaurimento 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. esaurimento esaurimento comunitario 1/21/2015 17
  18. 18. Casi Pratici Levi’s Arsenal FC Colgate Cristian Dior 1/21/2015 18
  19. 19. Esaurimento 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché' il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. 1/21/2015 19
  20. 20. Art. 6. Comunione 1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili. 1/21/2015 20
  21. 21. Comunione 1.bis In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di registrazione, la prosecuzione della domanda di registrazione, la presentazione del rinnovo e gli altri procedimenti difronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) Possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti. 1/21/2015 21
  22. 22. Art. 7. Oggetto della registrazione 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. 1/21/2015 22
  23. 23. • Parole ( c.d. marchi denominativi) • Lettere dell’alfabeto (sigle o acronimi) • Disegni ( c.d. marchi figurativi) • Numeri • Suoni ( c.d. marchi sonori) • Forma del prodotto o della confezione (c.d. marchio tridimensionale) • Colore ( o meglio delle tonalità di colore) • Odore (c.d. marchi olfattivi) • l’insieme delle forme precedenti 1/21/2015 23 Esempi di Marchio:
  24. 24. PAROLE: • Comuni: Panda, La Perla, Miele, Levissima, Canguro, Diesel • Nomi patronimici o pseudonimi : Armani , Valentino, Cesare Paciotti, Giovanni Rana, Fiorucci, Sergio Rossi • Fantastiche: BIC, GILLETTE, KODAK, INDESIT, ROLEX, DASH, FINDUS 1/21/2015 24 Esempi di Marchio Registrato:
  25. 25. • Lettere singole: MC Donald Valentino Breil … • Monogrammi: 1/21/2015 25 Esempi di Marchio Registrato:
  26. 26. • Sigle: F.I.A.T. B.M.W. B.N.L. • Numeri 012 (BENETTON) 46 (VALENTINO ROSSI) 1/21/2015 26 Esempi di Marchio Registrato:
  27. 27. Esempi di Marchio Registrato:
  28. 28. Esempi di Marchio Registrato:
  29. 29. Requisiti di validità CAPACITA’DISTINTIVA : il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi su cui è destinato ad essere apposto.  MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto ex. FLOU per divani; GOCCIOLE per biscotti.  MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto o servizio contraddistinto o una sua caratteristica ex. TECNO CASA per vendita di immobili; PANEM per pane. 1/21/2015 29
  30. 30. Marchi Olfattivi I MARCHI OLFATTIVI: • Idoneità di un odore a svolgere una funzione distintiva, • Descrizione di un odore (descrizione verbale, tecniche e cromatografiche)  Problema della rappresentazione grafica per il deposito della domanda: • Formula chimica oggetto • ? Formula chimica odore 1/21/2015 30
  31. 31. • Odore della fragola matura per carburante • Odore dell’erba di prato appena tagliata per palline da tennis  Questi «marchi» non sono stati oggetto di registrazione! 1/21/2015 31 Esempi di Marchio olfattivo:
  32. 32. Marchi di colore Combinazione di colore e colore per sé: idoneità del colore quale indicatore di origine di un prodotto o servizio. Un singolo colore potrebbe essere provvisto di per sé di carattere di distintivo qualora rappresenti un colore estremamente inconsueto in relazione ai prodotti e ai servizi richiesti. 1/21/2015 32
  33. 33. Marchi di colore registrati 1/21/2015 33
  34. 34. Marchi di colore  Problema della rappresentazione grafica: • Uso nel tempo • Uso uniforme e standard • Acquisto di capacita distintiva.  Rappresentazione valida per il deposito di un marchio di colore: 1. Rappresentazione grafica del colore, 2. Riproduzione bidimensionale della tonalità richiesta, 3. Riferimento ai corrispondenti codici standard dei MARCHI (PANTONE), 4. Esemplari dell’uso del marchio. 1/21/2015 34
  35. 35. Marchi di colore registrati 1/21/2015 35
  36. 36. Marchi di Suono La rappresentazione grafica: • Brani musicali rappresentati graficamente sul pentagramma • Soni e rumori non traducibili in note musicali • Suoni musicali su pentagramma accompagnato da una descrizione Spettrogramma verbale. 1/21/2015 36
  37. 37. Esempi di Marchio registrato Microsoft marchio sonoro Metro Goldwyn Mayer marchio audiovisivo 1/21/2015 37
  38. 38. Art. 8. Ritratti di persone, nomi e segni notori 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 1/21/2015 38
  39. 39. Ritratti di persone  Ci vuole il consenso perché improbabile che un ritratto di fantasia coincida con fattezza di una persona reale (vs. nome di fantasia)‫‏‬. 1/21/2015 39
  40. 40. Art.8. Nomi di persona 2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta. 1/21/2015 40
  41. 41. Nomi di persona: L'art. 8 cpi consente, in linea di principio, di: • registrare come marchio il nome altrui, • purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi” comma 2 art. 8 cpi. • Facoltà limitata all’uso del nome nella ditta nel contesto di elementi idonei a differenziarla dal marchio anteriore, per escludere il rischio di confusione/associazione tra i due segni. 1/21/2015 41
  42. 42. Nomi di persona In realtà la lesione prevista dall'art.8 cpi è integrata se l'uso è caratterizzato da elementi particolari, ad esempio: • Nome altrui per designare un prodotto di natura vile, volgare, indecente Ex. Mario Rossi per preservativi • In caso di marchio complesso il nome, facente parte del marchio, circondato da raffigurazioni “non confacenti” • Contraddizione nome/prodotto. 1/21/2015 42
  43. 43. Nomi di persona Art. 7 del codice civile: “La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno”. 1/21/2015 43
  44. 44. Art. 8. Segni notori 3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi. Ex. Valentino Rossi per occhiali da sole. 1/21/2015 44
  45. 45. Segni notori Crescente tendenza ad adottare come marchio: a) L’altrui marchio celebre in altro settore (norme a tutela “marchio celebre”)‫‏‬  Ex. Rolex per capi di abbigliamento a) Qualsiasi nome o segno comunque celebre (ma non registrato)‫‏‬  Necessità di impedire operazioni parassitarie 1/21/2015 45
  46. 46. Art. 9. Marchi di forma 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla: o forma imposta dalla natura stessa del prodotto, o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto. 1/21/2015 46
  47. 47. Esempi di Marchi di Forma • Banana per natura del prodotto • Rasoio Philips per funzione tecnica (sentenza Philips-Remington) • Jeans G-Star per valore che da al prodotto (Sentenza Gstar – Benetton) 1/21/2015 47
  48. 48. Marchi di Forma (o Tridimensionali) •Bottiglia Coca-Cola •Confezione Toblerone •Bacio Perugina •Bottiglia della PERRIER 1/21/2015 48
  49. 49. Marchio di Forma 1/21/2015 49
  50. 50. Art. 10. Stemmi 1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. 1/21/2015 50
  51. 51. Stemmi 2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 1. 1/21/2015 51
  52. 52. Stemmi 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda. 1/21/2015 52
  53. 53. Art. 11. Marchio collettivo 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I Regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.1/21/2015 53
  54. 54. Marchio collettivo o Ex. di prodotto di servizio 1/21/2015 54
  55. 55. Marchio collettivo 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. IG e DO In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. 1/21/2015 55
  56. 56. Marchio collettivo L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. 5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi. 1/21/2015 56
  57. 57. Art. 12 Novità 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi: • un rischio di confusione per il pubblico, • che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 1/21/2015 57
  58. 58. Notorietà  Si considera altresì noto il marchio sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. 1/21/2015 58
  59. 59. Rinomanza e Notorietà 1/21/2015 59
  60. 60. Preuso Il preuso non notorio o la notorietà locale comporta posizione più debole per il marchio registrato  Art. 2751 cc: “(...) chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”  Preutente continua a usare il segno nei limiti del preuso, sia quantitativamente che territorialmente. 1/21/2015 60
  61. 61. Preuso In caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successica registrazione di marchio simile od uguale da parte di altro soggetto;  “tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successico registrante, tenuto conto del favor legis per il resgistrante desumibile sia dlla più estesa ed intnesa tutela (anche penale) riservata dall’ordinamento al marchio registrato, è da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di fatto, spetti altresì al preutente il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime di duopolio atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistnza del marchio preusato e di quello successivamnete registrato” (Cass. Civ. Sez. I, 27 marzo 1998, n.3236)‫‏‬ 1/21/2015 61
  62. 62. Uso precedente  L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo pre-utente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; 1/21/2015 62
  63. 63. AFFINITA’ L’affinità dei prodotti va valutata con riferimento alla natura intrinseca dei prodotti, alla loro destinazione, alla medesima clientela e all’identità di soddisfacimento dei medesimi bisogni. Nessun valore avranno le classi merceologiche per le quali il marchio è stato registrato, avendo le stesse una rilevanza meramente formale e fiscale; si dovrà invece compiere una valutazione sostanziale, concreta di affinità. Sarà importante considerare anche il cosiddetto mercato di sbocco e cioè le tendenze espansive dell’impresa e del settore. 1/21/2015 63
  64. 64. AFFINITA’ Ex. • Orologi e gioielli sono stati in questa ottica considerati affini, così come anche profumi e scarpe (Brand Extension nel campo della moda) • Addirittura olio e vino sono stati ritenuti affini; • non affini gli alimenti per animali e quelli umani, olio e bevande, • mobili per ufficio e mobili per appartamento, • abbigliamento per uomo e pellicce. 1/21/2015 64
  65. 65. Classificazione di Nizza Classificazione internazionale delle classi merceologiche dei marchi. 45 Classi di prodotti e servizi: • 34 di prodotto • 11 di servizio 1/21/2015 65
  66. 66. CRITERI DI ACCERTAMENTO DI CONFONDIBILITA’ Confondibilità letterale – grafica – concettuale: • marchi DEBOLI Coppa del Nonno (gelati) Ghiaccio menta (caramelle) Oransoda e Lemonsoda(bibite) Brill (lucido da scarpe) Fluimucil (farmaco fluidificante), Dermax (farmaco per la pelle) • marchi FORTI Elah (caramelle ) Apple(Computer) Olà(detersivi) Singer (macchine da cucire) Bel Paese (formaggi) KodaK(pellicole fotografiche) 1/21/2015 66
  67. 67. Confondibilità • Rischio di confusione: • Rischio di associazione: 1/21/2015 67
  68. 68. Confondibilità 1. Rischio di Confusione 2. Rischio di Associazione 3. Rischio di Associazione propriamente detto 1/21/2015 68
  69. 69. Art. 12. Novità b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;  UNITARIETA’ DEI SEGNI DISTINTIVI 1/21/2015 69
  70. 70. Art. 12. Novità ragione sociale nome a dominio aziendale, 1/21/2015 70
  71. 71. Art. 12. Novità c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 1/21/2015 71
  72. 72. Art. 12. Novità e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; Esempi : NOKIA, FILA, NIKE, GUCCI, PLAYBOY, PEUGEUT, FERRARI, MICHELIN, ADIDAS 1/21/2015 72
  73. 73. Ex. 1/21/2015 73
  74. 74. Art. 12. Novità f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g); 2. nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. 3. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione. 1/21/2015 74
  75. 75. Priorità e Preesistenza  Principio generale: in un conflitto tra marchi identici o simili prevarrà il marchio depositato in data anteriore. I casi di priorità o preesistenza: 1. chiunque abbia depositato in uno dei Paesi membri della Convenzione di Unione di Parigi (quasi tutti i Paesi del pianeta) gode del diritto di priorità di sei mesi per eseguire il deposito negli altri Paesi (basta solo il deposito, non serve la registrazione)‫‏‬. 1/21/2015 75
  76. 76. Priorità e Preesistenza I casi di priorità o preesistenza: 2. i marchi apposti su prodotti inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali ed internazionali tenute nel territorio dello Stato o di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento (ex art. 18 comma 1, cpi)‫‏‬: a) durata sei mesi b) la tutela del marchio decorre non dal giorno del deposito, ma da quello della consegna del prodotto inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione c) ed ha effetto se il marchio è depositato entro sei mesi dall'apertura dell'esposizione  protezione temporanea del marchio 3. valida rivendicazione di preesistenza. 1/21/2015 76
  77. 77. NOVITA’ • siano identici o simili ad un segno già noto come marchio per prodotti o servizi identici o affini • siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale • siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, con identità o affinità fra i prodotti e i servizi. • siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato e dotato di rinomanza, quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.  Incluso: marchi di fatto notori e domande di marchio. 1/21/2015 77
  78. 78. Requisiti per la registrazione di un marchio • OGGETTO di REGISTRAZIONE (art.7) • NOVITA’ (art.12) • CAPACITA’ DISTINTIVA (ART.13) 1/21/2015 78
  79. 79. Art. 13. Capacità distintiva 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, VOLGARIZZAZIONE a) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 1/21/2015 79
  80. 80. Capacità distintiva 2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 1/21/2015 80
  81. 81. Capacita' distintiva 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. SECONDARY MEANING 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel • commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua • capacità distintiva. VOLGARIZZAZIONE 1/21/2015 81
  82. 82. Ex. descrittivo Parole di uso comune: o Alcantara o Nutella Parole generiche: o Pane per pane o Biscotto per biscotti Parole descrittive del prodotto: o Caldi caldi, Croccante, buonissimo, appena sfornati per prodotti di panetteria o Greco per Yogurt greco o Cremoso per yogurt. 1/21/2015 82
  83. 83. Ex. Carattere distintivo e perdita • Secondary Meaning • Secondary Meaning • Rischio di Volgarizzazione • Volgarizzazione 1/21/2015 83
  84. 84. Art.14. Leicità e diritti di terzi 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume b) I segni idonei ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti e servizi Ex. Aceto di Modena per pdt non di Modena c) I segni il cui uso costituirebbe la violazione di un diritto d’Autore, di Proprietà Industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Ex. Gomorra per armi da fuco 1/21/2015 84
  85. 85. 2. il marchio d’impresa decade se : a) Sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico circa la natura la qualità o provenienza dei prodotti o servizi Ex. cessioni aziendali/licenze di marchio b) Se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume c) Per omissione dei controlli sul regolamento d’uso dei marchi collettivi. 1/21/2015 85 Leicità e diritti di terzi
  86. 86. Il marchio: a) Ingannevole b) contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume 1/21/2015 86 Leicità e diritti di terzi
  87. 87. Art. 15. Effetti della registrazione 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. 1/21/2015 87
  88. 88. Effetti della registrazione 3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. 5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale. 1/21/2015 88
  89. 89. Art. 16. Rinnovazione 1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.  No modifiche o restyling 2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. 1/21/2015 89
  90. 90. Rinnovazione 3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari. 4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra. 1/21/2015 90
  91. 91. Art. 17. Registrazione internazionale 1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali. 1/21/2015 91
  92. 92. Registrazione internazionale 2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali. 1/21/2015 92
  93. 93. Art. 18. Protezione temporanea 1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.  PRIORITA’ DI ESPOSIZIONE 1/21/2015 93
  94. 94. Protezione temporanea 2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione. 1/21/2015 94
  95. 95. Protezione temporanea 3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine. 4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione. 5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 1/21/2015 95
  96. 96. Art. 19 cpi Diritto alla registrazione 1.Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 1/21/2015 96
  97. 97. 2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest’ultimo caso I proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali dovranno essere destinati ai finanziamenti delle attività istituzionali. 1/21/2015 97 Diritto alla registrazione
  98. 98. Art. 20. Diritti conferiti dalla registrazione 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; 1/21/2015 98
  99. 99. Diritti conferiti dalla registrazione b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 1/21/2015 99
  100. 100. Diritti conferiti dalla registrazione c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 1/21/2015 100
  101. 101. Diritti conferiti dalla registrazione 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di: • apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; • di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, • oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; • di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; • di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 1/21/2015 101
  102. 102. Diritti conferiti dalla registrazione 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. 1/21/2015 102
  103. 103. Art. 21. Limitazioni del diritto di marchio 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. 1/21/2015 103
  104. 104. Esempio accessori 1/21/2015 104
  105. 105. Limitazioni del diritto di marchio 2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. 1/21/2015 105
  106. 106. Ex. o Ingannevole o contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume o Diritto d’autore Dalla Cina con furore 1/21/2015 106
  107. 107. Limitazioni del diritto di marchio 3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio. 1/21/2015 107
  108. 108. Art.22 Unitarietà dei segni distintivi 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.  EQUIPARAZIONE DEI SEGNI A MARCHIO 1/21/2015 108
  109. 109. Unitarietà dei segni distintivi 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 1/21/2015 109
  110. 110. Esempio di Segni distintivi Insegna ragione sociale nome a dominio aziendale, 1/21/2015 110
  111. 111. Art.23. Trasferimento del marchio‫‏‬ 1.Il marchio può essere trasferito, anche solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva: • per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato • o per la totalità o parte del territorio dello Stato, a condizione che in caso di licenzia non esclusiva, il licenziatario si obbliga espressamente ad usare il marchio nei prodotti o servizi uguali a quelli messi in commercio nello Stato dal titolare o da altri licenziatari. 1/21/2015 111
  112. 112. Trasferimento del marchio 3. Il titolare può far valere il suo diritto contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente a: durata, modo di utilizzazione, natura prodotti, territorio di utilizzo del marchio, qualità dei prodotti. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.  Ex. 1/21/2015 112
  113. 113. Art. 24. Uso del marchio ‫‏‬ 1. A pena di decadenza del marchio, il marchio deve essere oggetto di uso effettivo e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo legittimi motivi. 2. Sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata ma tale da non alterare il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sulle confezioni per le esportazioni. 1/21/2015 113
  114. 114. Uso del marchio ‫‏‬ 3. Non si può far valere la decadenza se, tra la scadenza del quinquennio, e la proposizione della domanda, sia ricominciato l'uso del marchio; salvo il caso in cui il titolare l'abbia fatto perché era a conoscenza della domanda. 4. inoltre, la decadenza non avrà luogo se il titolare faccia uso di altri marchi simili tuttavia in vigore. 1/21/2015 114
  115. 115. Art. 25. Nullità 1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti o previsti Oggetto della registrazione o se sussista uno degli impedimenti sulla Novità; b) se è in contrasto con il disposto sui marchi di forma, Stemmi, Capacità distintiva, liceità; c) se è in contrasto con il disposto per nomi e segni notori; d) nel caso delle trascrizioni. 1/21/2015 115
  116. 116. Art. 26 Decadenza‫‏‬ 1. Il marchio, oltre che per non uso, decade: a) per volgarizzazione se a causa dell'attività o dell'inattività del titolare, lo stesso sia divenuto denominazione generica del prodotto o comunque abbia perduto la sua capacità distintiva b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 cpi c) per non uso ai sensi dell’art.24. 1/21/2015 116
  117. 117. Art. 27. Decadenza e nullità parziale 1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi. 1/21/2015 117
  118. 118. Art. 28. Convalidazione 1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio Preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del Preuso. 2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c). 1/21/2015 118
  119. 119. Convalidazione e Coesistenza 1/21/2015 119
  120. 120. Che cosa è un Marchio?  un mezzo indispensabile, a livello legale e commerciale, per promuovere i prodotti o i servizi dell'impresa nel mercato,  il passaporto necessario dell’impresa e dei suoi prodotti nel mercato, soprattutto nella società attuale  e l’oggetto su cui l’impresa crea la sua immagine  lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori,  riflette le qualità del prodotto o servizio offerto  e li distingue da quello dei concorrenti,  la forza contrattuale per il produttore,  il vantaggio concorrenziale per il rivenditore  ed una garanzia per il consumatore.
  121. 121. Grazie Filippo Indolfi Consulente in Proprietà Industriale ed Intellettuale www.indolfi.com filippo.indolfi@indolfi.com Tel. 347.6748427 1/21/2015 121

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