EMANUELE MONTELIONE
Come si costruisce una strategia attraverso i marchi:
analisi di alcuni marchi famosi e di alcune stra...
PROGRAMMA
IL CICLO DI VITA DEL MARCHIO
- Natura e funzione del marchio
- I segni idonei a costituire oggetto di marchio
- ...
IL MARCHIO
Marchio
Ditta azienda
Insegna locali commerciali
Nome di dominio spazio web
prodotti e servizi
IL MARCHIO È UN ...
DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI
DISTINTIVI
Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA
Ditta TUTELA RELATIVA
Insegna TUTEL...
L’IMPORTANZA DELL’USO PER I MARCHI
Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA
Il marchio che gode di rinomanza è tutelato anche ol...
DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI
MARCHIO
NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA
SOLO USO
REGISTRAZION...
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MARCHIO
REGISTRATO
NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA/MARCHIO DI...
LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA COSA
entrambi sono segni distintivi ma ...
LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
IL NOME DI DOMINIO
è una risorsa numerica perché
consente all'utente di individuare ...
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http://www.puntocartesiano.it/
Protocollo
Dominio di terzo livello
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PRINCIPIO DI
«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»
Art. 22 CPI:
Divieto di “adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, i...
PRINCIPIO DI
«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»
Art. 22 CPI
VICEVERSA
Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazi...
IL MARCHIO
I SEGNI IDONEI A COSTITUIRE OGGETTO DI MARCHIO
Verbali
Figurativi
Tridimensionali
Misti
Sonori
Olfattivi
Gestua...
IL MARCHIO
REQUISITI DI VALIDITÀ DEI MARCHI
DISTINTIVITÀ
NOVITÀ
LICEITÀ
NON INGANNEVOLEZZA
IL MARCHIO
LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
(ricerche)
Deposito (CCIAA)
Esame requisiti assoluti
Pubblicazione
Concessione (d...
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
(procedura molto simile a quella italiana)
Deposito [via telematica / fax / (a...
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
PRINCIPIO DI UNITARIETÀ
PRINCIPIO DI COESISTENZA
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
IL RUOLO DELL’UAMI
Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
PROCEDURA
Deposito (in Italia)
Esame requisiti formali da parte dell’OMPI
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LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
DUE TRATTATI
ACCORDO DI MADRID (1891)
PROTOCOLLO DI MADRID(1989)
RECENTE IN...
LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
Il ruolo dell’OMPI
Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale
LA DIFESA DEI MARCHI
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
IN ITALIA: solo se si hanno
domande/registrazioni anteriori o si è titolari di
un diritto su...
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
NEL SISTEMA COMUNITARIO: si possono usare diversi
titoli di legittimazione oltre alle domand...
LE AZIONI DI CANCELLAZIONE
IN ITALIA: solo in sede giudiziale
Foro elettivo dove
è stata depositata la domanda di marchio
LE AZIONI DI CANCELLAZIONE
NEL SISTEMA COMUNITARIO: in via amministrativa
presso l’UAMI
Ammessa anche la possibilità di ag...
EVITARE LE DECADENZE
Varie ipotesi
Non uso quinquiennale
(art. 24 CPI)
illiceità sopravvenuta (art. 26 CPI)
Volgarizzazion...
VOLGARIZZAZIONE
Si verifica raramente perché la disciplina comunitaria prevede ora (dal 1992)
che la volgarizzazione dipen...
ILLICEITÀ SOPRAVVENUTA
Si verifica raramente perché i titolari dei marchi individuali non sono obbligati ex
lege al manten...
DECADENZA PER NON USO
NON USO (art. 24 CPI)
Per evitare la decadenza l’uso del marchio deve
essere effettivo, ininterrotto...
DECADENZA PER NON USO
È USO
-L’uso del marchio in forma modificata che non ne
alteri il carattere distintivo
-L’uso del ma...
DECADENZA PER NON USO
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Il fallimento di per se non è un motivo legittimo per
il non uso
Occorre...
ANALISI DI CASI
Il packaging è la MARCA
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Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari - Emanuele Montelione

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Le slide del seminario "Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari" tenuto il 27 gennaio 2014 da Emanuele Montelione, avvocato e consulente legale in materia di marchi e proprietà industriale, nell'ambito del ciclo di seminari organizzati da Sardegna Ricerche sulla gestione dei beni immateriali.

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Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari - Emanuele Montelione

  1. 1. EMANUELE MONTELIONE Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari 27 Gennaio 2014 Centro Congressi - Fiera di Cagliari
  2. 2. PROGRAMMA IL CICLO DI VITA DEL MARCHIO - Natura e funzione del marchio - I segni idonei a costituire oggetto di marchio - La tutela del preuso - Come registrare un marchio - Gli strumenti per la difesa dei marchi - Cosa fare per non far decadere il marchio
  3. 3. IL MARCHIO Marchio Ditta azienda Insegna locali commerciali Nome di dominio spazio web prodotti e servizi IL MARCHIO È UN SEGNO DISTINTIVO
  4. 4. DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA Ditta TUTELA RELATIVA Insegna TUTELA RELATIVA Nome di dominio TUTELA RELATIVA
  5. 5. L’IMPORTANZA DELL’USO PER I MARCHI Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA Il marchio che gode di rinomanza è tutelato anche oltre i prodotti/servizi che contraddistingue Il marchio che gode di notorietà all’estero è potenzialmente tutelato anche nei mercati di sbocco Il marchio non usato nei primi cinque anni dalla registrazione è tutelato a prescindere dall’uso concreto che viene fatto del marchio
  6. 6. DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI MARCHIO NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA SOLO USO REGISTRAZIONE USO
  7. 7. DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI MARCHIO REGISTRATO NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA/MARCHIO DI FATTO SOLO TERRITORIO DOVE USATO Tutela Penale Tutela Civile Estero
  8. 8. LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA COSA entrambi sono segni distintivi ma mentre il marchio ha una disciplina normativa organica, il nome di dominio ha natura ibrida e una disciplina normativa che solo parzialmente lo configura come segno distintivo
  9. 9. LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO IL NOME DI DOMINIO è una risorsa numerica perché consente all'utente di individuare un computer presente sulla rete Internet senza necessità di conoscere l'indirizzo IP attraverso una serie di funzioni automatizzate
  10. 10. LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO http://www.puntocartesiano.it/ Protocollo Dominio di terzo livello dominio di primo livello dominio di secondo livello
  11. 11. PRINCIPIO DI «UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI» Art. 22 CPI: Divieto di “adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
  12. 12. PRINCIPIO DI «UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI» Art. 22 CPI VICEVERSA Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
  13. 13. IL MARCHIO I SEGNI IDONEI A COSTITUIRE OGGETTO DI MARCHIO Verbali Figurativi Tridimensionali Misti Sonori Olfattivi Gestuali Di posizionamento
  14. 14. IL MARCHIO REQUISITI DI VALIDITÀ DEI MARCHI DISTINTIVITÀ NOVITÀ LICEITÀ NON INGANNEVOLEZZA
  15. 15. IL MARCHIO LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (ricerche) Deposito (CCIAA) Esame requisiti assoluti Pubblicazione Concessione (diniego) Possibile opposizione
  16. 16. LA TUTELA ALL’ESTERO IL MARCHIO COMUNITARIO (procedura molto simile a quella italiana) Deposito [via telematica / fax / (anche presso UIBM)] Esame requisiti assoluti (in tutte le 23 lingue ufficiali dell’UE) Pubblicazione Concessione (diniego) Possibile opposizione anche sulla base dei marchi nazionali dei Paesi UE
  17. 17. LA TUTELA ALL’ESTERO IL MARCHIO COMUNITARIO PRINCIPIO DI UNITARIETÀ PRINCIPIO DI COESISTENZA
  18. 18. LA TUTELA ALL’ESTERO IL MARCHIO COMUNITARIO IL RUOLO DELL’UAMI Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno
  19. 19. LA TUTELA ALL’ESTERO IL MARCHIO INTERNAZIONALE PROCEDURA Deposito (in Italia) Esame requisiti formali da parte dell’OMPI Pubblicazione/Registrazione Esame autonomo da parte degli Stati Designati
  20. 20. LA TUTELA ALL’ESTERO IL MARCHIO INTERNAZIONALE DUE TRATTATI ACCORDO DI MADRID (1891) PROTOCOLLO DI MADRID(1989) RECENTE INGRESSO DELL’INDIA
  21. 21. LA TUTELA ALL’ESTERO IL MARCHIO INTERNAZIONALE Il ruolo dell’OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale
  22. 22. LA DIFESA DEI MARCHI LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE
  23. 23. LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IN ITALIA: solo se si hanno domande/registrazioni anteriori o si è titolari di un diritto su un nome/ritratto et cetera
  24. 24. LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEL SISTEMA COMUNITARIO: si possono usare diversi titoli di legittimazione oltre alle domande/registrazioni anteriori. Ammessi anche i marchi di fatto e i nomi a dominio Ammessa anche la tutela ultramerceologica del marchio
  25. 25. LE AZIONI DI CANCELLAZIONE IN ITALIA: solo in sede giudiziale Foro elettivo dove è stata depositata la domanda di marchio
  26. 26. LE AZIONI DI CANCELLAZIONE NEL SISTEMA COMUNITARIO: in via amministrativa presso l’UAMI Ammessa anche la possibilità di agire per «malafede» o nei casi di illegittima registrazione del marchio da parte dell’agente
  27. 27. EVITARE LE DECADENZE Varie ipotesi Non uso quinquiennale (art. 24 CPI) illiceità sopravvenuta (art. 26 CPI) Volgarizzazione (art. 26 CPI)
  28. 28. VOLGARIZZAZIONE Si verifica raramente perché la disciplina comunitaria prevede ora (dal 1992) che la volgarizzazione dipenda dall’attività svolta dal titolare del marchio. In passato (caso Cellophane) si aveva riferimento solo alla percezione del marchio nel mercato.
  29. 29. ILLICEITÀ SOPRAVVENUTA Si verifica raramente perché i titolari dei marchi individuali non sono obbligati ex lege al mantenimento costante della qualità. Può verificarsi in caso di Marchi collettivi usati in maniera difforme Cessioni parziali
  30. 30. DECADENZA PER NON USO NON USO (art. 24 CPI) Per evitare la decadenza l’uso del marchio deve essere effettivo, ininterrotto per cinque anni Il quinquennio si conta dalla registrazione Solo un motivo legittimo può giustificare il non uso
  31. 31. DECADENZA PER NON USO È USO -L’uso del marchio in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo -L’uso del marchio solo per l’export -L’uso di marchi simili
  32. 32. DECADENZA PER NON USO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Il fallimento di per se non è un motivo legittimo per il non uso Occorre valutare il valore del marchio per possibili licenze o cessioni
  33. 33. ANALISI DI CASI Il packaging è la MARCA
  34. 34. DI CHI SONO I MARCHI?
  35. 35. ANALISI DI CASI La MARCA e il Personaggio
  36. 36. ANALISI DI CASI La MARCA è finzione
  37. 37. ANALISI DI CASI La MARCA è speranza
  38. 38. ANALISI DI CASI La MARCA è dappertutto

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