Ecco come sfruttare marchi e brevetti come leva di marketing.

1. L’USO DEI MARCHI E BREVETTIL’USO DEI MARCHI E BREVETTI
COME LEVA DI MARKETINGCOME LEVA DI MARKETING
NEL B2BNEL B2B
© 2018 Dr. Benedetta Dolci – Studio Ass.to Inpat & Law

2. BENI INTANGIBILIBENI INTANGIBILI
Intangibili di marketing Intangibili legati alla tecnologia
-Registrazione di marchi - Brevetti
-Denominazioni di marchi - Modelli di Utilità
-Design delle etichette - Design del prodotto
-Design del sito internet - Segreti Industriali
-Design del prodotto - Tecnologia
-Design dell’imballaggio - Know How produttivo
-Insegne - Software
-Nome della società - Database
-Idee di Marketing
-Idee promozionali
-Idee pubblicitarie
-Pubbliche relazioni
-Grafica
-Garanzia sui prodotti

3. Quando si innova?Quando si innova?
• Creazione di MARCHI come strategia di comunicazione ed immagine per
individuare la provenienza aziendale ;
• Ideazione di DESIGN estetici nuovi e originali ;
• INVENZIONE di nuove soluzioni a problemi tecnici ;
• Creazione di OPERE DELL’INGEGNO di carattere creativo.

4. Creazioni intellettuali tutelateCreazioni intellettuali tutelate
• Marchi d’impresa - esclusiva per 10 anni dal deposito rinnovabili all’infinito
• Modelli o design industriale - esclusiva per 5 anni dal deposito rinnovabili sino max 25 anni
• Invenzione industriale - esclusiva per 20 anni dal deposito non rinnovabili
• Modello di utilità - esclusiva per 10 anni dal deposito non rinnovabili
• Opere ingegno, letterarie e artistiche, architettoniche - esclusiva per 70 anni
dopo morte autore

5. Art. 2 CPI – Costituzione ed Acquisto dei dirittiArt. 2 CPI – Costituzione ed Acquisto dei diritti
•I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazionebrevettazione,
mediante registrazioneregistrazione o negli altri modi previsti nel presente codice.
•La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
Invenzioni
Marchi
Modelli di Utilità
Design

6. I diritti di proprietà industrialeTITOLATII diritti di proprietà industrialeTITOLATI
- Marchi
- Brevetti
- Modelli di Utilità
- Modelli di valore estetico
sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione.
Tra i diritti NONTITOLATINONTITOLATI in Italia è riconosciuto anche il marchio di fatto.
- onere della prova dell’esistenza del diritto;
- non è suscettibile di convalida.

7. I marchi d‘impresaI marchi d‘impresa
Artt. 2569 e ss. cod. civ.
Artt. 7 e ss. Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005)
E’ il segno distintivo che identifica i prodotti o servizi di un determinato
imprenditore, differenziandoli dagli altri prodotti o servizi dello stesso
genere.
FUNZIONE DISTINTIVA DEI PRODOTTI
Consente al pubblico di collegare determinati prodotti ad un determinato
imprenditore.

8. Art. 7 CPI - Oggetto della registrazioneArt. 7 CPI - Oggetto della registrazione
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i
segni suscettibili di essere rappresentati graficamenterappresentati graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la
forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguereatti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese.
Classificazione internazionale di Nizza dei prodotti o servizi
Requisiti : novità e capacità distintiva

9. Marchi patronimiciMarchi patronimici
•Marchi intrinsicamente forti - Obbligo di differenziazione elevato.

10. Art. 8 CPI - Ritratti di persone, nomi e segni notoriArt. 8 CPI - Ritratti di persone, nomi e segni notori
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati
come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decorotale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi
ha diritto di portare tali nomi.

11. Art. 8 CPI - Ritratti di persone, nomi e segni notoriArt. 8 CPI - Ritratti di persone, nomi e segni notori
Se il mio nome è identico a quello di uno stilista famoso, posso usarlo come marchio?Se il mio nome è identico a quello di uno stilista famoso, posso usarlo come marchio?
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 21/07/2010, n. 17117 - conferma sentenza Corte d'Appello di
Milano, dichiara nullità del marchio "Antonella Prada" per cravatte, accerta la concorrenza sleale
e condanna la ditta titolare del marchio al risarcimento del danno equitativamente quantificato
nella somma di euro 50.000,00.
3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il
consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1.

12. Marchi deboliMarchi deboli
•Singole lettere alfabeto, singoli numeri, semplici figure geometriche;
•Marchi espressivi consentite lievi differenziazione.
Cosa ha detto il Giudice:
mancanza di contraffazione per
“carcioghiotto” e “carciofotto” (per carciofi sott’olio);
“selevitE” e “selvit” (per farmaci a base di selenio e vitamina E);
“Fast Orange” e “Orange” (per detergenti aromatizzati all’arancia).

13. ITER PER LA CREAZIONE DI UN BUON MARCHIOITER PER LA CREAZIONE DI UN BUON MARCHIO
• Rivolgersi ad un’Agenzia specializzata per indagini di mercato e la
creazione di un buon naming – La ricerca è lunga e tortuosa e può
richiedere molto tempo;
• Ricerca esplorativa su una rosa di nomi per iniziare a definire il grado
di rischio;
• Ricerca per similitudine più approfondita sui nomi che hanno dato
esiti incoraggianti dopo la prima indagine;
• Deposito/ registrazione del titolo.

14. CARATTERISTICHE DELLA RECRCA PER SIMILITUDINECARATTERISTICHE DELLA RECRCA PER SIMILITUDINE
La ricerca segnala i marchi simili a quello ricercato per somiglianza del radicale, di una
o più sillabe, della desinenza, alfabetica, fonetica e concettuale e traduzioni in altre
lingue.
La ricerca è effettuata esclusivamente fra i marchi depositati (e registrati) e non
anche, ovviamente, fra i “marchi di fatto”, cioè usati ma non registrati, in quanto,
proprio perché “di fatto”, impossibili da rintracciare non esistendo, ovviamente,
cataloghi e repertori. Il sistema di ricerca applicherà automaticamente un numero di
regole fonetiche:
Y diventa I EAU diventa O
CI diventa SI H sparisce in certi casi
AU diventa O C diventa K B diventa P

15. Il rischio di confusione tra i marchi (Principi generali)Il rischio di confusione tra i marchi (Principi generali)
Impedire il rischio di confusione tra marchi: ossia la possibile confusione
sull’origine aziendale del prodotto.
Il rischio di confusione dipende, in particolare, dai criteri di seguito enumerati.
• Grado di somiglianza tra i prodotti e servizi in conflitto;
• Grado di somiglianza tra i segni;
• Grado di carattere distintivo (intrinseco o acquisito), forza o notorietà del
marchio (a modo mio, supreme, dodo).

18. EsempiEsempi
• Caso Fabiano R.;
• Caso Vini B.;
• Caso F.;
• Caso Fisio;
• Caso SHouse.

19. AMBITOTERRITORIALE DI PROTEZIONE DEI MARCHIAMBITOTERRITORIALE DI PROTEZIONE DEI MARCHI
Sistemi a confrontoSistemi a confronto
Sistema di Madrid Marchio Europeo
- Procedura indipendente - Procedura unica
- Onere dimostrazione uso + oneroso - Sufficiente uso in un solo Paese
- Attacco centrale sulla base - Anteriorità di un marchio in un
Paese comunitario caducazione
intero marchio

20. AMBITO DI PROTEZIONEAMBITO DI PROTEZIONE

21. Il design nell’industriaIl design nell’industria
Il design è lo strumento di tutela destinato a proteggere le caratterizzazioni della forma percepibileIl design è lo strumento di tutela destinato a proteggere le caratterizzazioni della forma percepibile
di prodotti con funzioni tecnico-pratiche.di prodotti con funzioni tecnico-pratiche.
Ammesso sia per forme tridimensionali che bimensionali.Ammesso sia per forme tridimensionali che bimensionali.

22. Il design nell’ambientazioneIl design nell’ambientazione
Il design dell’ambiente si applica alle personalizzazioni delle catene in franchising. NecessariaIl design dell’ambiente si applica alle personalizzazioni delle catene in franchising. Necessaria
standardizzazione dei punti vendita.standardizzazione dei punti vendita.

23. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'interol'aspetto dell'intero
prodottoprodotto o di una sua partesua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto
stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovinuovi ed abbiano caratterecarattere
individuale.individuale.
Le parti tutelabili come Design sono soltanto quelle visibili. Infatti, la forma di un motoreLe parti tutelabili come Design sono soltanto quelle visibili. Infatti, la forma di un motore
interno all’autovettura o la batteria di un cellulare coperta da un rivestimento di protezione,interno all’autovettura o la batteria di un cellulare coperta da un rivestimento di protezione,
non essendo visibili durante l’uso normale del prodotto, non potranno formare oggetto dinon essendo visibili durante l’uso normale del prodotto, non potranno formare oggetto di
valida protezione.valida protezione.
Art. 31 CPI - Oggetto della registrazioneArt. 31 CPI - Oggetto della registrazione

24. Art. 32 CPI –Art. 32 CPI – NovitàNovità
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione……... I disegni o
modelli si reputano identiciidentici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettaglidettagli
irrilevantiirrilevanti.
• Per essere nuovo un design non deve essere identico ad altro design precedentementePer essere nuovo un design non deve essere identico ad altro design precedentemente
messo a disposizione del pubblico.messo a disposizione del pubblico.

25. Art. 33 CPI -Art. 33 CPI - Carattere individualeCarattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore
da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della
domanda di registrazione ……..
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine
di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
CASO PRATICOCASO PRATICO

26. CASO PRATICO (segue)CASO PRATICO (segue)
Il carattere individuale della Panda deriva “dalle forme generali del volume tridimensionaledalle forme generali del volume tridimensionale
costituente il volume globale dell’autovettura e dal design generale della stessa” (pag. 12
dell’ordinanza).
Tale elemento formale del modello è stato pedissequamente ripresopedissequamente ripreso nella vettura Peri.
““Il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello”Il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello” della Peri, (art. 10,
comma 2 del Regolamento CE 62002), era assai ampioera assai ampio ed è stato disatteso.
Elementi di differenziazione risultano secondariElementi di differenziazione risultano secondari e non idonei a conferire carattere individuale
al modello della reclamante, vedendo il modello Peri l’utilizzatore informato ne ricava unauna
impressione generale di somiglianzaimpressione generale di somiglianza con la vettura Panda, o meglio, come è stato
efficacemente detto in dottrina, una impressione di “déjà vu”.una impressione di “déjà vu”.

27. ALTRE CARATTERISTICHE DEL DESIGNALTRE CARATTERISTICHE DEL DESIGN
Durata: 5 anni5 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione rinnovabili fino ad un
massimo di 25 anni.25 anni.
Anno di grazia: divulgazionidivulgazioni compiute nei 12 mesi antecedenti il deposito12 mesi antecedenti il deposito della domanda di
registrazione non sono distruttive dei requisiti di registrabilitànon sono distruttive dei requisiti di registrabilità se ad opera del Richiedente o del
sua avente causa.
DESIGN NON REGISTRATODESIGN NON REGISTRATO
-Protezione per tre anni anche senza registrazione.
Criticità:
1) Protezione più limitata e negata se la copia è frutto di un’autonoma attività di elaborazione;1) Protezione più limitata e negata se la copia è frutto di un’autonoma attività di elaborazione;
2) Onere probatorio più oneroso su dimostrazione di primo uso in assenza di data certa fornita2) Onere probatorio più oneroso su dimostrazione di primo uso in assenza di data certa fornita
da registrazione;da registrazione;
3) Protezione per 3 anni non prorogabile;3) Protezione per 3 anni non prorogabile;
4) Dopo il termine triennale protezione tramite concorrenza sleale.4) Dopo il termine triennale protezione tramite concorrenza sleale.

29. EsempiEsempi
• Borse B.;
• Calzature Play;
• Elementi decorativi Ad;
• Design Mobili Mp.

30. I BrevettiI Brevetti
Tutelare idea durante svilupposviluppo e perfezionamentoperfezionamento per avviare contatti preliminari con le
industrie.
Spesso si procede a brevettare quando l’invenzione è stata completamente perfezionata, non
considerando che:
-i vantaggi economici derivanti da un’invenzione sono del primo che brevetta (cosiddetta
regola «first to file» oppure «first to invent»);
- una valida idea inventiva brevettata “subito” vale molto di più di un’idea inventiva
perfezionata, ma brevettata “poi”.
No a divulgazione di notizie relative a privative prima del brevetto: riservatezza è
fondamentale per la validità del brevetto.
Accordo di segretezza / NDA ossia non-disclosure agreement.Accordo di segretezza / NDA ossia non-disclosure agreement. ii diritti di
sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano

31. TerritorialitàTerritorialità
Le privative di Proprietà Industriale sono valide solo nel Territorio rivendicato.
Può essere richiesto un brevetto italiano, europeo, nazionale estero o internazionale
secondo le modalità del Patent Cooperation Treaty (PCT).
Nel territorio in cui è stato depositato il brevetto, il titolare può far valere il diritto di
esclusiva da esso garantito e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori.
Negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque può realizzare,
produrre, usare l’invenzione, ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità
mano

32. Brevetto per invenzioneBrevetto per invenzione
(prodotti e/o metodo)(prodotti e/o metodo)
Metodo per produzione di una struttura laminata

33. Brevetto per modello di utilitàBrevetto per modello di utilità
(forme utili)(forme utili)
È un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare
efficacia o comodità di applicazione/impiego

35. SOLUZIONE
ORIGINALE
PROBLEMA
TECNICO
NOVITANOVITA ’’NOVITANOVITA ’’
ATTIVITAATTIVITA’’
INVENTIVAINVENTIVA
ATTIVITAATTIVITA’’
INVENTIVAINVENTIVA
INDUSTRIALITAINDUSTRIALITA ’’INDUSTRIALITAINDUSTRIALITA ’’
LICEITALICEITA’’LICEITALICEITA’’
BREVETTI
PER
INVENZIONI

36. Art. 45 CPI - Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni per ogni settore
della tecnica, che sono nuovenuove e che implicano un'attività inventivaun'attività inventiva e sonosono
atte ad avere un'applicazione industriale.atte ad avere un'applicazione industriale.
Esclusione dalla brevettazione
Scoperte (che attengono al campo della conoscenza e non dell’attività inventiva)
Teorie scientifiche (spiegazione fenomeni naturali ma non hanno applicazione industriale) e metodi
matematici (piano teorico)
Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco (espressioni concettuali senza applicazione
industriale) o per attività commerciali (business methods, tecniche pubb. o marketing)
Programmi elaboratore (software “in quanto tali”)
Presentazione informazioni (allestimenti tabelle, formule, sistemi di presentazione);
Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi
applicati al corpo umano o animale (ma sono brevettabili le sostanze o le miscele di sostanze
destinate all’attuazione di uno di tali metodi).

37. Art. 46 CPI - Novità
1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnicastato della tecnica..
Stato della tecnica = Comuni conoscenze dell’esperto del settore (libri di testo,
manuali, articoli tecnici, documenti scientifici, letteratura brevettuale); brevetti
pubblicati nei principali sistemi brevettuali; domande anteriori pubblicate e non.
Test di novità = Identità e coincidenza totale tra invenzione ed anteriorità.

38. Inaccessibilità per 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto (Art. 53 CPI)Inaccessibilità per 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto (Art. 53 CPI) –
•Offre al richiedente il tempo necessario per riflettere sull'opportunità di dare corso
alla procedura di rilascio;
•Strumento deterrente per eventuali interessati all’invenzione o a soluzioni simili.
I concorrenti sono costretti a rimandare un’eventuale produzione solo dopo che il
prodotto coperto da brevetto o modello viene reso accessibile al pubblico.
TUTTAVIATUTTAVIA le azioni a difesa del brevettoazioni a difesa del brevetto potranno essere intraprese solo dopo chedopo che
la domanda sarà pubblicatala domanda sarà pubblicata..

39. Inaccessibilità per 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto (Art. 53 CPI)Inaccessibilità per 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto (Art. 53 CPI) –
In caso di copia dell’invenzione in questo periodo, il richiedente dovrà prima
procedere a notificare il testo integraleprocedere a notificare il testo integrale del brevetto a chi lo sta copiando e solo
dopo iniziare una vertenza.
Inoltre per la produzione di oggetti uguali non è dovuto alcun risarcimento danni.
E’ come se il brevetto non esistesse per gli altri ma esisitono gli strumenti per
anticipare gli effetti della privativa nei loro confronti, sufficienti a tutelare l’inventore
che può presentare la propria idea senza il rischio di farle perdere il requisito della
novità.

40. Strumento di valutazione della NovitàStrumento di valutazione della Novità
Ricerche di anteriorità brevettuale a livello mondiale
-Nominative (su uno specifico concorrente);
-Tematiche (su una specifica soluzione/ prodotto).
Opzionali prima del deposito oppure attesa delle ricerche espletate dall’Ufficio Brevetti Europeo.
Ricerca di anteriorità nella procedura di brevettazioneRicerca di anteriorità nella procedura di brevettazione
Dal 01 luglio 2008 tutte le domande nazionali di brevetto per invenzione industriale che superano
l’esame formale, vengono sottoposte ad una ricerca di anteriorità da parte dell’EPO.
Produzione di un rapporto costituito dalla lista dei documenti rilevanti, da considerare nella
successiva fase di esame tecnico, necessari per valutare la sussistenza dei requisiti di novità e passo
inventivo dell’invenzione proposta.

41. Art. 48 CPI - Attività inventiva
1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona
esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
……..
Il giudizio di non evidenza presuppone l’individuazione del:
- Settore di pertinenza dell’idea inventiva;
-Esperto del ramo (modello di persona cui fare riferimento considerando lo stato della tecnica del
settore a livello nazionale);
-Evidenza o meno dell’invenzione (giudizio con ampia discrezionalità).

42. La giurisprudenza ha sostenuto la non evidenzanon evidenza nei casi di:
-Superamento di particolari difficoltà (App. Milano 7 Marzo 1989/ Trib. Vicenza 6 Ottobre 1990);
-Esistenza di precedenti tentativi rimasti infruttuosi o la soddisfazione di un bisogno avvertito ma
non soddisfatto (Trib. Milano 22 Giugno 1973);
-Successo commerciale dell’invenzione e comportamento dei concorrenti (App. Torino 13 Gennaio
1997).
La giurisprudenza ha sostenuto l’l’evidenzaevidenza nei casi di:
-Sostituzione dei materialiSostituzione dei materiali, mutamenti di formamutamenti di forma e di proporzioniproporzioni o modifiche di parti o le
inversioni delle fasi (Trib. Torino 9 Ottobre 1978/ Trib. Milano 31 Maggio 1976);

43. Estensione TerritorialeEstensione Territoriale
Brevetto nazionaleBrevetto nazionale
Brevetto europeoBrevetto europeo
Domanda di Brevetto InternazionaleDomanda di Brevetto Internazionale
PCTPCT

44. Come scegliere la strategia ?Come scegliere la strategia ?
1.Domanda italiana ed estensione all’estero in priorità
Vantaggi:
-Si ottiene un diritto di priorità a costi contenuti;
-Rapporto di ricerca per prima valutazione di brevettabilità;
-Un anno di tempo per valutare l’investimento successivo (più oneroso);
-Un anno di tempo per valutare in quali Paesi estendere;
- Al momento del deposito estero, possibilità di integrare la domanda con successivi sviluppi
dell’invenzione e sulla base del rapporto di ricerca.

48. PAT QUIZPAT QUIZ
1) La Vostra azienda deposita un marchio il 20 Settembre 2013. In data 5 Febbraio 2013 partecipa ad
una fiera in Cina e teme episodi di contraffazione. Cosa fare?
2) Avete commissionato ad una nuova agenzia di pubblicità la creazione di una campagna per
dentifrici. Vengono avanzate tre proposte alternative ma la Direzione generale non è convinta in
toto. L’agenzia non viene incaricata per il progetto. Nel frattempo in azienda si ha un
avvicendamento alla Direzione Generale ed il nuovo responsabile, intenzionato a riprendere il
progetto sceglie una delle proposte avanzate. Quali aspetti occorrerà considerare?
3) Il Vs. assistente Vi propone di lanciare il nuovo prodotto (snack al cioccolato) con l’immagine di
Fuleco (mascotte dei Mondiali Brasile 2014). Il prodotto dovrà essere lanciato in Gran Bretagna.
E’ possibile?
4) L’Ufficio tecnico ha lavorato lungamente su un progetto per pale eoliche. Esistono gli estremi per
proteggere sia aspetti di carattere estetico che tecnico. Come è opportuno procedere?
5) State per investire su un pittore emergente e programmate di organizzare per lo stesso una serie
di esposizioni d’arte. Il pittore è solito siglare le proprie opere con una firma molto singolare.
Siete tuttavia a conoscenza che la sorella del pittore è solita imitare la firma del fratello per
«spacciare» le proprie opere come opere del fratello (molto più lanciato di lei). Cosa è possibile
fare per tutelare i Vostri investimenti?

49. Grazie per l‘attenzioneGrazie per l‘attenzione
Studio Ass.to Inpat & Law
Via dei Gabbiani 5, scala E, interno 6
60018 Montemarciano (Ancona)
www.inpatandlaw.com
info@inpatandlaw.com