Registrare il proprio marchio e proteggersi dal "copia-incolla" - Odra Papaleo, Elisa Vittone

2. PRIMA PARTE: DIRITTO DEI MARCHI
ü REGISTRARE IL PROPRIO MARCHIO
VPM LEGAL

3. Vantaggi del marchio
üpermette al consumatore di distinguere prodotti/servizi simili,
provenienti da soggetti differenti
üè strumento di marketing
üstimola le imprese/i professionisti ad investire nel
mantenimento o nel miglioramento della qualità dei
prodotti/servizi
üpuò facilitare l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni
üpuò essere concesso in licenza e quindi costituire una fonte di
reddito addizionale (royalties)
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4. Il marchio individuale
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Art. 15 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale)
Art. 4 Reg. UE 2017/1001
Art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale)
ü Segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese: in generale, qualunque parola, lettera,
numero, disegno, forma dei prodotti o del loro imballaggio, colore,
logotipo, etichetta o combinazione di questi segni

5. È possibile registrare:
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Marchi denominativi Marchi figurativi
FIAT 500
ADIDAS
GIORGIO ARMANI
JUST DO IT

6. È possibile registrare:
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Marchi complessi

7. È possibile registrare:
VPM LEGAL
Marchi tridimensionali Marchi di colore

8. È possibile registrare:
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Marchi sonori Marchi di posizione Marchi olfattivi
THE SMELL OF
FRESH CUT GRASS

9. Un unico prodotto, tanti marchi
COCO POPS

10. Il marchio deve essere:
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ü nuovo
- NON uguale/simile ad altri segni distintivi di terzi (marchio, ditta,
insegna, denominazione sociale, nomi a dominio) per prodotti
identici/affini
ü dotato di capacità distintiva:
- NO denominazione/forma generica del prodotto/servizio
Esempio: pane per pane
- NO segni costituiti esclusivamente da indicazioni che descrivono
qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche del
prodotto.
Esempio: cremoso per yogurt
Eccezione: secondary meaning (= capacità distintiva acquisita con l’uso)
Esempi: il quotidiano Il Giornale

11. Il marchio deve essere:
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ülecito
- NO contrarietà a legge, ordine pubblico, buon costume
- NO ingannevolezza per il pubblico di riferimento in
ordine a natura, qualità, provenienza del prodotto
o servizio

12. Quando richiedere la protezione
Momento creativo
ü analisi del prodotto/servizio
ü valutazione mercati di destinazione
ü ricerche di similitudine, ricerche di anteriorità

13. Dove richiedere la protezione
Strategie di protezione
devono tenere conto di:
ü mercati di attuale/futuro interesse commerciale
ü Paesi in cui sono presenti concorrenti
ü Paesi con elevato tasso di contraffazione

14. Come richiedere la protezione (I)
Depositi
üItalia (UIBM)
üEstero:
- marchio dell’Unione Europea
- marchio internazionale (sistema di Madrid)
- marchi nazionali esteri

15. La Classificazione di Nizza
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45 classi di prodotti e servizi:
ü 34 classi di prodotto (da 1 a 34)
Esempi:
Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire,
lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per
capelli; dentifrici
Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
ü 11 classi di servizi (da 35 a 45)
Esempi:
Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali
Classe 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei

16. Vantaggi del deposito
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Marchio di fatto
ü Il diritto di esclusiva nasce con il
deposito
ü Tutela garantita a livello
nazionale/estero (a seconda del
tipo di deposito)
ü Tutela forte (anche con marchio
allo stato di domanda)
ü Possibilità di inserire a bilancio il
valore del marchio
ü Non trova riconoscimento in tutti i
Paesi
ü Il diritto di esclusiva nasce, ove
previsto, con l’uso che dev’essere
dimostrato
ü Tutela limitata
Marchio registrato

17. Come tutelarsi
Servizi di sorveglianza nei territori di interesse
Difesa
ü Stragiudiziale (lettera di diffida – accordi coesistenza)
ü Opposizioni amministrative
ü Azioni legali

18. Sfera di protezione del marchio
Art. 16 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale)
Art. 20 CPI (Codice della Proprietà Industriale)
ü Il marchio registrato attribuisce al titolare il diritto di
vietare a terzi
l’uso di marchi identici/simili
per prodotti/servizi identici/affini
quando da detta identità/somiglianza deriva un rischio di confusione che può
consistere anche in un rischio di associazione
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19. Caso: Tribunale di Milano, 10.05.2016
ü CONTRAFFAZIONE del marchio figurativo "Arbre Magique” da
parte del marchio “Forest Fresh” utilizzato per prodotti identici.
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20. VPM LEGAL
Conclusioni e suggerimenti
üOccorre una strategia di scelta e protezione del
proprio marchio
üIl marchio deve essere oggetto di uso nel
commercio
ü La raccolta e la conservazione di documentazione
inerente a pubblicità ed esposizioni aiutano a far
valere e sostenere i propri diritti
ü Prestare attenzione alle agevolazioni MiSE

21. SECONDA PARTE: DIRITTO D’AUTORE
ü PROTEGGERSI DAL «COPIA-INCOLLA»
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22. Le opere tutelate
ü art. 1 L.d.A – i requisiti
üArt. 2 L.d.A. – le opere protette – elenco esemplificativo
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23. I diritti conferiti
üDiritti morali
ü Diritti patrimoniali
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24. La contraffazione: presupposti
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ü La contraffazione consiste nella riproduzione dell'opera originale
con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo,
e dirette solo a nascondere la contraffazione (Cass. 11464/2015).
ü L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto,
mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera
originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un
apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la
prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un
riconoscibile apporto creativo (Cass. 20925/2005).

25. Caso I
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Cass. Civile 503/2017
Gabibbo Big Red

26. Caso II
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Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011
Giacometti Baldessari

27. Caso III
Cass. Civile 3340/2015
La ripresa di un frammento poetico-letterario di una canzone [n.d.r.
Prendi questa mano zingara] in un’altra non costituisce di per sé
plagio, dovendosi invece accertare da parte del giudice di merito se il
frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno
conservato un’identità di significato poetico-letterario ovvero abbia
evidenziato in modo chiaro e netto uno scarto semantico rispetto a
quello che ha avuto nell’opera anteriore”.VPM LEGAL

28. Caso IV
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Cass. Civile12314/2015
La riproduzione di taluni articoli dei quotidiani (Corriere di Caserta e
Cronache di Napoli) nel libro «Gomorra» di Roberto Saviano è stata
considerata illecita, pur riconoscendosi il merito creativo e artistico
del testo di quest’ultimo.

29. Come proteggersi da chi copia
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ü datazione dell’opera (es. marcatura temporale)
ü TPM e DRM
ü rimedi

30. Grazie per l’attenzione
odrapapaleo@vpmlegal.com
elisavittone@vpmlegal.com
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