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DRAGOTTI
                                          Studio Legale Associato


              Milano, 23 marzo 2009
                Avv. Gualtiero Dragotti




Innovazione e brevetti
 Interpretazione del brevetto e rivendicazioni
Il fenomeno Cina
Dati 2005 (WIPO report 2007)

The patent offices of Japan and the United States of
America are the largest recipients of patent filings
followed by China, the Republic of Korea and the
European Patent Office.

These five patent offices account for 77% of all patents
filed in 2005, which represents an increase of 2% over
2004 (75%).

With an increase of almost 33% over
2004, the patent office of China became
the third largest recipient of patent
filings (up one place) in 2005.


                                     DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Globalizzazione ed innovazione

L’innovazione tecnologica come asset concorrenziale
Innovazione tecnologica e concorrenza sul mercato internazionale
La vocazione internazionale della proprietà industriale ed
intellettuale
   La Convenzione di Unione di Parigi (1883)
   Gli accordi GATT - TRIPs (1994)

                    DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La vocazione internazionale del brevetto

L’armonizzazione degli istituti IP
La concorrenza tra sistemi di protezione
    Nuovi oggetti di tutela
         Farmaci, software e business methods
    Requisiti formali
Approccio nazionale, visione internazionale

                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le frontiere del brevetto
Il principio di territorialità
Diritti esclusivi e mercati
    L’orizzonte temporale
    Mercati di produzione e mercati di esportazione
        Le vestigia del colonialismo
La base: il brevetto nazionale
                     DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
I sistemi di protezione




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I sistemi di protezione

     Brevetto                                        Estensioni
                             Priorità
                                                     nazionali
    nazionale




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I sistemi di protezione

     Brevetto                                        Estensioni
                             Priorità
                                                     nazionali
    nazionale


     Brevetto
    Regionale




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I sistemi di protezione

     Brevetto                                        Estensioni
                             Priorità
                                                     nazionali
    nazionale


     Brevetto
    Regionale


      EPO


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I sistemi di protezione

     Brevetto                                        Estensioni
                             Priorità
                                                     nazionali
    nazionale


     Brevetto
    Regionale


      EPO                     USA                       JP


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I sistemi di protezione

     Brevetto                                        Estensioni
                             Priorità
                                                     nazionali
    nazionale


                                                             PCT
     Brevetto
    Regionale


      EPO                     USA                       JP


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                             Priorità
                                                     nazionali
    nazionale


                                                             PCT
     Brevetto
                              Cina
    Regionale


      EPO                     USA                       JP


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Riferimenti normativi
Brevetto nazionale                                              PCT

     R.D. 1127/1939 (abrogato)                                        Convenzione di Washington
                                                                      (1970)
     D.Lgs. 30/2005 (Codice della
     Proprietà Industriale)

Brevetto Europeo

     Convenzione di Strasburgo (1963)

     Convenzione sul brevetto europeo
     (1973)

     EPC 2000
                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Brevetto e progresso tecnico

Brevetto e segreto industriale
Il sinallagma brevettuale
   Contributo (stabile) al progresso tecnico
   Diritto di sfruttamento in regime di esclusiva per un
   periodo limitato di tempo
Monopolio brevettuale e concorrenza
                  DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Gli allegati alla domanda di brevetto

                                           FUNZIONE: CATALOGAZIONE E RICERCA
                                           ART. 51.2 CPI: IL TITOLO DEVE CORRISPONDERE ALL’OGGETTO DELL’INVENZIONE
             Titolo                        ART. 160.1 LETT. B) CPI: IL TITOLO DEVE ESPRIMERE BREVEMENTE MA CON PRECISIONE I
                                           CARATTERI E LO SCOPO DELL’INVENZIONE.




           Riassunto                       FUNZIONE: INFORMAZIONE TECNICA (ART. 160.4 CPI E ART. 52 CPI)


                                           FUNZIONE: CONSENTIRE AI TERZI DI ATTUARE L’INVENZIONE (ART. 51 CPI).
Descrizione (e eventuali disegni)          L’INVENZIONE DEVE ESSERE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO E
                                           COMPLETO PERCHÉ OGNI PERSONA ESPERTA DEL RAMO POSSA ATTUARLA



                                           FUNZIONE: INDICARE SPECIFICAMENTE CIÒ CHE SI INTENDE DEBBA FORMARE
         Rivendicazioni                    OGGETTO DEL BREVETTO (ART. 60.4 CPI)




                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Scienza e volontà
La descrizione come dichiarazione di scienza
Le rivendicazioni come dichiarazione di volontà
L’ambito dei diritti esclusivi
   Il brevetto protegge solo ciò che è descritto e rivendicato
   AND logico
   Insufficienza di descrizione e nullità parziale
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La descrizione

Art. 51 CPI - Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua
intelligenza.
L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e
completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve
essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Art. 76.1 lettera c) CPI - Nullità (totale o parziale)

                      DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il Regolamento CBE
Regola 42 - Contenuto della descrizione
(1)  La descrizione deve:
a) precisare il ramo della tecnica al quale l’invenzione si riferisce;
b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per
l’intelligenza dell’invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l’esame della domanda di brevetto europeo;
preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
c) esporre l’invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se
esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall’invenzione
rispetto allo stato anteriore della tecnica;
d) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono;
e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell’invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve
riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, in qual modo
quest’ultima è atta ad avere un’applicazione industriale.
(2)  La descrizione deve essere redatta nel modo e nell’ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura
dell’invenzione, un’altra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza dell’invenzione o non sia più succinta.
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Le Rivendicazioni

Art. 5 R.D. 244/1940 - La descrizione (...) deve iniziare con un riassunto che ha
solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in
cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del
brevetto

Art. 8.3 Conv. Strasburgo (1963) - I limiti della protezione conferita dal brevetto
sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni
servono a interpretare le rivendicazioni.

Art. 84 CBE - Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta. Esse
devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.

                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le rivendicazioni nel CPI

L’art. 52 CPI

     1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione
     tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
     specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

     2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia,
     la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

     3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel
     contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai
     terzi.

                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La formulazione delle rivendicazioni

Preambolo e parte caratterizzante
    Tecnica Nota +<caratterizzato dal fatto che>+ Caratteristiche
    innovative
    Il rapporto inversamente proporzionale tra numero di
    caratteristiche rivendicate e ampiezza della protezione
Rivendicazioni dipendenti ed indipendenti
La struttura ad albero o a cerchi concentrici
                      DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le rivendicazioni nel Regolamento CBE
Regola 43 Forma e contenuto delle rivendicazioni
(1)  Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell’invenzione,
l’oggetto della domanda per il quale la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le
rivendicazioni devono contenere:
a)un preambolo contenente la designazione dell’oggetto dell’invenzione e le caratteristiche
tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno
parte dello stato della tecnica;
b)una parte caratterizzante, preceduta dall’espressione «caratterizzato in» oppure
«caratterizzato da», che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle
caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la protezione.
....
                                   DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
   caratterizzato dal fatto che sono presenti
   le caratteristiche X+Y.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
   caratterizzato dalla presenza della
   ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
   2, caratterizzato dalla presenza della
   caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
   +B caratterizzato dal fatto che sono
   presenti le caratteristiche X+Y
6. ...

                                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
                                                         A+B
   caratterizzato dal fatto che sono presenti
   le caratteristiche X+Y.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
   caratterizzato dalla presenza della
   ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
   2, caratterizzato dalla presenza della
   caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
   +B caratterizzato dal fatto che sono
   presenti le caratteristiche X+Y
6. ...

                                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
                                                         A+B
   caratterizzato dal fatto che sono presenti
   le caratteristiche X+Y.
                                                                            A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
   caratterizzato dalla presenza della
   ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
   2, caratterizzato dalla presenza della
   caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
   +B caratterizzato dal fatto che sono
   presenti le caratteristiche X+Y
6. ...

                                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
                                                         A+B
   caratterizzato dal fatto che sono presenti
   le caratteristiche X+Y.
                                                                            A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
   caratterizzato dalla presenza della
   ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
                                                                              A+B+X+Y+Z
   2, caratterizzato dalla presenza della
   caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
   +B caratterizzato dal fatto che sono
   presenti le caratteristiche X+Y
6. ...

                                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
                                                         A+B
   caratterizzato dal fatto che sono presenti
   le caratteristiche X+Y.
                                                                             A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
   caratterizzato dalla presenza della
   ulteriore caratteristica Z.
                                                                            Z1
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
                                                                                 A+B+X+Y+Z
   2, caratterizzato dalla presenza della
   caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
   +B caratterizzato dal fatto che sono
   presenti le caratteristiche X+Y
6. ...

                                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Descrizione e rivendicazioni
Equa protezione al titolare
    l’interpretazione del brevetto nel suo complesso
    il “nucleo inventivo”
    Ricostruzione ex post
Ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
    interpretazione letterale delle rivendicazioni
    le rivendicazioni come “formule sacramentali”
                      DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
L’art. 69 CBE
Art. 69 CBE - I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo
sono determinati dalle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono ad interpretare le
rivendicazioni

Il Protocollo interpretativo

      L’articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è
      determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni
      servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va
      neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che
      la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i
      disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L’articolo 69 deve invece essere inteso nel senso
      che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare
      del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi.

                                DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La giurisprudenza

Atlas Copco (App. Milano, 18-01-2000)

     La portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure
     interpretate tramite la descrizione e i disegni; non è dunque lecito integrare,
     accorpare, riscrivere le rivendicazioni.

Lisec (App. Milano, 11-07-2000)

     I limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente
     determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di integrazioni
     o aggiunte.


                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La giurisprudenza /2
Cat (App. Milano, 19-01-2001)

      Ai fini della individuazione del nucleo tutelabile del brevetto, deve farsi riferimento esclusivamente alla
      rivendicazione, che si pone quale vera e propria manifestazione di volontà giuridica, con la quale il
      richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si pretende; tale volontà può essere
      enunciata, purché in termini di univocità circa la consapevole intenzionalità della richiesta protezione,
      anche nella parte descrittiva del testo della domanda, alla quale soltanto, peraltro, deve correlarsi la
      definizione del possibile oggetto del brevetto.

Fedegari (App. Milano, 25-06-2002)

      Ai fini della valutazione della validità di un brevetto, l’idea di soluzione può desumersi non soltanto dalle
      rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai disegni, non nel senso che questi possano consentire di
      ampliare l’oggetto del brevetto, pervenendosi ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato,
      bensì nel senso che descrizione e disegni valgano a consentire una migliore interpretazione del contenuto
      delle rivendicazioni.
                                 DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Invenzioni di formula generale
Le invenzioni chimiche e le classi di composti
       I sostituenti variabili
Cass., sez. I, 16-11-1990, n. 11094 (Cimetidina).
        In tema di brevetto per invenzione industriale, si verifica nullità per difetto di descrizione, quando essa non
        consenta ad un esperto del settore, dotato di tecnica media, di attuare l’invenzione, senza ulteriori ricerche e
        sperimentazioni.... (nella specie, trattavasi di una formula chimica generale di composti farmacologicamente attivi,
        dalla quale poteva essere ricavato un farmaco anti-ulcera solo in esito ad ulteriori attività di ricerca e di
        sperimentazione).
        Nel caso in cui un brevetto per invenzione industriale comprenda una formula chimica generale e più composti, la
        nullità per insufficiente descrizione in relazione ad un composto non implica di per sé nullità dell’intero brevetto;
        occorre accertare se, riguardo alla formula generale ed agli altri termini composti, sussistano i requisiti per una
        valida brevettazione, procedendo, ove l’indagine dia risultati positivi, alla dichiarazione di nullità parziale del
        brevetto.
                                     DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Invenzioni di formula generale /2
App. Milano, 16-11-1993.

        Un composto compreso nella formula generale rientra nel contenuto della domanda, ancorché non espressamente esemplificato (...)
        L’invenzione (di formula generale) non concerne i singoli composti, bensì la struttura e gli elementi comuni ad una serie omogenea
        di composti; nell’ambito delle invenzioni di prodotto chimico è comune che il brevetto consista in una formula generale molto
        ampia, nella quale possono essere ricompresi milioni di composti.

Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
         Premesso che descrizione e rivendicazioni sono complementari al fine di dare vita ad una domanda di protezione brevettuale capace
         di raggiungere il suo obiettivo e che può ben avvenire che si chieda con la rivendicazione la protezione di ciò che non è stato
         descritto oppure che si descriva ciò che non è stato rivendicato, deve ritenersi, ai sensi dell’art. 26 del regolamento-invenzioni, che
         sia possibile integrare l’originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi dell’integrazione, ancorché non siano pervenuti a
         costituire l’oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti sia nella descrizione che nella rivendicazione,
         siano tuttavia già presenti in almeno uno di tali elementi della domanda stessa (in applicazione di questo principio la suprema corte
         ha approvato l’operato della corte d’appello di Genova che, avendo accertato che la domanda di brevetto non era diretta a
         proteggere la cimetidina, ha respinto il tentativo di pervenire al risultato della protezione di tale composto, attraverso il
         procedimento dell’integrazione della descrizione).


                                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
L’intermedio
T. Torino. Torino, 24-09-1984.
È brevettabile il prodotto intermedio, base di fabbricazione del composto farmacologicamente attivo, quando il composto chimico abbia una
applicazione industriale per la produzione delle sostanze oggetto del brevetto.

Cass. , sez. I, 16-11-1990, n. 11094.
Con riguardo alle invenzioni chimiche, non è autonomamente brevettabile come prodotto il cosiddetto intermedio, inteso come la sostanza
che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma che non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da
quello connesso all'attuazione del procedimento stesso.

App. Milano, 16-11-1993.
Ai fini della industrialità del trovato, è sufficiente che questo sia riproducibile con caratteri costanti e tecnicamente realizzabile,
prescindendosi da qualsiasi giudizio circa la convenienza economica della sua attuazione, il grado più o meno elevato dei suoi effetti, la
prevalenza dei suoi benefici rispetto a controindicazioni o ad effetti collaterali indesiderati.
Non vi è ragione per escludere dalla brevettabilità un prodotto che svolga una funzione puramente strumentale nell'ambito di un processo di
produzione industriale: il brevetto protegge quindi anche i c.d. intermedi.

Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
L'intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi, non è autonomamente brevettabile
quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso all'attuazione del procedimento medesimo.

                                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La contraffazione

Contraffazione letterale

Contraffazione parziale

Contraffazione peggiorativa

Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?)

Contraffazione per equivalenti

Contraffazione indiretta (contributory infringement)

                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Contraffazione per equivalenti
Il criterio del “nucleo inventivo”

Il criterio FWR

     Stessa funzione (function)

     Stesso modo (way)

     Stesso risultato (result)

Il criterio tedesco

     Equivalenza = ovvietà della soluzione alternativa
                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso LISEC




            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso LISEC




            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso LISEC


                                                 • supporto

                                                 • utensile multiplo

                                                 • punta di trapano per la creazione di un foro
                                                   esterno

                                                 • ugello di riempimento

                                                 • punta saldatrice


            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso LISEC


                                                 • supporto

                                                 • utensile multiplo

                                                 • punta di trapano per la creazione di un foro
                                                   esterno

                                                 • ugello di riempimento

                                                 • punta saldatrice


            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La soluzione della Cassazione

Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257).

     Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi
     equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di
     raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere d’originalità,
     offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella
     che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il
     medesimo problema; in questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la
     soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta.

Equivalenza e problema tecnico

                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso POSIMAT

                                                Le macchine raddrizzatrici

                                                Asse inclinato ed asse verticale

                                                Il momento della valutazione della
                                                ovvietà della soluzione alternativa

                                                     L’ambito dell’esclusiva nello
                                                     sviluppo del progresso tecnico

                                                     Tutela dell’inventore e tutela
                                                     dei terzi

           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso POSIMAT /2

Trib. Parma, 18-12-2002.
    Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in
    contraffazione siano o meno frutto di autonoma attività inventiva e
    perciò «non evidenti», è necessario svolgere tale indagine con
    riferimento alla data del deposito del brevetto e non della pretesa
    contraffazione, dal momento che l’adozione di un diverso criterio
    modificherebbe i confini della tutela brevettale a suo tempo richiesta
    ed accordata, ampliando il contenuto del diritto di esclusiva.

                     DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso ACCUMALUX
                                                                                           L’invenzione rivendicata

                                                                                               camera intermedia, che funge
                                                                                               da collettore dell'elettrolito

                                                                                               apertura di passaggio in una
Revendication
                                                                                               parete della camera intermedia
1. Couvercle pour batterie comprenant :
un collecteur de gaz (12) incorporé dans le couvercle (10) pour communi
quer avec l'intérieur d'au moins une cellule d'un bac de batterie et
s'étendant jusqu'à une des parois latérales (18) du couvercle (10) ;
                                                                                               orientata in direzione opposta
une cavité (22) dans la paroi latérale (18), décalée latéralement par rapport
au collecteur de gaz (12) ;
                                                                                               rispetto alla cavità
un canal latéral (24), dans la paroi latérale (18), reliant le collecteur de gaz
(12) à la cavité (22) ;
une plaque (26) recouvrant la cavité (22), la plaque (26) étant pourvue d'un
évent (28) ; et
                                                                                           L’invenzione
une pastille frittée (30) logée dans la cavité (22) et disposée de manière à ce
que tous les gaz passent à travers la pastille frittée (30) puis l'évent (28)
vers le milieu extérieur;
caractérisé par
                                                                                               4K
une chambre intermédiaire (32) située dans le canal latéral (24) et dans
laquelle débouche le collecteur de gaz (12), le fond de la chambre intermé
diaire (32) servant de collecteur d'électrolyte ; et
un orifice de passage (34) dans une paroi (36) de la chambre intermédiaire
                                                                                               camera intermedia
(32) pour le passage des gaz dans le canal latéral (24), cet orifice de pas
sage (34) n'étant pas orienté vers la cavité (22).

                                                      DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso ACCUMALUX /2

                                   La contraffazione (2003)




                                          La modifica (2005)



          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La contraffazione indiretta
Contributory infringement:
realizzazione di mezzi univocamente destinati ad attuare l’invenzione

Natura e funzione dell’istituto

     contraffazione diffusa

     contraffazione dell’utente finale

     tattiche elusive

Univocità della destinazione

Univocità e stato soggettivo
                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La domanda di contraffazione
Art. 53 CPI – Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la
concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la
descrizione e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico.

Art. 132 CPI – Anticipazione della tutela
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi
anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia
stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la
domanda sia stata notificata.
                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Onere della prova
Art. 121 CPI - Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a
chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al
titolare. (...)
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla
controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini. (...)
                                DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Competenza
Contraffazione e forum shopping
Art. 120.6 CPI
Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore
possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria della sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
Necessità di convenire il rivenditore
Prodotti commercializzati tramite la rete Internet
    La giurisprudenza della Corte di Giustizia
                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Sanzioni
Art. 124 CPI
     inibitoria (con penale) (art. 124 CPI)
     distruzione
     assegnazione in proprietà
     sequestro temporaneo
Art. 124.6 CPI
Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la
rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa
uso personale o domestico.
Art. 126 CPI
     pubblicazione
                            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il risarcimento del danno
Criteri di calcolo
       Lucro cessante (mancato guadagno)
       Utile del contraffattore
       Royalty media
Art. 125 CPI - Risarcimento del danno (vecchio testo)
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice anche tenendo
conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni
che ne derivano.
                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il risarcimento del danno /2
L’attuazione della direttiva “enforcement” (2006)

Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del
codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il
mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

                                  DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il risarcimento del danno /3
I (nuovi?) criteri

    Lucro cessante + danno emergente

    Profitti del contraffattore

    Royalty media

La retroversione degli utili

Conseguenze pratiche

La nuova giurisprudenza del Tribunale di Milano
                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La tutela cautelare
L’importanza della tutela cautelare

I provvedimenti cautelari nel Codice della Proprietà Industriale

     Descrizione

     Sequestro

     Inibitoria (con penale)

     Pubblicazione

L’art. 700 c.p.c.
                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Riferimenti normativi

Il Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
   Art. 51 - Requisiti della descrizione
   Art. 52 - Natura e funzione delle rivendicazioni
   Art. 160 - Contenuto della domanda
   Art. 161 - Unicità dell’invenzione
                  DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Riferimenti normativi /2
La Convenzione sul Brevetto Europeo

     Art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo

     Art. 78 CBE - Contenuto minimo della domanda

     Art. 83 CBE - Requisiti della descrizione

     Art. 84 CBE - Requisiti delle rivendicazioni

Il Regolamento CBE

     Regola 42 - La descrizione

     Regola 43 - Le rivendicazioni
                             DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Riferimenti web




http://www.epo.org   http://www.uibm.gov.it               http://www.wipo.int

    Brevetti                  Brevetti                        PCT e
    Europei                   Italiani                     Convenzioni
                     DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Milano, 23 marzo 2009




  Grazie
Avv. Gualtiero Dragotti

  DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO

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Interpretazione del brevetto e rivendicazioni

  • 1. DRAGOTTI Studio Legale Associato Milano, 23 marzo 2009 Avv. Gualtiero Dragotti Innovazione e brevetti Interpretazione del brevetto e rivendicazioni
  • 2. Il fenomeno Cina Dati 2005 (WIPO report 2007) The patent offices of Japan and the United States of America are the largest recipients of patent filings followed by China, the Republic of Korea and the European Patent Office. These five patent offices account for 77% of all patents filed in 2005, which represents an increase of 2% over 2004 (75%). With an increase of almost 33% over 2004, the patent office of China became the third largest recipient of patent filings (up one place) in 2005. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 3. Globalizzazione ed innovazione L’innovazione tecnologica come asset concorrenziale Innovazione tecnologica e concorrenza sul mercato internazionale La vocazione internazionale della proprietà industriale ed intellettuale La Convenzione di Unione di Parigi (1883) Gli accordi GATT - TRIPs (1994) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 4. La vocazione internazionale del brevetto L’armonizzazione degli istituti IP La concorrenza tra sistemi di protezione Nuovi oggetti di tutela Farmaci, software e business methods Requisiti formali Approccio nazionale, visione internazionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 5. Le frontiere del brevetto Il principio di territorialità Diritti esclusivi e mercati L’orizzonte temporale Mercati di produzione e mercati di esportazione Le vestigia del colonialismo La base: il brevetto nazionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 6. I sistemi di protezione DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 7. I sistemi di protezione Brevetto Estensioni Priorità nazionali nazionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 8. I sistemi di protezione Brevetto Estensioni Priorità nazionali nazionale Brevetto Regionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 9. I sistemi di protezione Brevetto Estensioni Priorità nazionali nazionale Brevetto Regionale EPO DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 10. I sistemi di protezione Brevetto Estensioni Priorità nazionali nazionale Brevetto Regionale EPO USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 11. I sistemi di protezione Brevetto Estensioni Priorità nazionali nazionale PCT Brevetto Regionale EPO USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 12. I sistemi di protezione Brevetto Estensioni Priorità nazionali nazionale PCT Brevetto Cina Regionale EPO USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 13. Riferimenti normativi Brevetto nazionale PCT R.D. 1127/1939 (abrogato) Convenzione di Washington (1970) D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) Brevetto Europeo Convenzione di Strasburgo (1963) Convenzione sul brevetto europeo (1973) EPC 2000 DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 14. Brevetto e progresso tecnico Brevetto e segreto industriale Il sinallagma brevettuale Contributo (stabile) al progresso tecnico Diritto di sfruttamento in regime di esclusiva per un periodo limitato di tempo Monopolio brevettuale e concorrenza DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 15. Gli allegati alla domanda di brevetto FUNZIONE: CATALOGAZIONE E RICERCA ART. 51.2 CPI: IL TITOLO DEVE CORRISPONDERE ALL’OGGETTO DELL’INVENZIONE Titolo ART. 160.1 LETT. B) CPI: IL TITOLO DEVE ESPRIMERE BREVEMENTE MA CON PRECISIONE I CARATTERI E LO SCOPO DELL’INVENZIONE. Riassunto FUNZIONE: INFORMAZIONE TECNICA (ART. 160.4 CPI E ART. 52 CPI) FUNZIONE: CONSENTIRE AI TERZI DI ATTUARE L’INVENZIONE (ART. 51 CPI). Descrizione (e eventuali disegni) L’INVENZIONE DEVE ESSERE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO E COMPLETO PERCHÉ OGNI PERSONA ESPERTA DEL RAMO POSSA ATTUARLA FUNZIONE: INDICARE SPECIFICAMENTE CIÒ CHE SI INTENDE DEBBA FORMARE Rivendicazioni OGGETTO DEL BREVETTO (ART. 60.4 CPI) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 16. Scienza e volontà La descrizione come dichiarazione di scienza Le rivendicazioni come dichiarazione di volontà L’ambito dei diritti esclusivi Il brevetto protegge solo ciò che è descritto e rivendicato AND logico Insufficienza di descrizione e nullità parziale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 17. La descrizione Art. 51 CPI - Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Art. 76.1 lettera c) CPI - Nullità (totale o parziale) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 18. Il Regolamento CBE Regola 42 - Contenuto della descrizione (1)  La descrizione deve: a) precisare il ramo della tecnica al quale l’invenzione si riferisce; b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per l’intelligenza dell’invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l’esame della domanda di brevetto europeo; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica; c) esporre l’invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall’invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica; d) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono; e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell’invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono; f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, in qual modo quest’ultima è atta ad avere un’applicazione industriale. (2)  La descrizione deve essere redatta nel modo e nell’ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura dell’invenzione, un’altra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza dell’invenzione o non sia più succinta. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 19. Le Rivendicazioni Art. 5 R.D. 244/1940 - La descrizione (...) deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto Art. 8.3 Conv. Strasburgo (1963) - I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni. Art. 84 CBE - Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 20. Le rivendicazioni nel CPI L’art. 52 CPI 1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 21. La formulazione delle rivendicazioni Preambolo e parte caratterizzante Tecnica Nota +<caratterizzato dal fatto che>+ Caratteristiche innovative Il rapporto inversamente proporzionale tra numero di caratteristiche rivendicate e ampiezza della protezione Rivendicazioni dipendenti ed indipendenti La struttura ad albero o a cerchi concentrici DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 22. Le rivendicazioni nel Regolamento CBE Regola 43 Forma e contenuto delle rivendicazioni (1)  Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell’invenzione, l’oggetto della domanda per il quale la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere: a)un preambolo contenente la designazione dell’oggetto dell’invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica; b)una parte caratterizzante, preceduta dall’espressione «caratterizzato in» oppure «caratterizzato da», che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la protezione. .... DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 23. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y. 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A +B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 24. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y. 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A +B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 25. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y. A+B+X+Y 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A +B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 26. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y. A+B+X+Y 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o A+B+X+Y+Z 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A +B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 27. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y. A+B+X+Y 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. Z1 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o A+B+X+Y+Z 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A +B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 28. Descrizione e rivendicazioni Equa protezione al titolare l’interpretazione del brevetto nel suo complesso il “nucleo inventivo” Ricostruzione ex post Ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. interpretazione letterale delle rivendicazioni le rivendicazioni come “formule sacramentali” DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 29. L’art. 69 CBE Art. 69 CBE - I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni Il Protocollo interpretativo L’articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L’articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 30. La giurisprudenza Atlas Copco (App. Milano, 18-01-2000) La portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite la descrizione e i disegni; non è dunque lecito integrare, accorpare, riscrivere le rivendicazioni. Lisec (App. Milano, 11-07-2000) I limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di integrazioni o aggiunte. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 31. La giurisprudenza /2 Cat (App. Milano, 19-01-2001) Ai fini della individuazione del nucleo tutelabile del brevetto, deve farsi riferimento esclusivamente alla rivendicazione, che si pone quale vera e propria manifestazione di volontà giuridica, con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si pretende; tale volontà può essere enunciata, purché in termini di univocità circa la consapevole intenzionalità della richiesta protezione, anche nella parte descrittiva del testo della domanda, alla quale soltanto, peraltro, deve correlarsi la definizione del possibile oggetto del brevetto. Fedegari (App. Milano, 25-06-2002) Ai fini della valutazione della validità di un brevetto, l’idea di soluzione può desumersi non soltanto dalle rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai disegni, non nel senso che questi possano consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, pervenendosi ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato, bensì nel senso che descrizione e disegni valgano a consentire una migliore interpretazione del contenuto delle rivendicazioni. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 32. Invenzioni di formula generale Le invenzioni chimiche e le classi di composti I sostituenti variabili Cass., sez. I, 16-11-1990, n. 11094 (Cimetidina). In tema di brevetto per invenzione industriale, si verifica nullità per difetto di descrizione, quando essa non consenta ad un esperto del settore, dotato di tecnica media, di attuare l’invenzione, senza ulteriori ricerche e sperimentazioni.... (nella specie, trattavasi di una formula chimica generale di composti farmacologicamente attivi, dalla quale poteva essere ricavato un farmaco anti-ulcera solo in esito ad ulteriori attività di ricerca e di sperimentazione). Nel caso in cui un brevetto per invenzione industriale comprenda una formula chimica generale e più composti, la nullità per insufficiente descrizione in relazione ad un composto non implica di per sé nullità dell’intero brevetto; occorre accertare se, riguardo alla formula generale ed agli altri termini composti, sussistano i requisiti per una valida brevettazione, procedendo, ove l’indagine dia risultati positivi, alla dichiarazione di nullità parziale del brevetto. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 33. Invenzioni di formula generale /2 App. Milano, 16-11-1993. Un composto compreso nella formula generale rientra nel contenuto della domanda, ancorché non espressamente esemplificato (...) L’invenzione (di formula generale) non concerne i singoli composti, bensì la struttura e gli elementi comuni ad una serie omogenea di composti; nell’ambito delle invenzioni di prodotto chimico è comune che il brevetto consista in una formula generale molto ampia, nella quale possono essere ricompresi milioni di composti. Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324. Premesso che descrizione e rivendicazioni sono complementari al fine di dare vita ad una domanda di protezione brevettuale capace di raggiungere il suo obiettivo e che può ben avvenire che si chieda con la rivendicazione la protezione di ciò che non è stato descritto oppure che si descriva ciò che non è stato rivendicato, deve ritenersi, ai sensi dell’art. 26 del regolamento-invenzioni, che sia possibile integrare l’originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi dell’integrazione, ancorché non siano pervenuti a costituire l’oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti sia nella descrizione che nella rivendicazione, siano tuttavia già presenti in almeno uno di tali elementi della domanda stessa (in applicazione di questo principio la suprema corte ha approvato l’operato della corte d’appello di Genova che, avendo accertato che la domanda di brevetto non era diretta a proteggere la cimetidina, ha respinto il tentativo di pervenire al risultato della protezione di tale composto, attraverso il procedimento dell’integrazione della descrizione). DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 34. L’intermedio T. Torino. Torino, 24-09-1984. È brevettabile il prodotto intermedio, base di fabbricazione del composto farmacologicamente attivo, quando il composto chimico abbia una applicazione industriale per la produzione delle sostanze oggetto del brevetto. Cass. , sez. I, 16-11-1990, n. 11094. Con riguardo alle invenzioni chimiche, non è autonomamente brevettabile come prodotto il cosiddetto intermedio, inteso come la sostanza che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma che non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da quello connesso all'attuazione del procedimento stesso. App. Milano, 16-11-1993. Ai fini della industrialità del trovato, è sufficiente che questo sia riproducibile con caratteri costanti e tecnicamente realizzabile, prescindendosi da qualsiasi giudizio circa la convenienza economica della sua attuazione, il grado più o meno elevato dei suoi effetti, la prevalenza dei suoi benefici rispetto a controindicazioni o ad effetti collaterali indesiderati. Non vi è ragione per escludere dalla brevettabilità un prodotto che svolga una funzione puramente strumentale nell'ambito di un processo di produzione industriale: il brevetto protegge quindi anche i c.d. intermedi. Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324. L'intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi, non è autonomamente brevettabile quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso all'attuazione del procedimento medesimo. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 35. La contraffazione Contraffazione letterale Contraffazione parziale Contraffazione peggiorativa Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?) Contraffazione per equivalenti Contraffazione indiretta (contributory infringement) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 36. Contraffazione per equivalenti Il criterio del “nucleo inventivo” Il criterio FWR Stessa funzione (function) Stesso modo (way) Stesso risultato (result) Il criterio tedesco Equivalenza = ovvietà della soluzione alternativa DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 37. Il caso LISEC DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 38. Il caso LISEC DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 39. Il caso LISEC • supporto • utensile multiplo • punta di trapano per la creazione di un foro esterno • ugello di riempimento • punta saldatrice DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 40. Il caso LISEC • supporto • utensile multiplo • punta di trapano per la creazione di un foro esterno • ugello di riempimento • punta saldatrice DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 41. La soluzione della Cassazione Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257). Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere d’originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema; in questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. Equivalenza e problema tecnico DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 42. Il caso POSIMAT Le macchine raddrizzatrici Asse inclinato ed asse verticale Il momento della valutazione della ovvietà della soluzione alternativa L’ambito dell’esclusiva nello sviluppo del progresso tecnico Tutela dell’inventore e tutela dei terzi DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 43. Il caso POSIMAT /2 Trib. Parma, 18-12-2002. Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in contraffazione siano o meno frutto di autonoma attività inventiva e perciò «non evidenti», è necessario svolgere tale indagine con riferimento alla data del deposito del brevetto e non della pretesa contraffazione, dal momento che l’adozione di un diverso criterio modificherebbe i confini della tutela brevettale a suo tempo richiesta ed accordata, ampliando il contenuto del diritto di esclusiva. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 44. Il caso ACCUMALUX L’invenzione rivendicata camera intermedia, che funge da collettore dell'elettrolito apertura di passaggio in una Revendication parete della camera intermedia 1. Couvercle pour batterie comprenant : un collecteur de gaz (12) incorporé dans le couvercle (10) pour communi quer avec l'intérieur d'au moins une cellule d'un bac de batterie et s'étendant jusqu'à une des parois latérales (18) du couvercle (10) ; orientata in direzione opposta une cavité (22) dans la paroi latérale (18), décalée latéralement par rapport au collecteur de gaz (12) ; rispetto alla cavità un canal latéral (24), dans la paroi latérale (18), reliant le collecteur de gaz (12) à la cavité (22) ; une plaque (26) recouvrant la cavité (22), la plaque (26) étant pourvue d'un évent (28) ; et L’invenzione une pastille frittée (30) logée dans la cavité (22) et disposée de manière à ce que tous les gaz passent à travers la pastille frittée (30) puis l'évent (28) vers le milieu extérieur; caractérisé par 4K une chambre intermédiaire (32) située dans le canal latéral (24) et dans laquelle débouche le collecteur de gaz (12), le fond de la chambre intermé diaire (32) servant de collecteur d'électrolyte ; et un orifice de passage (34) dans une paroi (36) de la chambre intermédiaire camera intermedia (32) pour le passage des gaz dans le canal latéral (24), cet orifice de pas sage (34) n'étant pas orienté vers la cavité (22). DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 45. Il caso ACCUMALUX /2 La contraffazione (2003) La modifica (2005) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 46. La contraffazione indiretta Contributory infringement: realizzazione di mezzi univocamente destinati ad attuare l’invenzione Natura e funzione dell’istituto contraffazione diffusa contraffazione dell’utente finale tattiche elusive Univocità della destinazione Univocità e stato soggettivo DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 47. La domanda di contraffazione Art. 53 CPI – Effetti della brevettazione 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico. Art. 132 CPI – Anticipazione della tutela 1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 48. Onere della prova Art. 121 CPI - Ripartizione dell'onere della prova 1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. (...) 2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta' industriale. 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. 4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. (...) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 49. Competenza Contraffazione e forum shopping Art. 120.6 CPI Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria della sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. Necessità di convenire il rivenditore Prodotti commercializzati tramite la rete Internet La giurisprudenza della Corte di Giustizia DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 50. Sanzioni Art. 124 CPI inibitoria (con penale) (art. 124 CPI) distruzione assegnazione in proprietà sequestro temporaneo Art. 124.6 CPI Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Art. 126 CPI pubblicazione DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 51. Il risarcimento del danno Criteri di calcolo Lucro cessante (mancato guadagno) Utile del contraffattore Royalty media Art. 125 CPI - Risarcimento del danno (vecchio testo) 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 52. Il risarcimento del danno /2 L’attuazione della direttiva “enforcement” (2006) Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 53. Il risarcimento del danno /3 I (nuovi?) criteri Lucro cessante + danno emergente Profitti del contraffattore Royalty media La retroversione degli utili Conseguenze pratiche La nuova giurisprudenza del Tribunale di Milano DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 54. La tutela cautelare L’importanza della tutela cautelare I provvedimenti cautelari nel Codice della Proprietà Industriale Descrizione Sequestro Inibitoria (con penale) Pubblicazione L’art. 700 c.p.c. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 55. Riferimenti normativi Il Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) Art. 51 - Requisiti della descrizione Art. 52 - Natura e funzione delle rivendicazioni Art. 160 - Contenuto della domanda Art. 161 - Unicità dell’invenzione DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 56. Riferimenti normativi /2 La Convenzione sul Brevetto Europeo Art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo Art. 78 CBE - Contenuto minimo della domanda Art. 83 CBE - Requisiti della descrizione Art. 84 CBE - Requisiti delle rivendicazioni Il Regolamento CBE Regola 42 - La descrizione Regola 43 - Le rivendicazioni DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 57. Riferimenti web http://www.epo.org http://www.uibm.gov.it http://www.wipo.int Brevetti Brevetti PCT e Europei Italiani Convenzioni DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 58. Milano, 23 marzo 2009 Grazie Avv. Gualtiero Dragotti DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Editor's Notes