La prima parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri brevetti, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)

1. LA CONTRAFFAZIONE DEI
BREVETTI: IDENTIFICAZIONE DEL
FENOMENO E STRATEGIE DI
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PROTEZIONE
Avv. Michele Elio De Tullio
Progetto
“Anti-Counterfeiting Tool-Kit”
Bari, 4 giugno 2013

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INDICE
COSA SI INTENDE PER “BREVETTO”?
 IL BREVETTO PER INVENZIONE
 IL BREVETTO PER MODELLO D’UTILITÀ
COME AVVIENE LA CONTRAFFAZIONE IN
AMBITO BREVETTUALE?
COME PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE
DI UN BREVETTO?

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COSA SI INTENDE PER
“BREVETTO”?

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5. Che cos’è il brevetto per invenzione?
 Un brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato,
in forza del quale viene conferito un monopolio
temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione
nuova suscettibile di applicazione industriale che implica
un’attività inventiva (art. 45 c.p.i).
 Un'invenzione è la soluzione di un problema tecnico.
 Può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo
procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un
procedimento già esistente.
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6. Quali sono i requisiti di brevettabilità?
 Novità – l'invenzione non deve essere già accessibile al
pubblico (es. perché già esposta in una fiera da un terzo);
 Attività Inventiva – l'invenzione non deve poter essere
realizzabile da un qualsiasi tecnico del ramo;
 Industrialità – l'invenzione deve poter essere utile e deve
essere in grado di generare effetti pratici e concreti.
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8. Cosa sono i modelli di utilità?
 I modelli di utilità, ai sensi dell’art. 82 c.p.i., sono nuovi
modelli (che possono consistere in particolari
conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni
di parti) atti a conferire una particolare efficacia o
comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti
di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere.
 Un tipico modello di utilità può essere una nuova
impugnatura (ad es. ergonomica) per un oggetto già
esistente (ad es. un attrezzo di lavoro).
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9. Modelli di utilità, design e invenzioni: differenze
 Il modello di utilità è la nuova forma di un prodotto
attraverso la quale si migliora l’efficacia, la comodità di
applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre
l’invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un
nuovo oggetto o procedimento.
 il termine design si riferisce unicamente agli aspetti
estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali
(la sopradescritta nuova impugnatura) rientrano
nell’ambito di protezione dei modelli di utilità.
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COME AVVIENE LA
CONTRAFFAZIONE IN
AMBITO
BREVETTUALE?

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La contraffazione in generale
È un fenomeno che si presenta come un insieme
complesso di violazioni di leggi/norme/ regolamenti/vincoli
contrattuali che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di
sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere.

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La contraffazione nei brevetti
 La novità dell’invenzione richiede che essa, per una
persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo
evidente dallo stato della tecnica.
 La novità non è esclusa dal solo fatto che due brevetti
permettano di realizzare uno stesso obiettivo industriale,
conseguibile mediante differenti soluzioni tecniche.
 l’accertamento della contraffazione si basa su un giudizio
di valore, fondato sulla specifica persuasività della
motivazione la quale, deve dare conto della esaustiva
valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie,
anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti.
(Cass. civile, sez. I, sentenza 09.09.2005 n° 17993)

13. La contraffazione nei brevetti
 La contraffazione di un brevetto può essere:
a) Letterale: l’ipotesi più frequente, ricorre ogni volta in cui un
terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche
rivendicate nel brevetto.
b) Per equivalenti: si verifica quando un terzo realizzi una
soluzione molto simile a quella del brevetto ma non del
tutto identica, vale a dire se l’oggetto sospettato di
contraffazione risolve il medesimo problema tecnico
oggetto dell’invenzione e i mezzi modificati costituiscono,
per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a
quelli rivendicati.
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La contraffazione nei brevetti
 La giurisprudenza 1/2:
“È riscontrabile la contraffazione per equivalenti quando
vengono attuati gli elementi essenziali originali e
caratteristici dell’idea di soluzione che permettono di
raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di
modifiche, mentre essa deve essere esclusa quando la
soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un
meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali
ma con mezzi strutturali diversi” (Tribunale di Milano ,
sentenza 15 settembre 1994 in GADI 3253)

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La contraffazione nei brevetti
 La giurisprudenza 2/2:
“Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi
equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione,
occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato
finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta
non banale, nè ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale
quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad
affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo
ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione
protetta.
Peraltro, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva
la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del
trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere
l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore.” (Cass. civ.
12 giugno 2012 n. 9548.)

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La contraffazione nei brevetti
c) Contraffazione c.d. “evolutiva”: quando un brevetto
costituisce un perfezionamento di uno anteriore.
 L’equivalenza è stata riscontrata tra una macchina
brevettata per formazione di balle cilindriche a costipazione
differenziata (più morbide al centro per facilitare l’areazione
e la migliore essicazione) attuata con due funzioni
(pressatura e trasporto), ed una identica pressa agricola
ottenente lo stesso risultato con una differenza
perfezionativa (cioè con una sola funzione), prospettandosi
così una ipotesi di invenzione dipendente la cui
attuazione richiedeva il consenso del titolare
dell’invenzione principale. (Tribunale di Milano,sentenza
18 maggio 1989 in GADI 2421)

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COME PREVENIRE
LA CONTRAFFAZIONE DI
UN BREVETTO?

18. Come proteggere le invenzioni?
 Depositando una domanda di brevetto nazionale presso
l'UIBM;
 Depositando una domanda di brevetto Europeo presso
l'EPO (che avrà efficacia nei paesi prescelti dall'inventore
fra quelli aderenti alla Convenzione di Monaco)
 Depositando una domanda di brevetto PCT presso l'UIBM
o presso il corrispondente ufficio PCT di WIPO che avrà
efficacia in tutti i paesi aderenti al Trattato PCT
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19. I vantaggi del proteggere un’invenzione
 Se l’invenzione è un prodotto: l’impresa potrà impedire
ai terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio,
venderlo o importarlo
 Se l’invenzione è un procedimento: l’impresa potrà
impedire ai terzi di applicare il procedimento o di
produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o
importare il prodotto direttamente ottenuto con tale
procedimento
 Invenzione di uso: nel settore farmacologico, attività
farmacologica inaspettata di un composto o di una
composizione oppure minori effetti collaterali rispetto a
prodotti noti
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20. La protezione dei modelli di utilità:
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modalità, diritti e durata
 I modelli di utilità possono essere protetti depositando una
domanda di brevetto;
 La domanda conferisce al titolare il diritto di impedire a
terzi di utilizzare il modello;
 La durata (non rinnovabile) dei diritti concessi è pari a 10
anni

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