1. L’export agro-alimentare verso Stati Uniti e Canada
(New York, 28 Giugno 2009)
Normativa e certificazioni per l’agroindustria, la tutela della proprietà industriale
RELAZIONE: “La protezione giuridica delle IG negli USA: il fenomeno
dell’Italian Sounding
Viterbo, 16 maggio 2012
a cura di Donatella Iaricci

2. LA SCELTA DEI PAESI
LA RETE DEI DESK HA OPERATO NEI PAESI IN CUI :
1. I PRODOTTI ITALIANI SONO OGGETTO DI
CONTRAFFAZIONE
2. GLI IMPIANTI NORMATIVI IN MATERIA DI P.I. SONO
DIVERSI DA QUELLO ITALIANO E DIVENTANO
CAUSA DI CONTENZIOSO
3. I COSTI LEGALI PER ATTIVARE LE FORME DI
DIFESA SONO ELEVATI e creano
UN GRAVE DANNO ECONOMICO ALLE IMPRESE
ITALIANE , ALLE RETI DI INTERMEDIAZIONE
COMMERCIALE E AI CONSUMATORI

3. PROBLEMATICHE ITALIA – USA IN MATERIA DI P.I.
ITALIA USA
Italian Sounding Watch-List
Special 301

4. ESEMPI DI ITALIAN SOUNDING

5. LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ITALIANE
Nell’Unione Europea sono state registrate o sono
all’esame più di 3000 indicazioni geografiche di
vini, bevande alcoliche e prodotti agricoli e
alimentari.
L’Italia incide con piu’ del 20 % sul numero totale
di IG in EUROPA.
Le IG di prodotti italiani registrate ad oggi:
VINI: DOC 329 - DOCG 70 - IGT 118
DOP: 151
IGP : 90 (fonte: MIPAAF al 15.3.2012)

6. LE 21 DOP/IGP DEL LAZIO
ABBACCHIO ROMANO- IGP - office action
CANINO – DOP – Certification mark dal 28.6.2011 – Titolare: MIPAAF
CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO – IGP – Certification mark dal 12.7.2011 – Titolare: MIPAAF
CASTAGNA DI VALLERANO – DOP – Certification mark dal 19.7.2011 – Titolare: MIPAAF
COLLINE PONTINE – DOP
FAGIOLO CANNELLINO DI ATINA - DOP
KIWI LATINA – IGP – Certification mark dal 5.6.2011 – Titolare: MIPAAF
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA – DOP – Trademark e domanda di Collective mark in corso
NOCCIOLA ROMANA – DOP – Certification Mark dal 21.7.2011 – Titolare: MIPAAF
PANE CASARECCIO DI GENZANO – IGP – Certification mark dal 28.6.2011 – Titolare: MIPAAF
PECORINO ROMANO – DOP – Certification mark dal 14.1.1997 – Titolare: Consorzio per la tutela
PEPERONE DI PONTECORVO - DOP
PORCHETTA DI ARICCIA – IGP – trademark dal 17.10.2006 – Titolare: Ariccia Partmers LLC ALABAMA
PROSCIUTTO AMATRICIANO – IGP
RICOTTA DI BUFALA CAMPANA - DOP
RICOTTA ROMANA – DOP – Certification mark dal 20.9.2011 – Titolare: MIPAAF
SABINA – DOP – Certification Mark dal 12.7.2011 – Titolare: MIPAAF
SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA - DOP
SEDANO BIANCO DI SPERLONGA – IGP
TUSCIA – DOP – Certification mark dal 16.8.2011 – Titolare: MIPAAF
VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE - IGP
(fonte: MIPAAF al 15.3.2012)

7. INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MADE IN ITALY
e IL CONCETTO DI ORIGINE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE MADE in
RIGUARDANO I PRODOTTI DEL RIENTRA NELL’AMBITO DELLA
COMPARTO AGRO-ALIMENTARE LEGISLAZIONE DOGANALE
ED ESPRIMONO UN RAPPORTO CHE E’ COMPETENZA
STRETTO CON ILTERRITORIO MA ESCLUSIVA DELL’UNIONE
RIENTRANO NELL’AMBITO EUROPEA.
GIURIDICO DELLA PROPRIETA’ SECONDO IL PRINCIPIO DI
INTELLETTUALE E DEL DIRITTO ATTRIBUZIONE SOLTANTO
DERIVATO L’UNIONE EUROPEA PUO’
LEGIFERARE NELLE MATERIA
DI SUA COMPETENZA.

8. TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG
ITALIA NORMATIVA USA
• Reg. CE n. 2081/92 II) LANHAM ACT
Istituzione della protezione delle IG
 DOP e IGP IG sono considerate una
sottocategoria dei marchi.
II) Reg. CE n. 510/2006
estensione della tutela ai Paesi terzi
- Trademark
- Collective Mark
III) DL 30/2005 e succ.
Introduzione del nuovo Codice di P.I. con il
riconoscimento di titolo di P.I. alle IG
 Certification mark
IV Reg. UE n. 628/2008
obbligatorietà loghi DOP/IGP su confezioni
prodotti
Procedura di registrazione
Procedura di registrazione
MIPAAF e successivamente alla
Commissione UE USPTO (US Patent and Trademark Office)

9. TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG
ITALIA OGGETTO DELLA TUTELA USA
DOP CERTIFICATION MARK
La normativa USA prevede che nomi e segni
Legame oggettivo ed esclusivo tra le geografici, che di per sé sono mere
caratteristiche del prodotto e la sua origine descrizioni geografiche, e pertanto non
geografica. suscettibili di essere catalogate come
Le fasi del processo del processo produttivo marchi individuali o collettivi, a meno che
devono avere luogo nell'area geografica non siano accompagnati da un tratto
delimitata. distintivo acquisito negli Stati Uniti,
possono essere registrati come certification
mark.
IGP
Legame con l'area geografica non e’
"essenziale o esclusivo": e’ sufficiente che Scopo del certification mark è di informare il
le caratteristiche o la reputazione del compratore che i beni o i servizi dell’utente
prodotto siano "attribuibili" all'origine autorizzato del marchio rispondono a certe
geografica e che almeno una fase della caratteristiche o garantiscono determinati
produzione abbia luogo nell'area delimitata. standard o caratteristiche.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

10. TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG
ITALIA LE DIFFERENZE SOSTANZIALI USA
• PRINCIPIO “FIRST TO USE”
1. PRINCIPIO “FIRST TO FILE” derivante dal Common Law
2. NO all’UTILIZZO di espressioni 2. SI’ all’UTILIZZO di espressioni
come: “genere”, “tipo”, “alla come “blend”, “type” or
maniera” e alle evocazioni o “style”
traduzioni in altra lingua della IG
3. NO alla registrazione di un
3. NO alla registrazione di un “nome generico”
“nome generico” (Le denominazioni protette nella UE possono
(Le denominazioni protette non possono diventare essere considerate generiche)
generiche)
BINOMIO PERCEZIONE DEL TRATTO
DISTINTIVO DEL TERMINE DA
PRODOTTO/TERRITORIO PARTE DEL CONSUMATORE

11. TABELLA COMPARATIVA SISTEMA IG
ITALIA LE DIFFERENZE SOSTANZIALI USA
Certification Mark
Reg. (CE) del Consiglio 510/2006
• L’utilizzo in “buona fede” del marchio
• Il titolare del certification mark non fa
Art. 2 - definizione DOP/IGP uso dello stesso.
• Il marchio non serve ad individuare la
fonte commerciale o a distinguere beni e
Art. 3 - genericità servizi di un soggetto da quelli di un
altro.
• Chiunque rientri negli standard di
Art. 4 – elementi disciplinare certificazione può usare il CM
• L’affissione del CM non è determinata
dal produttore dei beni o servizi ma
Art. 13 – protezione indica che gli standard sono stati
rispettati.

12. GLI ACCORDI INTERNAZIONALI: TRIPs
La posizione degli USA in materia di applicazione degli accordi TRIPs recepisce in modo
totale il principio del first in time, first in right che, basandosi su un criterio temporale, non
consente la registrazione di un’indicazione geografica negli USA laddove questa sia
contenuta in un marchio già registrato negli USA.
La normativa statunitense recepisce in pieno gli accordi TRIPS relativamente alle indicazioni
geografiche che prevede una protezione rafforzata soltanto per i vini.
Art. 22 prevede un livello di protezione ordinaria per le indicazioni geografiche unicamente
contro un uso scorretto
Art. 23 prevede un protezione aggiuntiva rafforzata per i vini e gli alcolici (no all’utilizzo di
espressioni come: expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like.
Art. 24 prevede dei negoziati futuri mirati a migliorare la protezione delle indicazioni
geografiche e una serie di eccezioni agli obblighi previsti agli articoli 22 e 23.

13. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DIRETTA NEGLI USA
Organismo USA Abilitato Procedura di registrazione
a) Dati del richiedente
b) Nome, indirizzo a cui inviare la corrispondenza
c) Descrizione dei prodotti/servizi
USPTO a cui associare il marchio;
d) Disegno del marchio + 3 esemplari del marchio
identici
e) Indicazione classi
e) Ricevuta pagamento fees;
f) elementi necessari per dimostrare il “current use”
g) La firma
h) La procura
Ottenimento del titolo dopo ca. 18 mesi
Costo medio circa 2.000 $Us
Durata 10 anni, rinnovabile ogni 10 anni

14. ASPETTI CHE OSTACOLANO l’OTTENIMENTO DI
UN CERTIFICATION MARK
QUINDI, PUO’ ACCADERE CHE LO USPTO RIGETTI LA DOMANDA DI
CERTIFICATION MAK DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA GIA’
RICONOSCIUTA IN UNIONE EUROPEA?
SI’, RICONDUNCENDO IL TUTTO A
FIRST TO USE
PERCEZIONE DEL CONSUMATORE
NOME GENERICO
DA CUI DERIVA
OFFICE ACTION

15. SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 1
A LIVELLO GIURIDICO INTERNAZIONALE
 ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE AI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
COME PER I VINI IN AMBITO TRIPS.
UNA POSIZIONE FORTE DELL’UNIONE EUROPEA NEI CONTESTI
INTERNAZIONALI PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE NEI
MERCATI TERZI DELLE IG.
SOSTENERE IL RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDI BILATERALI FRA UE E
PAESI TERZI CON INSERIMENTO DELLA TEMATICA DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE, INCLUSA UNA SHORT LIST DI PRODOTTI
A CUI SIA RICONOSCIUTA UN LIVELLO DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

16. SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 2
A LIVELLO LEGALE
ATTIVARE AZIONI LEGALI RIVENDICANDO DIRITTI SULLA BASE
DELLE NORME STATUNITENSI ED INTERNAZIONALI RICONOSCIUTE
NEL PAESE
ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA SEMPLICE LETTERA DI DIFFIDA
SCRITTA IN ITALIANO CHE RIVENDICHI DIRITTI RICONOSCIUTI
SOLTANTO IN ITALIA NON HA ALCUN VALORE LEGALE IN UN PAESE
TERZO
UTILIZZARE LO STRUMENTO DELLA LETTERA DI “CEASE AND
DESIST” IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DPI
INSERIRE CLAUSOLE RELATIVE ALLA TUTELA DEL MARCHIO NEGLI
ACCORDI DI DISTRIBUZIONE

17. SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 3
A LIVELLO PROMOZIONALE
 AZIONI INFORMATIVE VERSO GLI IMPORTATORI NEI PAESI TERZI: SONO IL
PRIMO ANELLO DELLA RETE DI INTERMEDIAZIONE TRA I PRODOTTI MADE IN
ITALY E I CONSUMATORI;
 MATERIALE PROMOZIONALE SUL PRODOTTO CON DESCRIZIONE DELLE
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI, DEL PROCESSO PRODUTTIVO, DEI LOGHI,
ECC.
 AZIONI EDUCATIVE RIVOLTE AI CONSUMERS SULLA RICONOSCIBILITA’ DEI
PRODOTTI DOP/IGP ATTRAVERSO I LOGHI
 PUBBLICITA’ COMPARATIVA , LADDOVE AMMESSA
 PUBBLICITA’ A MEZZO TELEVISIONE (CANALI DEDICATI AL FOOD) O
ATTRAVERSO SOCIAL NETWORK

18. SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI 4
A LIVELLO AZIENDALE
NON DIMENTICARE DI INSERIRE NELLA CHECK-LIST DELLE COSE DA
ESEGUIRE LA TUTELA GIURIDICA DEL PROPRIO PRODOTTO NEI
PAESI STRANIERI
UTILIZZARE ESPERTI PER LA REDAZIONE DI DOMANDE DI
REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
PROTEGGERE IL PROPRIO MARCHIO ANCHE PRESSO LE DOGANE
DEI PAESI DI RIFERIMENTO SE PREVISTA QUESTA FORMA DI TUTELA

19. SOLUZIONI AUSPICABILI/SUGGERIMENTI
RICORDARE
CHE L’INVESTIMENTO FINANZIARIO PER OTTENERE UN TITOLO
DI P.I. NON E’ MAI INUTILE MA CONCORRE A CREARE UNA
VOCE ATTIVA DEL PATRIMONIO DI UNA AZIENDA .
I BENI IMMATERIALI SONO UN VALORE.

20. LA NUOVA SIMBOLOGIA DELLE IG (Reg. 628/08)
DOP IGP
Denominazione di Origine Protetta Indicazione Geografica Protetta