Quali sono le strategie che un imprenditore deve implementare per tutelare l'innovazione? Una tutela brevettuale può aumentare il vantaggio competitivo di un'azienda nei confronti dei propri concorrenti.

1. Strategie
brevettuali per
le startup
MASSIMO BARBIERI © 2021

2. Strategie
Brevettare, mantenere il segreto
industriale o pubblicare?
Se decido di
brevettare
Cosa?
Quando?
Dove?

3. Il segreto
industriale
(1)
Art. 98 (CPI) – segreti commerciali (le informazioni
aziendali, le esperienze aziendali e tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali, dati relativi a prove la cui
elaborazione comporti un considerevole impegno, così
come i dati per la richiesta di una AIC).
Queste informazioni devono:
- essere segrete (non note o accessibili);
- avere valore economico, in quanto segrete;
- essere sottoposte a misure adeguate a mantenerle
segrete.

4. Il segreto
industriale
(2)
Art. 99 (CPI) – il detentore dei segreti commerciali di
cui all’art. 98 ha diritto di vietare di acquisire, rivelare a
terzi od utilizzare in modo abusivo tali segreti, salvo il
caso in cui essi siano stati acquisiti in modo
indipendente
◦ Il dipendente rivela a un altro soggetto un segreto commerciale
(l’acquisizione, l’utilizzo e anche la successiva rivelazione
costituiscono un illecito)
◦ La produzione e la commercializzazione di merci realizzate
grazie all’uso dei segreti commerciali acquisiti in modo illecito è
altresì un illecito
◦ Prescrizione: 5 anni

5. Il segreto
industriale (3)
- non si vuole rivelare informazioni
- l’invenzione potenziale rientra nell’elenco di quelle non
brevettabili (art. 45 CPI, c. 2)
- mancanza di originalità
- si ritiene che il processo per l’ottenimento del brevetto sia
troppo costo in funzione dei guadagni che si prospettano
- difficile rilevare la contraffazione
- non ha una data di scadenza

6. Pubblicazione difensiva
- Pubblicazione su riviste o siti attendibili
◦ https://www.researchdisclosure.com/Step/FileUpload
◦ https://ip.com/products/prior-art-database/
- data certa
- deposito domanda di brevetto (soluzione più
costosa)

7. Strumenti informali di tutela
- Accordi di
riservatezza
(NDA)
- Patti di
non-
concorrenza
- Segreto
industriale

8. Perché brevettare
- azionarlo verso un concorrente
- pubblicazione difensiva
- generare ricavi da licensing
- aumentare la valutazione della startup
- dissuadere i concorrenti dall’instaurare azioni di contraffazione
- acquisizione o accordo di sviluppo congiunto
- finanziamento da parte di VC, business angel
Costi elevati e molto tempo per ottenere la
concessione
Costi elevati
Non è il core business della
startup

9. Cosa brevettare
Invenzioni che possono creare valore
Troppo
ampio
Troppo
specifico
Non è
brevettabile
Non ha
valore
(design
around)

10. Valutare
l’invenzione
ricerca di prior art
Novità
Attività inventiva
Esaminare i vantaggi
dell’invenzione
rispetto alla prior art

11. IDF
- accordo di cessione dei diritti
- descrizione dei elementi tecnici
- problema risolto dall’invenzione
- tecnica nota più vicina all’invenzione
- come è possibile aggirare la soluzione tecnica?
- quali sono le caratteristiche note ma necessarie?
- e quali sono uniche e necessarie?

12. Settore tecnico di riferimento
Presenza di
molti brevetti, di
cui la maggior
parte detenuti da
multinazionali
1
Ci sono
opportunità di
sviluppare
soluzioni
tecniche
alternative e
brevettabili
2
Pochi brevetti
nel settore
3
È importante analizzare il contesto brevettuale di riferimento, ovvero sapere quanti brevetti sono
stati depositati, da chi (PMI o multinazionali?), qual è il trend di deposito e verificare se ci sono
delle barriere all’ingresso a causa di portafogli brevettuali bloccanti.

13. Originalità
L’invenzione
deriva da una
semplice
combinazione
di tecniche
note
1
L’invenzione
non è alla
portata di un
tecnico medio
del settore
2
Invenzione
“disruptive”
3
Questo fattore serve a determinare la probabilità di concessione di una domanda di brevetto (si
valuta la prior art e se sussistono i requisiti di brevettabilità, ovvero novità, attività inventiva e
applicazione industriale)

14. Rilevabilità
L’invenzione
non è
rilevabile
dall’esterno
1
Rilevabile
attraverso
esperimenti e
richieste di
descrizione
2
Facilmente
rilevabile
osservando il
prodotto e/o
l’attività di
marketing dei
concorrenti
3
È facile rilevare un’eventuale contraffazione?

15. Finalità della privativa
Tutti gli
utilizzatori
sono clienti
1
Un utilizzatore
che non è un
diretto
concorrente
2
Uno o più
diretti
concorrenti
3
L’invenzione, così come rivendicata nel brevetto, riesce a bloccare la concorrenza?

16. Possibili alternative sul mercato
La migliore
alternativa sul
mercato ha le
stesse
prestazioni
1
La migliore
alternativa
non ha una o
più
caratteristiche
tecniche
2
La migliore
alternativa ha
delle
prestazioni di
gran lunga
inferiori
3
• Il brevetto tutela il miglior metodo per realizzare un prodotto di successo, che rende
impossibile l’imitazione da parte dei concorrenti? (che dovranno riprodurre una o più
caratteristiche tecniche per poter competere alla pari)
• Un ambito di tutela limitato è piuttosto inutile: chiunque potrà aggirare facilmente
l’invenzione

17. Valore del prodotto
Solo per
caratteristiche
tecniche
“desiderate”
1
Una
caratteristica
tecnica
importante
2
Caratteristica
tecnica
fondamentale
per lo sviluppo
del prodotto
3
Verificare quanto l’ambito di tutela dell’invenzione brevettata si adatti allo sviluppo del prodotto

18. Valutare l’invenzione (2)
(a) Originalità dell’invenzione 1 2 3
(b) Rilevabilità della contraffazione 1 2 3
(c) Finalità del brevetto 1 2 3
(d) Design around 1 2 3
(e) Valore del prodotto 1 2 3
Valore crescente
Brevetto non efficace
Brevetto utile
La valutazione complessiva non è di tipo quantitativo: non c’è un punteggio
con una soglia predefinita per stabilire se conviene brevettare oppure no, ma
si tratta di una valutazione di buon senso.

19. Quando depositare (US)
Idea
POC
Prototipo
Prodotto
divulgazione
Troppo tardi! (almeno fuori US)
In US: periodo di grazia (1 anno)
Troppo tardi anche in
US
Provisional Domanda PCT
Provisional
1 anno

20. Quando depositare (US)
In caso di pivot:
- rifare FTO
- rivalutare il valore dei brevetti in portafoglio
◦ abbandonare o vendere
◦ depositare continuation per seguire le modifiche al prodotto
◦ Always keep a continuation pending!
- ideare e tutelare nuove invenzioni
- File as soon as value is clear
- File early & often
- Re-assess value frequently
- Don’t wait for perfection!

21. Quando depositare (EU)
Idea
POC
Prototipo
Prodotto
divulgazione Domanda PCT
IT
1 anno

22. Quando
depositare?
- prima di qualsiasi
divulgazione, per
conservare i diritti in tutti gli
Stati che richiedono la novità
assoluta (es. Europa, Cina)
- entro un anno dalla
divulgazione dell’invenzione
per conservare i diritti in
Paesi che concedono un
»periodo di grazia» (es. USA,
Giappone, ecc.)

23. Dove
brevettare
(1)
Paese in cui l’azienda ha la sede (domanda di priorità)
Estensione PCT (nell’anno di priorità) per posticipare
l’ingresso nelle fasi nazionali
Fasi regionali (nei mercati più importanti)

24. Dove
brevettare
(2)
Non tutti i Paesi del mondo hanno aderito al sistema PCT, per cui
l’ingresso in alcuni Stati (per esempio Argentina, Taiwan) deve essere effettuato
nell’anno di priorità.
Esistono, poi, alternative regionali al PCT e precisamente:
EAPO (Organizzazione Eurasiatica dei Brevetti - http://www.eapo.org/en/)
ARIPO (Organizzazione Regionale Africana sulla proprietà intellettuale -
http://www.aripo.org/)
OAPI (Organizzazione Africana per la proprietà intellettuale -
http://www.oapi.int/)
EPO (Organizzazione Europea dei Brevetti - http://www.epo.org/)
Tutte queste organizzazioni hanno un ambito geografico di tutela più limitato,
per cui la procedura PCT è preferibile, a meno che non ci sia un interesse
specifico solo per alcuni Stati membri di uno dei summenzionati sistemi.

25. L’investitore
- Massimizzare l’investimento
- Minimizzare i rischi
◦ Legali, tecnologici, di mercato
◦ Il brevetto è concesso? È stato realizzato un prototipo? Il mercato di riferimento è affollato?
◦ Quanto facilmente potrà essere copiato il business? La startup sta violando diritti di terzi?
- Due diligence
◦ Titolarità dei diritti (è necessario documentarla), ricerca di validità (se il brevetto è stato concesso),
stadio di sviluppo dell’invenzione, analisi del mercato (ci sono barriere all’ingresso?)

26. Gestione dell’innovazione
Nuova soluzione
innovativa
Come la tutelo? Con
un brevetto o
mantengo il segreto
industriale.
Ricerca di prior art
Ricerca FTO
Commercializzazione
del prodotto.
Valutazione deposito
marchio

27. Competitive intelligence
Monitorare i
brevetti dei
concorrenti
Verificare se
sono possibili
nuovi sviluppi
Identificare
trend futuri
nella tecnologia

28. Altri diritti IP
- marchi
- modelli d’utilità
- disegni e modelli industriali

29. Gestione dei costi e del portafoglio
- sviluppare un ampio portafoglio è costoso e richiede tempo (e non fornisce ROI nel breve periodo)
- depositare brevetti scritti male non crea valore
- tutelare solo le invenzioni «core» e rivendicare ciò che può essere monitorato
In US è possibile:
- depositare domande provvisorie (semplice descrizione della tecnologia e di come funziona)
- utilizzare il programma «Track One» dell’USPTO (è possibile ottenere la concessione del brevetto
in meno di un anno)
Ci sono società (LOT Network, RPX e Unified Patents) che assistono le startup nel caso in cui siano
citate in giudizio dai cosiddetti «patent troll»

30. Gestione dei costi e del portafoglio
- tutelare solo i mercati principali
- revisionare il portafoglio brevettuale ogni anno
Costi per ottenere un brevetto concesso:
- Europa: 20/25 K€
- USA: 15/17 K$
- Cina: 12/15 K€