Patents and Innovation - Mip 2010

Milano, 22 marzo 2010

Avv. Gualtiero Dragotti

Innovazione e brevetti
Interpretazione del brevetto e rivendicazioni

Il fenomeno Cina

Dragotti- Studio Legale Associato

WIPO Report 2009

In 2007, the largest number of resident filings originated
from Japan, the United States of America, China and
the Republic of Korea. Between 2003 and 2007, resident
filings of Japan declined by 1.8% per year. In contrast,
resident filings of China and the Republic of Korea grew
by 28.1% and 9.3% respectively.
Non-resident filings in all countries above grew during
the 2003-2007 period. China had the most significant
increase in non-resident filings. However, it accounted
for a small fraction of total non-resident filings.


Globalizzazione ed innovazione

L’innovazione tecnologica come asset
concorrenziale
Innovazione tecnologica e concorrenza sul
mercato internazionale
La vocazione internazionale della proprietà
industriale ed intellettuale
La Convenzione di Unione di Parigi (1883)
Gli accordi GATT - TRIPs (1994)

La vocazione internazionale del brevetto

L’armonizzazione degli istituti IP
La concorrenza tra sistemi di protezione
Nuovi oggetti di tutela
Farmaci, software e business methods
Requisiti formali
Approccio nazionale, visione internazionale


Le frontiere del brevetto

Il principio di territorialità
Diritti esclusivi e mercati
L’orizzonte temporale
Mercati di produzione e mercati di
esportazione
Le vestigia del colonialismo
La base: il brevetto nazionale

I sistemi di protezione internazionale



Brevetto Estensioni
Priorità
nazionale nazionali



Brevetto Estensioni
Priorità
nazionale nazionali

Brevetto
Regionale



Brevetto Estensioni
Priorità
nazionale nazionali

Brevetto
Regionale

EPO



Brevetto Estensioni
Priorità
nazionale nazionali

Brevetto
Regionale

EPO USA JP



Brevetto Estensioni
Priorità
nazionale nazionali

Brevetto PCT
Regionale

EPO USA JP



Brevetto Estensioni
Priorità
nazionale nazionali

Brevetto PCT
Cina
Regionale

EPO USA JP


Riferimenti normativi

Brevetto nazionale Convenzione sul
R.D. 1127/1939 brevetto europeo
(abrogato) (1973)
D.Lgs. 30/2005 EPC 2000
(Codice della PCT
Proprietà Convenzione di
Industriale) Washington (1970)
Brevetto Europeo
Convenzione di
Strasburgo (1963)


Oltre il CPI

D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168
Sezioni specializzate
D.L. 10 gennaio 2006, n. 3
Attuazione Direttiva Biotecnologie
D. Lgs 16 marzo 2006 n. 140
Attuazione Direttiva Enforcement
DM 27 giugno 2008, in GU n. 153 del 2 luglio 2008
Ricerca di anteriorità
Legge 23 luglio 2009 n. 99
Priorità interna (e made in Italy)
DM 13 gennaio 2010 n. 33, in GU n. 56 del 9 marzo 2010
Regolamento CPI
Revisione CPI (in corso di approvazione)


Brevetto e progresso tecnico

Brevetto e segreto industriale
Il sinallagma brevettuale
Contributo (stabile) al progresso tecnico
Diritto di sfruttamento in regime di
esclusiva per un periodo limitato di
tempo
Monopolio brevettuale e concorrenza


Gli allegati alla domanda di brevetto

Funzione: catalogazione e ricerca
Il titolo deve corrispondere all’oggetto dell’invenzione ed esprimere
Titolo
brevemente ma con precisione i caratteri e lo scopo dell’invenzione (art.
51.2 e 160.1 lett. b) CPI.)

Riassunto Funzione: informazione tecnica (art. 160.4 CPI e art. 52 CPI)

Funzione: consentire ai terzi di attuare l’invenzione (art. 51 CPI).
Descrizione (e
L’invenzione deve essere descritta in modo sufﬁcientemente chiaro e
eventuali disegni)
completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla

Funzione: indicare speciﬁcamente ciò che si intende debba formare
Rivendicazioni
oggetto del brevetto (art. 60.4 CPI)


Scienza e volontà

La descrizione come dichiarazione di scienza
Le rivendicazioni come dichiarazione di
volontà
L’ambito dei diritti esclusivi
Il brevetto protegge solo ciò che è descritto e
rivendicato
AND logico
Insufﬁcienza di descrizione e nullità parziale

La descrizione

Art. 51 CPI - Alla domanda di concessione di
brevetto per invenzione industriale debbono unirsi
la descrizione e i disegni necessari alla sua
intelligenza.
L'invenzione deve essere descritta in modo
sufﬁcientemente chiaro e completo perche' ogni
persona esperta del ramo possa attuarla e deve
essere contraddistinta da un titolo corrispondente
al suo oggetto.
Art. 76.1 lettera c) CPI - Nullità (totale o parziale)

Il Regolamento CBE
Regola 42 - Contenuto della descrizione
(1) La descrizione deve:
a) precisare il ramo della tecnica al quale l’invenzione si riferisce;
b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa
essere considerato utile per l’intelligenza dell’invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca
europea e per l’esame della domanda di brevetto europeo; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui
risulta lo stato anteriore della tecnica;
c) esporre l’invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa
comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua
soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall’invenzione rispetto allo stato anteriore
della tecnica;
d) descrivere brevemente le ﬁgure contenute nei disegni, se ve ne sono;
e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell’invenzione per la quale la protezione è
richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura
dell’invenzione, in qual modo quest’ultima è atta ad avere un’applicazione industriale.
(2) La descrizione deve essere redatta nel modo e nell’ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a
motivo della natura dell’invenzione, un’altra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza
dell’invenzione o non sia più succinta.


La descrizione nel regolamento

L’art. 21.3
La descrizione di cui all’articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice
deve:
a)
speciﬁcare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;
b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza
dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione
della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti speciﬁci;
c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta
possano essere compresi;
d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo
esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla
natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito
industriale


Le Rivendicazioni

Art. 5 R.D. 244/1940 - La descrizione (...) deve iniziare con un
riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve
concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del
brevetto
Art. 8.3 Conv. Strasburgo (1963) - I limiti della protezione
conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle
rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono a
interpretare le rivendicazioni.
Art. 84 CBE - Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della
protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e
fondarsi sulla descrizione.


Le rivendicazioni nel CPI

L’art. 52 CPI
1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo
ﬁni di informazione tecnica e deve concludersi con una o
più rivendicazioni in cui sia indicato, speciﬁcamente, ciò
che si intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono
ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo
da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed
una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.


Le rivendicazioni nel Regolamento

L’art. 21.4
Le rivendicazioni di cui all’articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le
caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione.
Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione
ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:
a)
devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
b)
la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente
descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior
chiarezza;
c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora
facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero
corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale
riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.


Le rivendicazioni nel Regolamento CBE

Regola 43 - Forma e contenuto delle rivendicazioni
(1) Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche
tecniche dell’invenzione, l’oggetto della domanda per il quale la
protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono
contenere:
a)un preambolo contenente la designazione dell’oggetto dell’invenzione e
le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati
ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica;
b)una parte caratterizzante, preceduta dall’espressione «caratterizzato
in» oppure «caratterizzato da», che espone le caratteristiche tecniche per
le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la
protezione.
....


La formulazione delle rivendicazioni

Preambolo e parte caratterizzante
Tecnica Nota +<caratterizzato dal fatto
che>+ Caratteristiche innovative
Il rapporto inversamente proporzionale
tra numero di caratteristiche rivendicate e
ampiezza della protezione
Rivendicazioni dipendenti ed indipendenti
La struttura ad albero o a cerchi concentrici

Le rivendicazioni: schemi

1. Dispositivo dotato delle
caratteristiche A+B caratterizzato dal
fatto che sono presenti le
caratteristiche X+Y.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione
1, caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
1 o 2, caratterizzato dalla presenza
della caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle
caratteristiche X+Y
6. ...


fatto che sono presenti le A+B
4. ...
caratteristiche X+Y
6. ...


2. Dispositivo secondo la rivendicazione A+B+X+Y
4. ...
caratteristiche X+Y
6. ...


+Z
4. ...
caratteristiche X+Y
6. ...


3. Dispositivo secondo la rivendicazione Z1 A+B+X+Y
+Z
4. ...
caratteristiche X+Y
6. ...

Descrizione e rivendicazioni

Equa protezione al titolare
l’interpretazione del brevetto nel suo
complesso
il “nucleo inventivo”
Ricostruzione ex post
Ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
interpretazione letterale delle rivendicazioni
le rivendicazioni come “formule sacramentali”

L’art. 69 CBE

Art. 69 CBE - I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla
domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. Tuttavia la
descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni
Il Protocollo interpretativo
L’articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione
conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale
del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono
esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle
rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni
fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende
anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione
e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L’articolo 69 deve
invece essere inteso nel senso che deﬁnisce, tra questi estremi, una
posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare del
brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi.


La giurisprudenza

Atlas Copco (App. Milano, 18-01-2000)
La portata del brevetto è determinata unicamente
dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite la
descrizione e i disegni; non è dunque lecito
integrare, accorpare, riscrivere le rivendicazioni.
Lisec (App. Milano, 11-07-2000)
I limiti della protezione conferita dal brevetto
devono essere rigorosamente determinati dal tenore
letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di
integrazioni o aggiunte.

La giurisprudenza /2
Cat (App. Milano, 19-01-2001)
Ai fini della individuazione del nucleo tutelabile del brevetto, deve farsi
riferimento esclusivamente alla rivendicazione, che si pone quale vera e
propria manifestazione di volontà giuridica, con la quale il richiedente
identifica lo specifico ambito della protezione che si pretende; tale volontà
può essere enunciata, purché in termini di univocità circa la consapevole
intenzionalità della richiesta protezione, anche nella parte descrittiva del
testo della domanda, alla quale soltanto, peraltro, deve correlarsi la
definizione del possibile oggetto del brevetto.
Fedegari (App. Milano, 25-06-2002)
Ai fini della valutazione della validità di un brevetto, l’idea di soluzione può
desumersi non soltanto dalle rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai
disegni, non nel senso che questi possano consentire di ampliare l’oggetto del
brevetto, pervenendosi ad attribuire protezione anche a quanto non
rivendicato, bensì nel senso che descrizione e disegni valgano a consentire
una migliore interpretazione del contenuto delle rivendicazioni.


Invenzioni di formula generale

Le invenzioni chimiche e le classi di composti
I sostituenti variabili
Cass., sez. I, 16-11-1990, n. 11094 (Cimetidina).
In tema di brevetto per invenzione industriale, si veriﬁca nullità per difetto di
descrizione, quando essa non consenta ad un esperto del settore, dotato di tecnica
media, di attuare l’invenzione, senza ulteriori ricerche e sperimentazioni.... (nella
specie, trattavasi di una formula chimica generale di composti
farmacologicamente attivi, dalla quale poteva essere ricavato un farmaco anti-
ulcera solo in esito ad ulteriori attività di ricerca e di sperimentazione).
Nel caso in cui un brevetto per invenzione industriale comprenda una formula
chimica generale e più composti, la nullità per insufﬁciente descrizione in
relazione ad un composto non implica di per sé nullità dell’intero brevetto;
occorre accertare se, riguardo alla formula generale ed agli altri termini
composti, sussistano i requisiti per una valida brevettazione, procedendo, ove
l’indagine dia risultati positivi, alla dichiarazione di nullità parziale del brevetto.


Invenzioni di formula generale /2

App. Milano, 16-11-1993.
Un composto compreso nella formula generale rientra nel contenuto della domanda, ancorché
non espressamente esempliﬁcato (...)
L’invenzione (di formula generale) non concerne i singoli composti, bensì la struttura e gli
elementi comuni ad una serie omogenea di composti; nell’ambito delle invenzioni di prodotto
chimico è comune che il brevetto consista in una formula generale molto ampia, nella quale
possono essere ricompresi milioni di composti.
Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
Premesso che descrizione e rivendicazioni sono complementari al ﬁne di dare vita ad una
domanda di protezione brevettuale capace di raggiungere il suo obiettivo e che può ben avvenire
che si chieda con la rivendicazione la protezione di ciò che non è stato descritto oppure che si
descriva ciò che non è stato rivendicato, deve ritenersi, ai sensi dell’art. 26 del regolamento-
invenzioni, che sia possibile integrare l’originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi
dell’integrazione, ancorché non siano pervenuti a costituire l’oggetto della pretesa di tutela in
quanto non contestualmente presenti sia nella descrizione che nella rivendicazione, siano tuttavia
già presenti in almeno uno di tali elementi della domanda stessa (in applicazione di questo
principio la suprema corte ha approvato l’operato della corte d’appello di Genova che, avendo
accertato che la domanda di brevetto non era diretta a proteggere la cimetidina, ha respinto il
tentativo di pervenire al risultato della protezione di tale composto, attraverso il procedimento
dell’integrazione della descrizione).


L’intermedio

T. Torino. Torino, 24-09-1984.
È brevettabile il prodotto intermedio, base di fabbricazione del composto farmacologicamente attivo, quando il
composto chimico abbia una applicazione industriale per la produzione delle sostanze oggetto del brevetto.
Cass. , sez. I, 16-11-1990, n. 11094.
Con riguardo alle invenzioni chimiche, non è autonomamente brevettabile come prodotto il cosiddetto
intermedio, inteso come la sostanza che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma
che non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da quello connesso all'attuazione del
procedimento stesso.
App. Milano, 16-11-1993.
Ai fini della industrialità del trovato, è sufficiente che questo sia riproducibile con caratteri costanti e
tecnicamente realizzabile, prescindendosi da qualsiasi giudizio circa la convenienza economica della sua
attuazione, il grado più o meno elevato dei suoi effetti, la prevalenza dei suoi benefici rispetto a
controindicazioni o ad effetti collaterali indesiderati.
Non vi è ragione per escludere dalla brevettabilità un prodotto che svolga una funzione puramente strumentale
nell'ambito di un processo di produzione industriale: il brevetto protegge quindi anche i c.d. intermedi.
Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
L'intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi, non è
autonomamente brevettabile quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso all'attuazione del
procedimento medesimo.


L’unità dell’invenzione /1

Art. 161 c.p.i.
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'UIBM inviterà
l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale
domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per
le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno
effetto dalla data della domanda primitiva.

Art. 82 CBE
La domanda di brevetto europeo può concernere una sola
invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame
tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.



La giurisprudenza restrittiva della Corte di Cassazione
Cass., 16-11-1990, n. 11094:
Anche con riferimento alle invenzioni chimiche, il procedimento ed il
prodotto sono autonomamente brevettabili, sempre che ne ricorrano i
prescritti requisiti, senza che il brevetto dell’uno possa estendersi all’altro, e
restando altresì escluso che un unico brevetto possa conferire una duplice
privativa (...); peraltro, in ipotesi di erronea concessione di unica
brevettazione, la validità del brevetto deve essere limitata nel modo più
favorevole al titolare, e, quindi, deve essere riconosciuta con riguardo al
prodotto, in quanto idoneo ad inibire a terzi qualunque procedimento
preordinato alla realizzazione del prodotto stesso.
Poiché non è ammissibile la protezione di più invenzioni in un unico brevetto,
il brevetto del procedimento non si estende al prodotto, anche se nuovo, nel
senso di conferire al titolare una doppia esclusiva, cosicché il prodotto ed il
procedimento, quando conﬁgurino due invenzioni autonome, debbono essere
distintamente brevettati.



Il diverso approccio della Corte di Appello di Milano
A. Milano, 16-11-1993:
Vi è unità dell’invenzione nel caso di brevetto che rivendichi contemporaneamente prodotto
e processo.
Le ipotesi di nullità del brevetto sono tassativamente comminate dall’art. 59 l. inv. e la
previsione dell’art. 29 l. inv. (c.d. unità della invenzione) involge conseguenze di carattere
puramente amministrativo.
Il revirement della Corte di Cassazione
Cass., sez. I, 20-07-2000, n. 9529:
Pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, tuttavia,
nell’ipotesi di invenzione che si presenti come complesso di più elementi, anche scindibili
tra loro (e talvolta oggetto di più rivendicazioni), tutti però confluenti, nella prospettazione
del richiedente, verso l’obiettivo unitario di risolvere un problema industriale in modo
nuovo rispetto allo stato dell’arte, non è configurabile la nullità del brevetto, dovendo
ritenersi ammissibile l’unica «copertura» brevettuale anche a fronte della scindibilità di
specifiche idee, purché nel quadro di un’unica invenzione finale, nel senso sopra
evidenziato.


Unità e redazione delle rivendicazione

Regola 42.2 CBE
Without prejudice to Article 82, a European patent
application may contain more than one independent claim
in the same category (product, process, apparatus or use)
only if the subject-matter of the application involves one of
the following:
(a) a plurality of interrelated products,
(b) different uses of a product or apparatus,
(c) alternative solutions to a particular problem, where it is
inappropriate to cover these alternatives by a single claim.


La brevettazione del software

Art. 52 CBE e Art. 45 CPI
Divieto di brevettazione dei programmi per elaboratori. In
quanto tali.


La brevettazione del software /2

La giurisprudenza EPO
Effetto tecnico (ulteriore)
Le Guidelines (Part C, II, 4.1.5)
In the particular case of inventions in the computer field, program listings
in programming languages cannot be relied on as the sole disclosure of
the invention. The description, as in other technical fields, should be
written substantially in normal language, possibly accompanied by flow
diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be
understood by a person skilled in the art who is deemed not to be a
specialist in any specific programming language, but does have general
programming skills. Short excerpts from programs written in commonly
used programming languages can be accepted if they serve to illustrate
an embodiment of the invention.


Metodi commerciali


Metodi terapeutici e regimi di dosaggio

Art. 45.4 CPI (v. anche art. 53 lettera c EPC)
Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i
metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo
umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare
alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di
uno dei metodi nominati.
La Giurisprudenza EPO sulle cd. Swiss-type claims
Metodi diagnostici e regimi di dosaggio
La decisione G-02/08 del 19 febbraio 2010


EPC 1973 EPC 2000

Art. 52 - Patentable inventions Art. 53 - Exceptions to patentability
.... European patents shall not be granted in respect
(4) Methods for treatment of the human or animal of:
body by surgery or therapy and diagnostic (a) ....
methods practised on the human or animal body (c) methods for treatment of the human or animal
shall not be regarded as inventions which are body by surgery or therapy and diagnostic
susceptible of industrial application within the methods practised on the human or animal body;
meaning of paragraph 1. This provision shall not this provision shall not apply to products, in
apply to products, in particular substances or particular substances or compositions, for use in
compositions, for use in any of these methods. any of these methods.

Art. 54 - Novelty Art. 54 - Novelty
... ...
(5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the
exclude the patentability of any substance or patentability of any substance or composition,
composition, comprised in the state of the art, for comprised in the state of the art, for use in a
use in a method referred to in Article 52, method referred to in Article 53(c), provided that
paragraph 4, provided that its use for any method its use for any such method is not comprised in
referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.
the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the
patentability of any substance or composition
referred to in paragraph 4 for any speciﬁc use in
a method referred to in Article 53(c), provided
that such use is not comprised in the state of the
art.

La contraffazione

Contraffazione letterale
Contraffazione parziale
Contraffazione peggiorativa
Contraffazione evolutiva (invenzione
dipendente?)
Contraffazione per equivalenti
Contraffazione indiretta (contributory
infringement)

Contraffazione per equivalenti

Il criterio del “nucleo inventivo”
Il criterio FWR
Stessa funzione (function)
Stesso modo (way)
Stesso risultato (result)
Il criterio tedesco
Equivalenza = ovvietà della soluzione
alternativa

Il Protocollo EPC

Article 2 - Equivalents
For the purpose of determining the extent of
protection conferred by a European patent, due
account shall be taken of any element which is
equivalent to an element speciﬁed in the claims.

(Protocollo interpretativo dell’art. 69 EPC,
così come integrato dopo EPC 2000)

Il caso LISEC


Il caso LISEC

supporto


Il caso LISEC

supporto
utensile multiplo


Il caso LISEC

supporto
utensile multiplo
punta di trapano
per la creazione
di un foro
esterno


Il caso LISEC

supporto
utensile multiplo
punta di trapano
per la creazione
di un foro
esterno
ugello di
riempimento


Il caso LISEC

supporto
utensile multiplo
punta di trapano
per la creazione
di un foro
esterno
ugello di
riempimento
punta saldatrice


La soluzione della Cassazione

Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257).
Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione
possa considerarsi equivalente a quella brevettata, occorre
chiedersi se essa, nel permettere di raggiungere il
medesimo risultato ﬁnale, presenti carattere d’originalità,
offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della
precedente: e tale è quella che ecceda le competenze del
tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo
problema; in questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che
la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione
protetta.
Equivalenza e problema tecnico


Il caso POSIMAT

Le macchine raddrizzatrici
Asse inclinato ed asse
verticale
Il momento della
valutazione della ovvietà
della soluzione alternativa
L’ambito dell’esclusiva
nello sviluppo del
progresso tecnico
Tutela dell’inventore e
tutela dei terzi


Il caso POSIMAT /2

Trib. Parma, 18-12-2002.
Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie
del trovato in contraffazione siano o meno frutto di
autonoma attività inventiva e perciò «non evidenti»,
è necessario svolgere tale indagine con riferimento
alla data del deposito del brevetto e non della
pretesa contraffazione, dal momento che l’adozione
di un diverso criterio modiﬁcherebbe i conﬁni della
tutela brevettale a suo tempo richiesta ed accordata,
ampliando il contenuto del diritto di esclusiva.


Il caso ACCUMALUX


Il caso ACCUMALUX /2
Revendication
1. Couvercle pour batterie comprenant :
un collecteur de gaz (12) incorporé dans le couvercle (10) pour communiquer avec l'intérieur
d'au moins une cellule d'un bac de batterie et s'étendant jusqu'à une des parois latérales (18) du
couvercle (10) ;
une cavité (22) dans la paroi latérale (18), décalée latéralement par rapport au collecteur de gaz
(12) ;
un canal latéral (24), dans la paroi latérale (18), reliant le collecteur de gaz (12) à la cavité
(22) ;
une plaque (26) recouvrant la cavité (22), la plaque (26) étant pourvue d'un évent (28) ; et
une pastille frittée (30) logée dans la cavité (22) et disposée de manière à ce que tous les gaz
passent à travers la pastille frittée (30) puis l'évent (28) vers le milieu extérieur;
caractérisé par
une chambre intermédiaire (32) située dans le canal latéral (24) et dans laquelle débouche le
collecteur de gaz (12), le fond de la chambre intermédiaire (32) servant de collecteur
d'électrolyte ; et
un oriﬁce de passage (34) dans une paroi (36) de la chambre intermédiaire (32) pour le passage
des gaz dans le canal latéral (24), cet oriﬁce de pas sage (34) n'étant pas orienté vers la cavité
(22).



L’invenzione rivendicata
camera intermedia, che funge da collettore
dell’elettrolita
apertura di passaggio in una parete della camera
intermedia
orientata in direzione opposta rispetto alla cavità
L’invenzione
4K
camera intermedia


La contraffazione
(2003)

La modiﬁca (2005)


La contraffazione indiretta

Contributory infringement:
realizzazione di mezzi univocamente destinati ad
attuare l’invenzione
Natura e funzione dell’istituto
contraffazione diffusa
contraffazione dell’utente ﬁnale
tattiche elusive
Univocità della destinazione
Univocità e stato soggettivo

La domanda di contraffazione

Art. 53 CPI – Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la
domanda con la descrizione e gli eventuali disegni e' resa
accessibile al pubblico.
Art. 132 CPI – Anticipazione della tutela
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono
essere concessi anche in corso di brevettazione o di
registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al
pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda
sia stata notiﬁcata.


Onere della prova

Art. 121 CPI - Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale
incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67
l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. (...)
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie
domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne
disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo'
ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione
dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi
che costituiscono violazione dei diritti di proprieta' industriale.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee
a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di
rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. (...)


Competenza

Contraffazione e forum shopping
Art. 120.6 CPI
Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del
diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi
all'autorità giudiziaria della sezione specializzata nella
cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
Necessità di convenire il rivenditore
Prodotti commercializzati tramite la rete Internet
La giurisprudenza della Corte di Giustizia


Sanzioni

Art. 124 CPI
inibitoria (con penale) (art. 124 CPI)
distruzione
assegnazione in proprietà
sequestro temporaneo
Art. 124.6 CPI
Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale
non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne
interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o
domestico.
Art. 126 CPI
pubblicazione


Il risarcimento del danno

Criteri di calcolo
Lucro cessante (mancato guadagno)
Utile del contraffattore
Royalty media
Art. 125 CPI - Risarcimento del danno (vecchio testo)
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro
cessante e' valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in
violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe
dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad
istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli
atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.


Il risarcimento del danno /2
L’attuazione della direttiva “enforcement” (2006)
Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei proﬁtti dell’autore della
violazione
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli
articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti,
quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare
del diritto leso, i beneﬁci realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati,
elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del
diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una
somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non
inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili
realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante
o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.


Il risarcimento del danno /3

I (nuovi?) criteri
Lucro cessante + danno emergente
Proﬁtti del contraffattore
Royalty media
La retroversione degli utili
Conseguenze pratiche
La nuova giurisprudenza del Tribunale di
Milano

La tutela cautelare

L’importanza della tutela cautelare
I provvedimenti cautelari nel Codice della
Proprietà Industriale
Descrizione
Sequestro
Inibitoria (con penale)
Pubblicazione
L’art. 700 c.p.c.

Riferimenti normativi

Il Codice della Proprietà Industriale
(Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 51 - Requisiti della descrizione
Art. 52 - Natura e funzione delle
rivendicazioni
Art. 160 - Contenuto della domanda
Art. 161 - Unicità dell’invenzione
Il Regolamento - DM 13 gennaio 2010 n. 33

Riferimenti normativi /2

La Convenzione sul Brevetto Europeo
Art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo
Art. 78 CBE - Contenuto minimo della domanda
Art. 83 CBE - Requisiti della descrizione
Art. 84 CBE - Requisiti delle rivendicazioni
Il Regolamento CBE
Regola 42 - La descrizione
Regola 43 - Le rivendicazioni


Riferimenti Internet

http://www.epo.org http://www.uibm.gov.it http://www.wipo.int

Brevetti Brevetti PCT e
Europei Italiani Convenzioni


Milano, 22 marzo 2010

Grazie

Avv. Gualtiero Dragotti
Dragotti - Studio Legale Associato
Via Marina 6 - 20121 Milano
mail@dragotti.it


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Editor's Notes