[BLT] 수출바우처 - 수출기업이 알아야 할 지식재산권 해외 특허권, 해외 상표권, 해외 디자인권은 스타트업, 기업들에게 너무나 중요한 IP라고 할 수 있습니다. 수출바우처 사업을 통해서, 여러분들의 지식재산권을 탄탄하게 지키고, 해외수출에 초석을 단단하게 세우시길 바랍니다. 언제든지 무료상담이 가능하며 더 자세한 사항은 BLT특허법률사무소 (02-514-0104) 로 전화 하거나, info@BLT.kr 로 메일 부탁드립니다. ^-^ www.BLT.kr

1. BLT patent & law firm
수출지원기반활용사업
역량강화 교육
수출기업이 알아야 할
지식재산권
BLT 특허법률사무소
info@BLT.kr / 02-514-0104
노지혜 변리사 / 김성현 변리사
수출바우처

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Beyond the Limit, Together!

3. BLT 특허법률사무소
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수출기업에게 지식재산권이란
3

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지식재산권 분쟁은 남의 일..?

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상표 분쟁 사례(스위트 몬스터 vs 몬스터 에너지)
5

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상표 분쟁 사례(스위트 몬스터 vs 몬스터 에너지)
6

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상표 분쟁 사례(스위트 몬스터 vs 몬스터 에너지)
7

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상표 분쟁 사례(스위트 몬스터 vs 몬스터 에너지)
8
스위트 몬스터 vs MONSTER ENERGY
• 대한민국 -> 대법원에서 2017.6.15. 최종판결 함.
• 미국, 중국, 일본, 대만,홍콩, 싱가폴, 두바이 등 분쟁
중

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상표 브로커 사례(구슬함박)
9

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상표 브로커 사례(구슬함박)
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상표 브로커 사례(구슬함박)
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상표침해가 문제되었던 사례
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알리바바 지식재산권보호 플랫폼
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독점적 실시를 위한 지식재산권
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독점적 실시를 위한 지식재산권
• 자유경쟁 체제하에서 법적으로 인정된 유일한
독점수단
• IP는 독점 배타적인 권리
• 20년간 독점적인 실시(사용) 가능
16
=

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이외의 비즈니스적 효과
• 기업 value-up & 투자 deal에 활용
(VC, angel, 기보, 신보, IP담보대출)
• 정부지원과제 가산점 & 벤처 인증 등 혜택
• 경고장 만으로도 충분한 심리적 위협을 줄 수 있음
• IR/PR 활용 및 기업의 적극성/아이템에 대한
확신을
표출하는 수단
• IP 매매 등 회수 수단
• 인력 충원 시의 기술력을 보여줄 수 있는 요소
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지식재산권 확보의 필요성
<지식재산권의 효
과>
1.돈 (손해배상, 라이센싱, 무형자산)
2.시간(경쟁자 진입저지, 수출입금지)

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국내에서의 지식재산권 확보
19
• 특허?
• 상표?
• 디자인?

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국내에서의 지식재산권 확보
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국내에서의 지식재산권 확보
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국내에서의 지식재산권 확보
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국내 지식재산권의 활용범위
23

24. BLT 특허법률사무소
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각 국가별로 권리확보 (속지주의)
24

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국외 지식재산권 확보 전략의 필요성
25
• 국외 지식재산권의 확보를 위해 비용 부담이 될 수
있음.

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지식재산권이 있더라도 침해문제가 있을 수 있다.
• 자사의 제품과 관련된 지식재산권을
확보하였더라도 판매 제품에 대해 침해문제가 있을
수 있음.
26

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우선적인 국내특허출원
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• 해외특허출원에 앞서서 가능한 빨리 국내특허출원을
진행

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우선적인 국내특허출원
29
• 아이디어만으로도 특허가 가능함.
• 특허는 아이디어를 선점하기 위한 것!

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우선적인 국내특허출원
30
• 국내특허는 해외특허의 원재료(잘 작성되야 함)
국내 특허 해외 특허
번역

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우선적인 국내특허출원
31
• 해외특허출원 전에 국내특허출원 내용을
수정/보완할 필요가 있는지 확인 필요함.
국내 특허 해외 특허
번역

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빠른 국내특허출원을 위한 전략
32
• 가출원(임시출원)의 활용

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빠른 국내특허출원을 위한 전략
33
• 가출원(임시출원)의 활용

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언제 해외특허출원을 진행하는가
34
- 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
∴ 국내출원일 후 1년 이내에 해외출원 진행

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언제 해외특허출원을 진행하는가
35
• 국내특허출원을 진행한 후 1년 이내에
해외특허출원을 진행할 것!
• 국내특허출원을 진행한 후 12개월 이내에
해외특허출원을 진행하면, 해외특허출원에 대한
심사가 국내특허출원일을 기준으로 진행되기 때문에,
상대적으로 유리함.

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언제 해외특허출원을 진행하는가
36
• 국내특허출원을 진행한 후 1년이 지났다고 하더라도
해외특허출원이 가능할 수 있음!
• 다만, 해외특허출원에 대한 심사가 국내특허출원일을
기준으로 진행되지 않고 해외특허출원일을 기준으로
진행되기 때문에, 국내특허출원에 비해 상대적으로
불리한 조건에서 심사가 진행됨.
-> 따라서, 해외특허출원 가능여부는 변리사에게
문의할 필요가 있음.

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언제 해외특허출원을 진행하는가
37
- 특허출원보다 박람회 참석이나 제품출시를 먼저?( )
제품 출시(외부 공지) 전에 출원 진행이 바람직!
[사례] 마루나(JP) vs 나성준
• 일본의 마루나 社는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 등록
• 한국의 나성준이 동제품을 생산하여 판매하자, 특허침해소송을 제기
• 마루나社가 특허출원 전에 이 제품 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 공지상
태가 인정되어 패소
ü 공지예외주장출원(특허법 30조)을 하더라도 매 공지행위마다
모두 입증해야 하며, 상대방에게 반격의 빌미를 줄 수 있음.
∴ 외부 공개 전에 출원할 것

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언제 해외특허출원을 진행하는가
38
• 공개된 후 1년(6월) 이내에 해외특허출원을 진행할 것!

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언제 해외특허출원을 진행하는가
39
• 공개된 후 국내특허출원이 진행되면 중국/유럽
특허획득이 어려워짐.
• 가급적이면 제품 공개(박람회, 블로그, 홈페이지 등)
전에 특허출원을 진행할 것.
• 특허대상이 되는 아이디어가 공개된 경우라면
서둘러서 국내/해외특허출원을 진행할 것.
• 특허출원을 의뢰하면서 담당 변리사에게 아이디어가
공개된 사실을 알려줄 것.

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해외특허출원 여부 결정에 도움을 받기 위해
40
• 우선심사신청을 하여 국내특허출원의 심사를 빠르게!

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해외특허출원 여부 결정에 도움을 받기 위해
41
• 우선심사신청 사유
- 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시/실시 준비 중인
경우
- 벤처기업 인증을 받은 경우
- 특허청에서 지정한 선행기술조사 전문기관에
선행기술조사를 의뢰하는 경우
• 심사기간: 12개월 -> 3~4개월

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어디에 해외특허출원을 진행하는가
42
• 해외특허출원을 위한 국가를 선정해야 함.
• 출원에서 등록까지 발생하는 비용을 모두 고려해야
함.

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각 국가별로 권리확보 (속지주의)
43
* MOBILE GAMES MONETIZATION WORLD MAP
권 리 의 가 치 는 시 장 의 규 모 에 비 례

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각 국가별로 권리확보 (속지주의)
44

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PCT를 이용한 기간연장
- 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다
( )
ü 특허권은 각 국가별로 독립적
ü 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음
ü 국제특허출원(PCT)은 절차만 통일됨
∴ 사업을 수행할 국가 전체에서 개별적으로 특허 확보 45

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PCT를 이용한 기간연장
46

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PCT를 이용한 기간연장
47

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PCT의 장점
48

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해외특허출원 심사기간 단축방안(급행제도
PPH)
49
PPH:
Patent Prosecution Highway

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해외특허출원 심사기간 단축방안(급행제도 PPH)
50

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해외특허출원 심사기간 단축방안(급행제도 PPH)
51
• 국내특허출원을 빠르게 등록받은 경우 이용할 수
있는 제도임.
• 해외특허출원의 청구범위가 제한되기는 하지만,
심사에 걸리는 기간을 단축시킬 수 있는 제도임.
• 해외국가에서 빠른 등록이 필요한 경우 가장
우선적으로 고려할 필요가 있음.

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해외특허출원 심사기간 단축방안(실용신안제도)
52
• 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 발명인 경우
실용신안제도를 이용할 수 있음(ex - 포장발명).
• 실용신안제도를 이용하는 경우 기초적인 심사만을
진행하기 때문에, 등록률이 높고 등록까지 걸리는
시간이 특허에 비해 상대적으로 짧음(6월~1년),
• 해외시장(특히, 중국)에서 빠르게 카피 제품에
대응할 필요가 있는 경우 실용신안제도를 이용할
필요가 있음.
• 중국, 일본에서 지식재산권을 확보할 때 이용할 수
있음.

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해외특허출원 심사기간 단축방안(실용신안제도)
53
4.3개월의 심사기간

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해외특허출원 심사기간 단축방안(실용신안제도)
54
실용신안 무효율: 35%
이후 특허가 등록되면 실용신안을 포기
22개월의 특허 심사기간 동안
실용신안으로 권리 행사 가능

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해외특허출원 비용절감 방안(지원사업이용)
55

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해외특허등록 후 권리행사/침해판단
56
특허출원 설정등록 존속기간
만료
특허출원일로부터 20년
제3자 특허발명 실시
특허 침해

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해외특허등록 후 권리행사/침해판단
57
•무효심판에 의해 특허가 무효가 되면,
특허권은 처음부터 없었던 것으로
본다.
특허권의
대항을 받는 자
특허권자
등록특허에 기한
특허침해금지청구의 소
무효심판

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해외특허등록 후 권리행사/침해판단
58
특허권자의 등록권리
a+b+c
a+b+d
a+b+c
제3자 실시 a+c+d a+b+c+e
상세한 설명
청구범위
침해침해X

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침해판단 연습
59
[청구항 1]
앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,
사람의 엉덩이를 걸치기 위한 밑판;
상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다
리; 및
상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지
지하는 뒤판;을 포함하는 의자.

60. BLT 특허법률사무소
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침해판단 연습
60
본 발명 침해물품
[청구항 1]
앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,
사람의 엉덩이를 걸치기 위한 밑판;
상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리; 및
상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒤판;을 포함하
는 의자.

61. BLT 특허법률사무소
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침해판단 연습
61
본 발명 침해물품
[청구항 1]
앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,
사람의 엉덩이를 걸치기 위한 밑판;
상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리; 및
상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒤판;을 포함하
는 의자.

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특허침해 관련 리스크를 줄이기 위해
62
• 제품을 출시하기 전에 특허침해가능성이 있는
특허를 찾아 사전에 특허분쟁을 방지
• 특허권은 배타적 독점권으로, 특허권자 또는
실시권자 외에는 실시할 수 없다.
특허
특허
특허
특허
출시예정제품
청구항 내용을 검토한
후 특허침해가능성이 있
으면 회피설계 필요

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해외특허 확인
• 키프리스(www.kipris.or.kr)
• 구글특허(www.google.com/patents)
63

64. BLT 특허법률사무소
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분쟁대비/대응 지원사업(국제 지재권분쟁
예방컨설팅)
• 한국지식재산보호원(www.koipa.re.kr)
64

65. BLT 특허법률사무소
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분쟁대비(소송보험 지원사업)
• 한국지식재산보호원(www.koipa.re.kr)
65

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67. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
상표 출원 전략
#1 상표는 + 의 결합으로 구성됨
#2 상표의 등록요건 중 + 가 중요함
#3 일반적인 단어라도 지정상품에 따라선 등록을 받을 수 있음
#4 먼저 출원한 자가 상표 획득 가능 (선출원주의)
지정상품 표장(mark)
ex. 게임 어플 ex. CANDY
식별력 선등록상표의 존재
※ 특정인의 상표
로 인식되는 정도
※ 특허와 마찬가지로
상표도 선점이 중요
(+) ex. 애플 – 전자제품 / 카카오 - 어플리케이션
표장이 식별력 있는 경우, 타인보다 먼저 선점하는 것이 중요
서비스 출시 전에 미리 상표 출원을 진행하는 것이 중요!!!
67

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#1. 표장의 선택
• 해외수출 가능성이 높은 경우, 최초 브랜드를 정할
때 주요수출 예상국가에서의 상표등록 가능성을
염두에 두고 표장을 선택하는 것이 바람직함.
• 사례) A사의 경우, 이미 중국에 수출을 진행하고
있는 업체였는데, 브랜드 네이밍시
중국상표등록가능성이 검토되지 않았고, 브랜드
네이밍 후에 중국에서 상표 등록 가능성이 높지
않은 것으로 조사되어 문제가 되었음 -> 네이밍
업체를 통해 브랜드 제작을 할 때 상표 등록
가능성을 확인할 필요가 있음.
68

69. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
#1. 표장/상품의 선택
• 중국 상표출원의 가장 바람직한 포트폴리오는
‘한글, 영문, 중문, 도형, 각 상표유형을 결합한
결합상표’까지 출원하는 것이 가장 바람직함. 다만,
비용 부담을 고려한다면 적어도 ‘한글, 영문, 중문,
도형’ 각각의 상표는 출원하는 것이 좋음.
• 지정상품을 선정함에 있어서도 직접 사용하실
상품류 및 유사군을 중심으로 선정하고, 당장
사용하지 않더라도 제3자의 출원을 방어하기 위한
방어차원과 향후 사업확장을 고려하여 상품류와
유사군을 고려하여 출원하는 것이 바람직함.
- aT 현지화지원사업을 통한 유익한 중국 상표권 알아보기 참조
69

70. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
#1. 표장의 선택
• 해외에 출원하는 경우 현지화된 표장을 선택할
필요가 있음.
70

71. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
#2. 상표 등록요건
• 해외출원 전에 해당 국가에서 상표등록가능성이
있는지 여부를 사전 검토하는 것이
바람직함(특허와는 달리 한 나라에 등록되었다고
하여 다른 나라에 등록될 것으로 예측하기가 쉽지
않음).
• 상표등록가능성이 낮거나 동일/유사한 상표가 해당
국가에 이미 출원된 경우, 향후에 해당 상표가
거절되거나 타인의 상표를 침해하는 상황이 벌어질
수 있으므로, 표장변경을 검토하거나 구체적인
상황에 따라 대응안을 마련하는 것이 바람직함.
71

72. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
#4. 상표 브로커 문제
중국에서 알려지지 않은 상표라면, 한
국에서 먼저 등록받은 상표라도 타인
이 중국에서 선점할 수 있다!
상표브로커의 해외에서의 선점은 막기 어려운 현실! 72

73. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
#4. 상표 브로커 문제
73

74. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
#4. 상표 브로커 문제
74
• 한국상표출원과 동시에 또는 늦지 않게 해외상표출원에
대해서도 신경을 쓰는 것이 바람직함.
• 상표 브로커의 상표 등록 전: 1)한국상표출원 후 6개월
이내인 경우라면 우선권주장을 통해 해외상표출원 진행,
2)이의신청 진행
• 상표 브로커의 상표 등록 후: 1)무효심판, 2)
불사용취소신청, 3)협상을 통한 매입
• 최근 한국지식재산보호원이 중국 상표 브로커에 대한
공동대응을 주기적으로 진행하고 있음.

75. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
해외출원 전략 - 각국 개별 출원
75
• 한국출원을 기초로 각국에 상표등록출원 진행 가능
• 한국출원일로부터 6개월 지난다고 등록 못 받지는 않음!
– 각국의 시장상황을 고려하여 심사가 진행된다!
– 한국에서는 유명해도 다른 나라에서는 유명하지 않을 수 있다!
국내출원
조약우선권주장과 함
께
각국에 상표등록출원
6개월
한국출원
일 기준으
로
심사
효 과
<파리조약에 의한 조약우선권주장 출
원>

76. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
한번에 여러 나라 출원을 원한다면?
76
• 예를 들어, 개발한 제품을 여러 국가에 동시 출시를
준비하고 있다면?
• 마드리드 의정서에 의한 출원 활용 가능
• 하나의 공식 언어(우리나라는 영어)로 작성된
하나의 국제출원서를 제출하고
한 번의 수수료를 납부함으로써
다수의 국가를 지정하여 출원!

77. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
마드리드 시스템의 특징
77
• 여러 개의 국가에서 하나의 절차로써 한꺼번에 권리 확보
• 영어로 작성된 하나의 국제출원서류를 우리나라 특허청(본국관청)
에 제출하면 다수 국가에 대해 동일한 날짜에 출원한 효과
다국가 1출원 시스템
• WIPO 국제사무국은 국제등록부에 의해
각 국의 권리관계를 일원적으로 관리하고 있음
상표권의 사후 관리의
편리성
• 거절이유 없이 등록되면, 현지 대리인의 선임이 필요하지 않음
• 다만, WIPO에 납부하는 추가 비용 존재
현지대리인 비용 절감
• 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년 이내
에 국제사무국에 거절통지 필요
• 기간 내 거절통지가 없으면, 지정국 내 등록된 것과 동일 취급
상표권 취득 여부
파악 용이

78. BLT 특허법률사무소 www.BLT.kr
조심스러운 마드리드 국제출원!
78
• 마드리드 국제출원은 국제 등록 후 5년간은 기초
로 한 국내의 권리 변동에 종속됨
• 국내상표등록이 무효가 되면?
각 국의 시장상황이 달라서 무효가 되지 않을 국가
의 상표등록출원도 함께 소멸되게 된다!
• 따라서, 상대방이 국내상표등록을 집중공격
(Central Attack)하여 해외상표등록까지 소멸시키
는 전략 사용

79. BLT patent & law firm
비엘티 특허법률사무소
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