문의 : 노지혜 변리사 (02-514-0104 / jhn@BLT.kr )

1. 노지혜 변리사
E : JHN@BLT.KR
P : 02-514-0104
BLT 특허법률사무소
상표법 동향
-최근 판례를 위주로

2. 2
대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결
1. 등록상표의 무효심결이 확정되기 전이라도 상표등록이 무효로 될 것이 명백한 경우, 상표
권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 청구가 권리남용에 해당할까?
갑 주식회사: 등록상표의 상표권자
지정상품-건축용 비금속제 몰딩, 표면마감재 등
을 주식회사: 하이우드 상표를 사용
‘HI WOOD’ ‘하이우드’ 중 ‘HI’ ‘하이’는 ‘고급의, 상등의, 높은’의 뜻을 가진 영어 단어 ‘high’
의 줄임말이고 ‘WOOD’ ‘우드’는 ‘나무’의 뜻을 가진 영어 단어로, 갑 주식회사 등록상표에 부
가된 도형은 부수적 또는 보조적 부분에 불과하여 문자 부분의 의미를 상쇄, 흡수할 만한 새
로운 식별력을 가진다고 볼 수 없어, 갑 주식회사의 상표들은 일반수요자에게 ‘고급 목재, 좋
은 목재’등의 의미로 직감된다.
따라서 ‘목재’로 되어 있는 상품에 사용할 경우 상품의 성질을 그대로 표시하는 상표에 해당
하고, ‘목재’로 되어 있지 않는 상품에 사용할 경우 품질을 오인하게 할 염려가 있어, 그 등록
이 무효가 될 것이 명백하다.
따라서 원고의 침해금지, 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

3. 3
시사점
상표권은 특허청의 심사를 거쳐 발생되는 권리인데 어떠한 경우를 ‘무효사유’가 명백하다
고 볼 수 있는지에 관한 기준이 불분명하다는 비판이 있는 판례이다.
예컨대, 등록 상표권에 대한 무효심판이 동시에 진행 중에 있고 무효심결이 확정될 것이 예
상되는 경우 무효사유가 명백하다고 볼 수 있을 것이고,
또 한가지 시사할 수 있는 점은, 상품의 성질을 표현하는 단어들은 식별력, 즉 자신의 상품
과 타인의 상품을 구별할 수 있는 기능이 부족하여 실제 거래사회에서 상표권의 분쟁이 발
생했을 때 독점권을 행사할 수 없는 상표가 될 수 있다는 것이다.
실제로 상품의 성질을 표시하는 단어로 구성된 상표를 선호하는 분들이 많이 있는데, 상기
판례에 비추어 볼 때에도 상표 선정 시 이와 같은 단어로 구성된 상표에 대해 전문가와 함께
고민을 해 봐야 할 필요가 있다.

4. 4
대법원 2014.3.20. 선고 2011후3698전원합의체 판결
2. 상표의 유사여부를 판단하기 위한 식별력의 판단기준시는 언제일까?
갑 주식회사: 표장을 사용한 회사
을 주식회사: 뉴발란스 슈즈 회사
확인대상표장 “ “의 사용자 갑 주식회사가 을 미국회사를 상대로 확인대상
표장이 을 회사의 등록상표 “ “의 권리범위에 속하지 않는다면서 소
극적 권리범위심판을 청구한 사안에서 을 회사의 등록상표의 등록시점에서
“N”부분은 식별력이 없거나 미약하였으나, 심결 당시 “N”부분은 수요자 사이에서 상품의 출
처를 인식하게 하는 중심적 식별력을 가지는 부분이므로, 양 표장은 유사한 상표라고 판단
하였다.

5. 5
시사점
상표법 상 알파벳 한 글자는 식별력이 인정되지 않는다.
즉 “N”부분에는 독점권이 인정될 수 없다. 따라서 “N”만을 상표로 해서는 등록이 불가능하
다.
뉴 발란스 회사는 출원 당시에 “N”을 포함한 도형을 결합하여 출원하였고, 전체로서의 독
점권은 인정되나 “N”부분 만에 대한 독점권은 인정되지 않는 것이 원칙이다. 다만, 상표 등
록 이후에 뉴 발란스 운동화는 국내에서 유명한 운동화 브랜드로 자리잡았고, 특히 “N”부
분이 해당 브랜드의 중심적 부분이 되었다.
이에 대법원은 “N” 부분의 독점권을 인정하였고 특히 출원이나 등록 당시에 식별력이 없었
지만 실제 분쟁이 일어난 시점, 즉 심결 시에 식별력이 있다고 판단하여 “N”부분이 동일한
이유로 갑 주식회사의 사용 상표가 을 주식회사, 즉 미국 뉴 발란스 회사의 등록상표와 유
사하다고 판단한 것이다.
식별력이 없는 부분이어도 광범위한 사용으로 유명해진 경우, 식별력이 인정될 수 있고 그
경우 실제 분쟁이 일어난 시점에서 권리를 행사할 수 있다.

6. 6대법원 2013.9.26. 선고 2013후2463 전원합의체 판결
3. 불사용취소심판에서 등록상표를 사용한다는 의미와 동일한 상표의
인정범위는 어디일까?
일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 등록 받을 수 있는 등록주의를 채택함으로써
실제로 상표를 사용하고자 하는 자가 등록상표의 존재로 인해 등록 받지 못하는 폐해를 시정
하기 위해 상표권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를
사용하지 아니한 경우 그에 대한 제대로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.
불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어, ‘등록상표를 사용’한다는 것은 ‘동일한
상표를 사용하는 경우를 말하고 유사상표를 사용하는 경우는 포함되지 아니한다. ‘동일한 상
표’는 등록상표 그 자체 뿐만 아니라 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함한
다.
영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터
인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글
음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용한다고 하더라도 일반 수요자가 등록상표 그 자체와
동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 등록상표 중에서 영문자 또는 한글 음역 부분만으로 구성
된 상표를 사용하는 것은 동일성 범위 내의 사용으로 볼 수 있다.

7. 7
시사점
좌측 상단과 같은 형태로 등록 받고 하단으로 사용한
사안에서 불사용취소심판이 청구되었는데 대법원은 기존 판결을
모두 취소하고 한글 음역을 생략하고 사용한 경우에도 동일한 상
표를 사용한 것으로 보아 등록을 유지하는 결정을 하였다.
이전에는 영문상표의 경우 한글 음역부분을 따로 출원하는 경우
가 많았지만, 상기 판결로 인해 한글 음역을 굳이 따로 출원하지
않고 영문과 함께 등록 받은 경우에도 영문 부분만 사용하는 것이
인정된 것이다.
다만, 향후 영문 부분에 대해 해외 출원을 고려하는 등의 특별한 사정이 있는 경우
는 한글 음역을 병기하여 출원하지 않는 것이 좋다.

8. 8대법원 2012.12.4. 선고 2010마817 결정
4. 오픈마켓 운영자가 상표권 침해 게시물에 대해 책임을 지는가?
온라인 쇼핑물 운영자가 판매자로서 직접 소비자에게 판매를 하는 형태가 아니라, 판매자
와 구매자 사이에 거래가 이루어질 수 있는 전자거래 시스템을 제공하고 그 대가로 서비스
이용료를 받을 뿐 판매자와 구매자 사이에 구체적인 거래에는 관여하지 않는 이른바 오픈
마켓(Open market)에서는, 운영자가 제공한 게시공간에 상표권을 침해하는 상품판매정
보가 게시되고 거래가 이루어져도 곧바로 운영자에게 불법행위책임을 지울 수 없다.
다만, (1) 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고 (2) 오픈마켓 운영자가 상표권
을 침해 당한 피해자로부터 게시물의 삭제를 요구 받거나, 게시물의 존재를 인식할 수 있
었고 (3)기술적, 경제적으로 게시물에 대한 통제가 가능한 경우에는 오픈마켓 운영자에게
그 게시물을 삭제하고 향후 판매자가 해당 상품을 판매할 수 없도록 적절한 조치를 취할
것이 요구되고, 오픈마켓 운영자가 이를 게을리하여 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에
는 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고 할 것이다.

9. 9
시사점
11번가, 옥션, 지마켓, 티몬 등 오픈마켓을 통해 상품 거래가 이루어지는 경우가 많은데,
오픈마켓에서 상표권 침해품, 소이 짝퉁이 판매될 경우 그 책임은 누구에게 물을 수 있을까?
원칙적으로 오픈마켓 운영자는 책임이 없으며 다만 일정한 경우, 즉 짝퉁 물품의 존재를 알
고서도 방치하는 등의 경우에 한해 방조자로서의 공동불법행위책임을 물을 수 있다.
일반수요자들은 오픈마켓의 인지도를 신뢰하여 해당 마켓에서 상품을 구매하는 경우가 많
은데 실제로 오픈마켓 운영자가 판매자들을 제재할 의무나 공동으로 책임을 져야 한다는
명시적인 규정이 없어 인터넷 환경에 맞는 상표의 사용개념을 새로이 규정하고 규제할 필
요가 큰 시점이다.

10. 10
대법원 2017.2.9.선고 2015후1690판결
5. “자생한방병원”과 “자생초”는 유사한 상표일까?
선등록상표 “자생한방병원”과 등록상표 “자생초”의 유사여부 판단과 관련하여 원심은 “자
생한방병원”에서 ‘한방병원’은 서비스업을 나타내는 명칭으로 ‘자생’ 부분이 요부로 판단
되어야 하고 “자생초”는 전체적으로 “스스로 자라는 풀”로 전체로서 관념 되어야 하며 ‘자
생’부분은 ‘자기 자신의 힘으로 살아감’, ‘저절로 나서 자람’의 관념을 가져 양 상표는 관념
이 상이하여 비유사하다고 판단했다.
이에 대해 대법원은 양 상표는 모두 요부가 ‘자생’이므로 ‘자생’이 분리관찰되는지 여부를
따질 필요 없이 ‘자생’을 기준으로 호칭과 관념이 동일하여 유사한 서비스표에 해당한다고
판단하였다.

11. 11
시사점
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 전체로서 유사 여부를 판단하
는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억,
연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉
요부가 있을 경우에는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 판단하게 된다.
원심은 “자생초”에서 ‘초’ 부분이 분리될 수 없다고 보아 선등록상표의 요부 ‘자생’과 등록
상표 ‘자생초’는 각각 관념과 호칭이 달라 서로 비유사한 상표에 해당한다고 판단했으나 대
법원은 양 상표 모두 ‘자생’을 동일한 요부로 보아 양 상표는 유사하다는 결론을 내렸다.
이처럼 상표의 유사판단은 요부를 어디로 보는지에 따라 결과가 다를 수 있다. 즉, 일관된
결론을 예측하는 것은 불가능하다고 하겠다.

12. 감사합니다
BLT 특허법률사무소
노지혜 변리사
E : JHN@BLT.KR
P : 02-514-0104