[BLT] 의료기기 기업의 특허전략 2016.04.06 정태균변리사

BLT patent & law firm
의료기기 기업의 특허전략
BLT 특허법률사무소, 정태균 변리사
서울아산병원
April, 2016

정태균 변리사
2
• 연세대 공과대학 전기전자공학과
• 변리사 / 정보처리산업기사
• 前 변리사시험 학원 특허법 전임강사
• 국방부 지식재산권 관리
• BLT 특허 법률 사무소 근무
• 기술거래사회 주관 기술사업화 역량강화교육 강사 (조선대)
• 육군 분석평가자문위원 (지식재산권 분야)
• 서울지식재산센터, 창업진흥원, 서강대학교 등 강의
• 서울아산병원 의료기기 특허 전담
• 다수 의료기기 스타트업 담당

2014년 IP 손해배상 탑 10 사건 – 법률신문
3
1. Masimo v. Philips Electronics (case no. 1:09-cv-00080, Delaware 연방지법): 4억67백만달러
(약 5천억원), 혈액 산소 농도 측정에 관련된 특허의 침해사건
2. Edwards Lifesciences v. Medtronic (case no 1:12-cv-00023, Delaware 연방지법):
3억93백만달러 (약 4천3백억), 카테테르 심장 밸브에 관련된 특허의 고의적 침해사건
3. Carnegie Mellon v. Marvell (case no 2:09-cv-00290, Pennsylvania 연방지법): 3억66백만달러
(약 4천억), 원래 사건은 2012년에 기록적인 1.3조원 가량의 손해배상이 결정된 사건인데, 그것에 덧붙여
약 4천억의 징벌배상이 작년에 결정됨
4. Mirowski Family Ventures v. Boston Scientific (case no 373798V, Maryland 항소법원) :
3억8백만달러 (약 4천2백억), 의료기기관련 특허 라이센싱 계약위반에 대한 손해배상
5. Alfred E. Mann Foundation v. Cochlear Corp. (case no 2:07-cv-08108, California 연방지법):
1억31백만달러 (약 1천6백억), 인공 달팽이관에 관련된 특허 침해에 대한 손해배상
6. Tessera과 Amkor사이의 arbitration 사건: 1억25백만달러 (약 1천4백억), 반도체 특허에 관한
라이센싱 계약에 관한 조정사건
7. Mylan v. SmithKline (case no 3:10-cv-04809, New Jersey 지방법원): 1억20백만달러 (약
1천3백억), 제네릭 약 판매에 관한 계약위반에 대한 배상
8. Apple v. Samsung (case no 5:12-cv-00630, California 지방법원): 1억20백만달러 (약 1천3백억),
세건의 특허 침해에 대한 손해배상
9. SimpleAir v. Google (case no 2:13-cv-00587, Texas 지방법원): 85백만달러 (약1천억), 네트워크
메세지 및 데이터 전송에 관한 특허의 침해사건
10. Patriot Rail v. Sierra Railroad (case no 2:09-cv-00009, California 연방지법): 53백만달러 (약
6백억), 합병실패에 관련된 영업비밀 전용사건

Masimo vs. Philips 의료기기 분쟁
• 생체신호 측정 sensor 관련 전문기업 Masimo는
환자 동맥 내 산소포화도 측정 의료기기(pulse
oximetry)에 관한 다수의 특허권을 보유
• Masimo는 2009년 경쟁회사 Philips를 상대로
미국 델라웨어주 연방지방법원에 특허침해소송 제기
4

Masimo vs. Philips 의료기기 분쟁
• Masimo의 특허침해 쟁점뿐만 아니라, 피고 Philips에서
반소 제기한 Masimo의 Philips 특허침해 여부, 독점금지
및 공정거래법 위반 쟁점도 있는 복잡한 소송
• 1심에만 무려 5년에 가까운 장기간의 재판이 진행
• 2014. 10. 1.에 판결
– Masimo 특허유효
– Philips의 Masimo 특허침해 및 과거 특허침해에 대한
손해배상액 US$466 million을 명하는 평결
• 고의적 침해로 판단되어, 높은 손해배상액 판결!
5

Beyond the Limit, Together!

특허 전략을 수립하기 위한 사전점검 POINT
7
1. 특허출원과 특허등록은 다르다 ( )
2. 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다 ( )
3. 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
4. 유사한 특허가 기존에 있더라도 추가적인 특징이 있는 경우
출원 및 등록이 가능하다 ( )
5. 아이디어 만으로도 특허출원이 가능하다 ( )

8
1. 특허출원과 특허등록은 다르다 ( )

2. 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다 ( )
 특허권은 각 국가별로 독립적
 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음
 국제특허출원(PCT)은 절차만 통일됨
∴ 사업을 수행할 국가 전체에서 개별적으로 특허 확보
9

10
3. 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
∴ 국내출원일 후 1년 이내에 해외출원 진행

11
4. 유사한 특허가 기존에 있더라도 추가적인 특징이 있는
경우 출원 및 등록이 가능하다 ( )
스트랩(120) 추가

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5. 아이디어 만으로도 특허출원이 가능하다 ( )
 제품 또는 서비스 기획 단계에서 미리 출원진행
 당장 제품화 되기 어려운 발명도 출원 가능

특허 = 총알
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특허는 무엇인가?
14

특허와 실용신안의 비교
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구분 특허권 실용신안권
보호대상
발명
(기술적 사상의 창작으로 고도한 것)
고안
(기술적 사상의 창작이나, 고도할
필요는 없고 물품에 대해서만 인정)
등록요건
법정특허요건
(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)
특허권과 같음
(특허에 비하여 진보성의 진보
정도는 낮음)
권리발생
및 내용
특허권 설정등록시발생하며,
특허발명을 실시할 권리를 독점
특허권과 같음
보호기간 출원일로부터20년 출원일로부터10년

특허의 등록을 위해서는?
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신규성(발명의 구성이 새로울 것)
진보성(기존 기술로부터 쉽게 창작불가)

• 출원발명이 선행기술로부터
‘신규성/진보성’을 인정받지
못하면, 거절!
• 선행문헌과 차이나는
기술적 특징을 강조하여
의견제출통지서에 대응!

18
심사기간 : 통상 1.5 ~ 2년
우선심사 : 급행! 3개월 ⓡ
권리행사 : 특허 등록 이후

네오펙트- 라파엘 (손 재활 장치)

‘일괄심사’를 통한 빠른 특허 등록
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아주 빠른 등록 확보!
By 일괄심사청구

‘일괄심사’를 통한 빠른 특허 등록
2110-1541082 10-1541099
10-1541095

일괄심사청구 방법
• 하나의 제품에 관련된 것이라면, 특허, 실용신안, 상표 또는 디자인
출원 2건 이상에 대해 신청 가능!
• 자기실시, 벤처/기술혁신형 중소기업 등의 사유 필요!
• 우선심사청구를 신청한 후 가능!
• 예비심사 청구시 일괄심사 설명회에서 심사관과 거절이유 논의 가능
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[일괄심사신청]
심사희망시점을
지정하여 일괄신청
출원인
[방식심사]
신청서에 대한
방식심사 후
신청결과 통지
특허청
[일괄심사설명회]
심사관이 기술내용,
사업내용을
직접청취
출원인
[심사처리]
출원인이 원하는
시점에 일괄하여
심사착수
특허청
일괄심사
신청일(D)
D+7 D+14 D1+14
이후
일괄심사설명회
희망일(D1) 지정
D2+3월 D2+1년
심사종결일 지정
D1+14일 이후 어느 날을
착수희망일(D2)로 지정가능
착수희망일(D2)=OA발행일

일괄심사청구 방법
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특허 문서의 구조
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권리범위에 해당하는 청구항의 구조
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특허청구범위는
전제부(preamble), 연결어구(transition term), 본문(body)
으로 구성된다.

강한특허는 무엇인가?
26
다(多)기재 협(狹)범위의 원칙

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두개 이상의 단위광원을 포함하는 헤드램프에 있어서,
상기 두개 이상의 단위광원 중 적어도 한 개 이상의 단위광원은 착용자의
시선상부에 또 다른 적어도 한 개 이상의 단위광원은 착용자의 시선하부에 분산
배치되는 것을 특징으로 하는 헤드램프.

닥터킴’s 무영 헤드램프 특허
28
1
두개 이상의 단위광원을 포함하는 헤드램프에 있어서,
상기 두개 이상의 단위광원 중 적어도 한 개 이상의 단위광원은 착용자의
시선상부에 또 다른 적어도 한 개 이상의 단위광원은 착용자의 시선하부에 분산
배치되는 것을 특징으로 하는 헤드램프.
2
제 1항에 있어서,
상기 시선상부의 광원과 상기 시선하부의 광원은 반경 5cm이내의 원 안에 위치하는
것을 특징으로 하는 헤드램프..
3
광원을 포함하는 광원체와 이 광원체와 결합되는 연결부가 관절 결합하는
헤드램프에 있어서,
상기 광원체와 상기 연결부가 접촉하는 광원체의 일부의 부분에 광원체 접점이 있고,
상기 연결부에도 상기 광원체 접점에 대응하는 연결부 접점이 있고,
상기 광원체 접점과 상기 연결부 접점은 상기 관절 결합의 범위중 일부의
범위에서만 접촉하는 것을 특징으로 하는 헤드램프.
4
헤드램프에 있어서,
착용자가 헤드램프를 착용되는 착용부에 누름판 스위치가 있고,
상기 누름판 스위치는 착용자의 머리에 의하여 압박을 받아서 작동되는 것을
특징으로 하는 헤드램프. .

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<영향 요소>
• 변리사의 능력
- 청구항 설계
- 보정
- 전문성
• 선행기술의 존재
권리범위! = 청구항
강한특허
기술
약한특허
전문가가 설계한 특허 비전문가가 설계한 특허
기술

디자인이란?
• "디자인"이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한
것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는
것을 말한다. (디자인보호법 제2조제1호)
• 따라서, 디자인보호법상의 디자인은 ‘물품’의 ‘외관’에
관한 디자인에 해당
• 그러나, 예외적으로 ‘물품’ 자체가 아닌 ‘물품의 부분’의
외관도 보호대상으로 포함 – 부분디자인제도!
• 또한, 예외적으로 글자체는 물품이 아니지만,
보호대상으로 포함 – 글자체 디자인!
30

디자인등록출원서
31
또한

와이브레인(Ybrain)의 Yband
• 등록디자인: 30-0808411
32

BLT patent & law firm 33
부분디자인
점선부분이 달라도 실선부분만 동일하면,
디자인권 침해!!

디자인권의 권리범위
• 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한
디자인을 실시할 권리를 독점한다.
• 디자인은 물품과 형태에 본질이 있으므로 이를 기초로
유사라는 개념이 성립하며, 따라서 물품이 비유사하거나
형태가 비유사하면 비유사디자인
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코웨이-동양매직 정수기소송
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코웨이
동양매직
손해배상
청구소송
디자인권
침해

의료기기란? - 의료기기법 제2조(정의) 제1항
"의료기기"란 사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는
기구·기계·장치·재료 또는 이와 유사한 제품으로서 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 제품을 말한다. 다만, 「약사법」에 따른
의약품과 의약외품 및 「장애인복지법」 제65조에 따른
장애인보조기구 중 의지(義肢)·보조기(補助器)는 제외한다.
1. 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품
2. 상해 또는 장애를 진단·치료·경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품
3. 구조(뼈, 내장기관, 근육, 피부 등 신체의 모든 부분 및 구성 요소) 또는
기능(뼈, 내장기관, 중추신경계, 근육, 피부 등 신체의 모든 부분 및 구성
요소의 역할 및 작용)을 검사·대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품
4. 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품
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의료기기가 아닌 웰니스(Wellness)제품은?
1) ⅰ)건강 상태 또는 건강한 활동의 유지·향상을
목적(일상적 건강관리용)으로 사용되거나
ⅱ)건강한 생활방식·습관을 유도하여 만성질환 또는
그 상태의 위험이나 영향을 줄이거나 유지할
목적(만성질환자 자가관리용)으로 사용되는 것으로
2) 사용자의 안전에 미치는 위해도가 낮은
3) 개인용 건강관리제품은
원칙적으로 의료기기로 보지 않는다.
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‘의료기기’와 ‘웰니스 제품’ 판단기준
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(의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준 P. 8, 식약처)
웰니스 제품
의료기기
개인
건강관리용
의료용
낮음
높음
1. 사용목적 판단 2. 위해도 판단
식약처 판단

의료진의 실제 니즈를 반영하지 못하는 제품
• 수요자의 니즈를 반영한 제품을 만들어야 한다!
• 의료기기의 수요자인 ‘의료진’의 ‘니즈’를
반영한 제품 개발이 필요
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의료진으로부터 개선이 필요한 부분에 대해서 들은 후,
해당 문제점을 개선하는 방향으로 개발!

병원-기업 상시협력 R&D 플랫폼 구축 사업
• 6개 대학병원이 플랫폼이 되어,
의료현장의 아이디어를 제공하여 주고,
임상 또는 테스트 수행을 위한 여건을 제공
• Ex) 서울 아산병원 기업연계 의료기기 개발센터 (GoHope)
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병원-기업간 공동연구 개발을 통한 한국형 의료기기 산업 성공사례 발굴
병원
R&D
기술력
기업
사업
노하우
현장
아이
디어
임상적
경험
의료기술개발
임상지원
및 컨설팅

세련된 제품디자인의 부재!
세련되지 못한 디자인은
제품에 대한 신뢰도 하락의 원인
제품을 수요자가 사용하기 전에
제품디자인의 미감에서 판정
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• ‘루트로닉’의 의료용 레이저 수술기
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의료기기제품의
외관특징을
부각시킨 디자인
콤팩트한 크기로
좁은 진료공간에서
공간효율성
매출 증대

• 의료기기 분야도 산업디자인에 대한 경쟁이 점차 가열
• 이에 따라 디자인 도용방지 및 권리보호, 제품 경쟁력
강화 등을 위해 디자인 출원건수가 증가하는 추세
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기술력 입증 및 경쟁업체 진입방지 수단 필요
• 제품에 대한 기술력을 인정받기 위해 특허 획득 필요
– 수요자,투자자, 기술보증기금 등에서 기술력을 인정받는 도구로
특허권을 활용할 수 있음
• 특허 확보를 통한 인증 획득 전 방어막 형성 필요
– 의료기기 제품 인증을 위한 시간이 많이 소요
– 특허를 먼저 확보함에 따라 인증을 받는 기간 동안 경쟁업체
제품에 대비할 수 있음 (경쟁업체 제재 수단 사전 확보)
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특허출원보다 논문/학회발표나 제품출시 우선?
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제품 출시(외부 공지) 전에 출원 진행이 바람직!
[사례] 마루나(JP) vs 나성준
• 일본의 마루나 社는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 등록
• 한국의 나성준이 동제품을 생산하여 판매하자, 특허침해소송을 제기
• 마루나社가 특허출원 전에 이 제품 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 공지상
태가 인정되어 패소
 공지예외주장출원(특허법 30조)을 하더라도 매 공지행위마다
모두 입증해야 하며, 상대방에게 반격의 빌미를 줄 수 있음.
∴ 외부 공개 전에 출원할 것

제품디자인도 특허와 마찬가지!
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엘앤피코스메틱 vs 산성엘엔에스

산성엘엔에스 등록디자인 무효소송
48산성앨엔에스 특허 무효 심결

엘앤피코스메틱 등록디자인 무효소송
49
산성은 엘앤피의 등록디자인이 한국특허청에 등록출원되기
약 3개월 전인 2009년 1월에 동일한 디자인을
국내 인터넷 쇼핑몰에서 판매하여 ‘신규성이 결여’되었기에
무효화되어야 한다고 주장  무효심결
신규성상실예외 주장을 하지 않음!!

엘앤피코스메틱 vs 산성엘엔에스 결과!!
• 결과적으로 엘앤피와 산성의 등록디자인은 모두
무효화 될 위기
• 두 회사 모두 무효심판청구 소송을 취하
• 각 사의 권리를 소멸시켜 공공의 디자인으로
만들기보다 권리를 나눠 갖기로 합의!!
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출원 이후에도 공지예외주장은 가능하지만...
• 특허법 및 디자인보호법의 개정으로 출원 이후에도
공지예외주장 가능!
• 다만, 디자인등록출원은 디자인등록 후에도 가능하지만,
특허출원은 특허등록 후에는 공지예외주장을 할 수
없다!
• 또한, 공지예외주장을 수반하는 경우,
국내출원 전에 공지된 발명의
‘중국 / 유럽’에서 특허 확보가 어려워 진다!
51

특허출원보다 논문/학회발표를 중시하는 의료진
• 연구실적을 위한 논문/학회발표를 특허출원보다 중요시하여
논문게재/학회 발표를 출원보다 먼저 하는 경우 多
• 특허출원을 한 후에도 1년6개월이 경과되어 출원공개가
되기 전에는 외부에 공개되지 않음
• 특허출원과 논문게재를 함께 준비하여,
특허출원을 먼저 한 후 논문 게재하는 것이 바람직!
 연구실적과 사업화 기회를 모두 확보 가능!
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외부공개 전에 특허/디자인 출원!
선 IP
후 R&D/출시
전략
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특허는 무엇인가?
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① 마케팅 수단
②연구실적(성과)
③ 보험
④돈

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20130829000937
메드트로닉 vs 보스턴 사이언티픽
VS

57
http://www.leagle.com/decision/20071139526FSupp2d613_11075

58
A dilatation catheter, comprising:
an elongated catheter shaft having an outer wall and inner wall, the inner wall
surrounding a central lumen,
a guide wire tube having a distal portion of a first length, a proximal portion of a second
length longer than the first length, an outer surface and an inner surface, wherein the
guide wire tube extends through at least a distal portion of the catheter shaft, with a
fluid channel between the outer surface of the guide wire tube and the inner wall of the
catheter shaft, wherein the inner surface of the guide wire tube forms a lumen for
receiving a guide wire the lumen having a first diameter for the distal portion of the
guide wire tube and a second diameter larger than the first diameter for the proximal
portion of the guide wire tube,
a balloon having a distal end and a proximal end, the proximal end being attached to the
distal portion of the catheter shaft, and the distal end being attached to the distal
portion of the guide wire tube, the fluid channel serving as an inflation/deflation lumen
for the balloon, wherein
the first length of the distal portion of the guide wire tube and the first diameter for the
distal portion of the guide wire tube being selected such that when a guide wire is within
the guide wire lumen, blood is substantially prevented from entering the proximal portion
of the guide wire lumen and a less viscous anticoagulant in the proximal portion of the
guide wire lumen is allowed to coat the surface of the guide wire within the distal portion
of the guide wire lumen.
http://www.leagle.com/decision/20071139526FSupp2d613_11075

메드트로닉 vs 태연메디컬
59
http://blog.ipac.kr/wp/?p=1733

60
http://www.tymedical.com/w_page/en/products.htm?ch=1&id=2

61
VS

62

63

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특허권의
대항을 받는 자
특허권자
등록특허에 기한
특허침해금지청구의 소
무효심판
무효심결이 확정되면,
특허발명은 처음부터 없었던 것으로 판단!!
따라서, 침해소송에 대한 대응방안!!
메드트로닉 태연메디컬

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Ethicon v. Covidien 사건
68

Ethicon v. Covidien 사건
• 의료기기 특허 및 디자인 침해소송
• 디자인특허의 경우, 4건의 부분디자인 등록
– 선으로 기재된 부분은 손잡이(trigger) 부분
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Ethicon
(J&J 의료기기
전문 자회사)
Convidien
발명특허
8182501, 5989275
디자인특허
D661801, D661802,
D661803, D661804
침해소송

Ethicon v. Covidien 사건 - 디자인특허
D661,801 D661,802
D661,803 D661,804
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Ethicon 디자인특허에 대한 법원 판단
• 점선을 포함한 전체 형상은 비슷하게 보이지만,
부분디자인으로 출원된 ‘등록디자인’의 보호범위는
실선 부분에 한정되므로,
침해판단에서도 실선부분만으로 비교!
• 따라서, Ethicon등록디자인 내 실선부분(손잡이부분)과
Covidien의 실시발명 내 손잡이 부분을 비교하면,
비유사한 것으로 판단!
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고의침해 시 징벌적 손해배상
• 미국 등 해외 시장에서는 IP 침해에 따른 징벌적
손해배상 액수가 천문학적인 수준
• 해외 진출 시에 글로벌 IP 구축이 반드시 필요함
※ 일본 등 일부 시장에서는 바이어 또는 로컬 비즈니스 네트워크시
IP 보증을 반드시 요구
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Stryker v. Zimmer 미연방대법원 사건
• 미국특허법상 고의 특허침해행위자에 대한 징벌적
손해배상, 즉 3배 배상책임이 쟁점인 사건
• 대상특허는 상처 소독용 의료기기 특허기술
• 특허권자 Stryker사에서 2010년 경쟁사 Zimmer사를
대상으로 특허침해소송 제기 / 2013년에 1심 판결 선고
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특허번호
US 6,022,329
US 6,179,807
US 7,144,383
특허침해소송 제기

Stryker v. Zimmer 미연방대법원 사건
• 미국연방지방법원은
– Stryker사의 미국특허 3건 유효
– Zimmer 침해인정
– 손해배상 $70 million + 고의침해로 인한 징벌적
손해배상 3배(70 x 3 = 210) 총 $210 million 판결
• 그러나, 항소심 CAFC는 고의침해 및 징벌적 손해배상
부분에 대해서 원심파기 판결
• 현재 이에 대한 미연방대법원 상고심 재판이 진행 중
• Medical Device 분야는 의료기기 특허권 확보,
특허침해여부 조사 및 분석가 매우 중요!
74

하이로닉(한국) vs. 울쎄라
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특허괴물(Patent Troll)의 등장
http://www.etnews.com/tools/article_print.html?cat_id=c_ek
0102020&art_code=201305060546&art_id=2762214
76

의료분야로 확장 중인 NPE들
• Medical Monitoring and Paging LLC was
incorporated in 2007 and is based in the United
States. The company operates as a subsidiary
of Acacia Research Corporation.
• Medical Monitoring and Paging LLC는 대형
NPE인 Acacia Research Corporation의 자회사로,
의료분야 특허들을 확보하여 대형 의료기기 업체들에
대해서 침해소송을 제기한 후, 라이센싱을 맺는
비즈니스를 진행하고 있음
77

Acacia의 소송 제기 후 라이센싱 사례
78
http://news.ip-navi.or.kr/newsletter/
npe/main/2010_06/section01/sub_01_08.html

독점적 실시를 위한 IP 전략
• 자유경쟁 체제하에서 법적으로 인정된 유일한 독점수단
• IP는 독점 배타적인 권리
• 20년간 독점적인 실시(사용) 가능
80
=

구글의 ‘NEST’ 인수
81

구글의 ‘NEST’ 인수
82

‘NEST’ 보유 특허
83

Google이 Nest를 인수한 이유?
84

이외의 비즈니스적 효과
• 기업 value-up & 투자 deal에 활용
(VC, angel, 기보, 신보, IP담보대출)
• 정부지원과제 가산점 & 벤처 인증 등 혜택
• 경고장 만으로도 충분한 심리적 위협을 줄 수 있음
• IR/PR 활용 및 기업의 적극성/아이템에 대한 확신을
표출하는 수단
• IP 매매 등 회수 수단
• 인력 충원 시의 기술력을 보여줄 수 있는 요소
85

특허 확보의 필요성
<특허의 효과>
1.돈 (손해배상, 라이센싱, 무형자산)
2.시간(경쟁자 진입저지, 수출입금지)

누구나 가지고 싶은 특허!
사업 또는 아이템 전체를 포괄하며
경쟁자 진입을 막는 넓은 특허를
가지고 싶다!!
88

운 좋게 광범위한 특허를 등록받더라도…
89

바운스백 특허
90

바운스백 특허 무효
91

원하는 Scope의 특허확보는 어렵다
• 지식재산권은 기본적으로 기존의 아이디어들에 비해
새로울(신규성) 뿐만 아니라 개선된(진보성) 아이디어를
보호하는 제도
• 이미 많은 기술이 공개된 상황에서 공개되지 않은
내용을 발굴하고 이를 출원하여 자신이 원하는 scope로
특허권을 선점하는 것은 매우 어렵다
92

특허 확보 전략!!
• 그렇기 때문에…
(1) 현실을 인식하고
(2) 독점 가능한 범위를 추려내고
(3) 선점 가능한 기술을 타겟팅하는 것이 중요함
93

IP 포트폴리오란?
• IP 포트폴리오의 의미
- 관련된 IP 간에 유기적으로 결합된 상태를 의미
- 하나의 제품이나 아이디어에 대한 입체적인
보호방안
- 특정한 이벤트 대비용 (M&A, 분쟁, 상장)
cf. Nest labs, Theranos, Motorola 등
94

R&D 전략이 필수적!
• 제품의 라이프사이클이 짧고 인체에 사용되는 만큼
의료기기의 경우 R&D는 필수
• 특히 우리나라 기업들의 경우 의료기기에서는 후발
주자이기 때문에 경쟁력을 확보하기 위해서는 더욱
R&D에 집중
• 저가 의료기기는 낮은 인건비 등에 의한 중국산 저가
제품에 의해 상대가 되지 않음
95
기존 업체들의 특허와 문제되지 않으면서,
가격 경쟁이 아닌 기술력으로 경쟁하기 위한
R&D 전략 필요!

공백영역 파악 및 해당 영역 선점!
• 특허포트폴리오를 구축해 놓은 해외업체에 대비하기
위해서는,
IP R&D 전략을 세워 공백영역 및 개선발명 선점 필요
• 추출된 공백 영역에 대해 특허출원을 먼저 선점하고,
R&D를 진행하는 것이 바람직!
– 전세계적으로 ‘선출원주의’를 따름
– 공백영역에 대해 경쟁업체보다 먼저 개발을 시작하였더라도
출원일이 경쟁업체보다 늦으면 권리확보를 하지 못함
– 선사용권이 인정되지 못하는 경우, 경쟁업체가 먼저 출원하여
등록받은 특허 침해가 될 수 있음
96

특허청의 ‘의료기기-특허분류(IPC분류) 연계표’
• 경쟁업체의 특허동향 파악이 용이하도록 제작!
• 이전에는 의료기기와 특허를 연계할 수 있는
분류기준이 없어서 기업들이 해당 분야의 특허동향을
제대로 파악할 수 없었지만,
새로운 분류기준을 통해 각 분야의 경쟁업체 분석,
라이센싱 대상 발굴, 특허전략 수립 등에 활용 가능한
특허정보를 보다 쉽게 수집할 수 있음
• 별도의 특허 검색 및 분석 없이도 IPC를 기준으로
의료기기 각 분야의 출원/등록 동향을 전반적으로
분석하는 기준 마련
97

특허 코드 및 번호 체계
섹션 내용
A 생활필수품
B 처리조작
C 화학, 야금
D 섬유, 지류
E 고정구조물
F 기계공학, 조명, 가열, 무기, 폭파
G 물리학
H 전기
섹
션
클
래
스
서
브
클
래
스
메
인
그
룹
서
브
그
룹
G 06 T 005 20
물리학
산술논리
연산
화상데이터
처리
화상
증진/복원
로컬
오퍼레이터
사용
• IPC 코드는?
국제특허분류코드(international patent classification code)
관련분야 특허에만 쉽게 접근할 수
있도록 도와준다!

특허 코드 및 번호 체계

의료기기-특허분류 연계표 활용
• 해당 분류의 IPC분류로 검색범위를 제한함에 따라
원하는 의료기기에 대한 발명만을 탐색 가능
• 예를 들어, 특정 업체를 출원인으로 입력하고,
원하는 소분류(ex: MRI)에 해당하는 IPC분류를 입력하여,
해당 업체의 해당 의료기기 특허출원 동향 확인 가능
100

BLT patent & law firmBLTBusiness, Law & Technology
BLT
www.BLTe.kr 102

Elizabeth Homes
103

Why?
104
George P. Shultz
전) 미국 노동부장관
(1969~1970)
전) 미국 국무장관
(1982~1989)
William J. Perry
전) 미국 국방부장관
(1994~1997)
Samuel Nunn
전) 미국 상원 의원
(1972~1997)
Henry Kissinger
전) 국가안보 보좌관
(1969~1975)
전) 미국 국무장관
(1973~1977)
Richard Kovacevich
전) Wells Fargo &
Company CEO
James Mattis
general
U.S. Central Command
U.S. Joint Forces Command

Why?

Why?
디자인특허 15건 포함

사업 초기부터 특허출원 고려
• 2003년에 사업을 시작하면서 본인 아이디어의 출원부터!
107
가출원

계속 특허출원을 하여 포트폴리오 구축
• 출원 건수(가출원 제외)
– 2004(1), 2005(2), 2006(8), 2007(4), 2008(2), 2009(3), 2010(2)
– 2011(16), 2012(4), 2013(41), 2014(37), 2015(44)
꾸준하게 사업아이템과 관련된 발명들에 특허출원 진행
최근 3년간 특허출원 수가 급격하게 증가! (양적 확대)
108

삼성전자의 의료기기 업체 M&A 전략
‘삼성’은 지식재산권(IP)을 보유한,
기술력 있는 중소형 의료기기 업체를 인수
업체의 보유 IP를 중요한 평가 기준으로 사용
• ㈜레이 (치과용엑스레이 장비업체) 인수(2010.9)
• 메디슨(Medison) 인수(2010.12)
• 넥서스(美 심장 질환관련검사솔루션) 인수 (2011.11)
• 뉴로로지카(美 CT촬영 의료기기) 인수(2013.1)
• M&A를 통해 의료기기/헬스케어 특허를 800여건 확보
109

삼성전자의 의료기기 업체 M&A 전략
110

삼성이 인수한 미국의 ‘뉴로로지카’?
111

112

• 삼성의 지분인수 당시에도 13개의 등록특허 보유
• 컴퓨터 단층영상 촬영장치(computerized
tomography (CT) imaging systems)에 대해서만
집중적으로 특허 획득
• 특허를 기반으로 삼성의 M&A 대상 업체로 선정
113
특정 의료기기 분야에 특허를 집중적 확보함에 따라,
대형 의료기기 업체의 기술개발 또는 사업영역
확장을 위한 M&A대상이 될 수 있음

오스템 임플란트
• 국내 의료기기 중견기업 중 최다 특허출원 업체 (미공개 포함)
• 특허 등록도 의료기기 중견기업 중 최다보유
114
순위 출원기관 출원건 출원인유형
1 삼성전자주식회사 1,750 대기업
2 삼성메디슨주식회사 979 대기업
3 연세대학교산학협력단 556 대학/공공연
14 오스템임플란트주식회사 218 중견기업
25 제이브이엠 161 중소기업

치과용 임플란트 픽스쳐 특허
115
치과용 임플란트 픽스츄어
KR 0850637
다중나사산 픽스츄어
KR 0598938
다공성 표면을 가진 세라믹 임플란트의
제조방법과 그제조방법에 의해 제조된 임플란트
KR 0850568
치과용 임플란트 픽스츄어
KR 0598938
인공치아
KR 0860356
스크류타입의 치과용 임플란트 픽스츄어
KR 0894986
픽스츄어
KR 0919416
치과용 임플란트 픽스쳐
KR 0931996

치과용 임플란트 픽스쳐 특허
• 픽스쳐 자체에 대해 도출되는 여러 아이디어를
각각 출원하여 특허포트폴리오 구축
• ‘픽스쳐’에 대한 여러 등록특허를 기반으로,
경쟁업체의 진입장벽을 구축!
– 하나의 특허로 해당 영역을 모두 cover하지 못하므로,
여러 개의 특허를 출원하여 포트폴리오 구축
116

치아용 임플란트 분야 포트폴리오
117
임플란트 시술용 드릴
KR 1058521
침하방지 단차를 갖는 치과용
임플란트 조립체
KR 1067668
힐링 어버트먼트
KR 1296741
임플란트용 픽스쳐
KR 1272153
치아 임플란트에 필요한 각 구성에 대해
나누어서 특허출원 후 권리화!

IP 포트폴리오 구축을 위한 특허출원
• 초기에는 IP를 특정분야에 집중하는 것이 필요
• 출원을 단기간 내에 구축하는 것이 필요 (1년 내외)
• 출원이 장기간에 거쳐 지속적으로 이어질 경우,
앞선 본인 특허문헌에 의한 거절 발생
119
최초출원
출원공개
1년 6개월
발명A, 발명B
출원 1
발명A’
출원 2
발명B’
최초출원의 발명A와
동일하지 않으면 문제X
최초출원의 발명B보다
진보되지 않으면 거절

특허 가출원 전략
• 특허 가출원 제도를 활용하여 cost down 할 수 있는
단계적인 접근도 필요
(1) 다양한 관점에서 특허 가출원을 뿌린다
(2) 비즈니스를 성장시키고 투자를 유치한다
(3) 1년 이내에 가출원 중 의미있는 가출원을 선별하여
정식으로 출원을 진행한다.
120

미국 가출원 제도 (Provisional application)
• 정규 출원에 앞서 임시적으로 출원일을 선점하기 위해
주로 이용
- 영어가 아닌 외국어로도 출원이 가능
- 정규 출원시 요구되는 특허청구범위, IDS, 및 선언서를
제출하지 않더라도 출원일을 인정받을 수 있습니다.
- 저렴한 출원료로 간단히 출원할 수 있기 때문에,
정규 출원을 하기 전, 선행 기술의 추가적인 조사 및 시장성
검토가 필요할 때, 개량 기술 개발이 예측될 때 사용
• 현재 우리나라도 외국어출원 가능하며,
청구범위 유예제도 활용이 가능하므로,
심사청구하지 않는 국내출원이 동일한 효과!!
– 이후 국내우선권주장출원이 정규출원과 같은 역할
121

빠른 출원일 확보가 가장 중요하다
<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
122

• 정량적인 숫자도 큰 의미가 있음
(비용이 허락하는 한 되도록 나눠서 진행)
• 중장기적인 road-map 을 고려하여
미래지향적인 방향성 구축
• BLT IP Voucher 활용 (cf. 실리콘밸리 로펌)
123

Theranos 가출원 전략
124
출원일로부터 1년6개월 전에 공개! 왜?

Theranos 가출원 전략
• Medical device for analyte monitoring and drug
delivery(분석물 감시와 드러그 전달을 위한 의료 기기)
• 등록번호: 9131884(2015.09.15)
• 본 특허의 관련출원
125
본 특허는 2011.03.16.에 출원되었지만,
실질적으로 2003.09.11.에 출원된 것과 같은 효과를 누린다!
2003.09.11.에 출원된 ‘가출원’ 명세서는 어떻게 작성되어 있는지
외부로 공개가 되지 않는다!
가출원
본출원
1년 이내에
본출원

사업화할 기술의 특허출원 – 가출원스러운 출원!
출원을 최대한 빨리해야 하는 이유?
<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
126

사업화할 기술의 특허출원
127

128
• 분쟁의 핵심이 되는 등록특허임

129

사업방향에 부합하는 특허출원
• 특허를 출원했다 또는 특허를 받았다는 것과
자신이 실행하고 있는 비즈니스를 독점한다는 것은
여러가지 이유로 인해 다른 이야기가 될 수 있다.
• Business sector ≠ Patent Claim scope
• 상당수의 경우,
청구항 설계나 특허출원시 방향성에 대한 문제가 있음.
130

해외출원의 구체적인 경로
132
가. 파리조약에 기초한 개별국 출원
• 국내출원 후 1년 이내에 원하는 국가에 우선권제도를 이용해서
개별적으로 출원하는 방식
• 각국 출원여부를 1년 이내에 결정하여야 하며,
각 국에 맞는 언어로 된 번역문을 빨리 준비해야 하는 문제
파리조약에 기초한 특허출원
각국에
직접 출원

• PCT에서 규정한 서류를 특허청에 제출하면서 특허출원을 원하는 나라를 단순히 지정
• 지정된 국가에서도 특허출원이 인정
• 특허를 받기 위해서는 소정 기간 내에 각 국가에 진입해야 한다는 점에 주의
PCT의 장단점
PCT 출원의 장점 PCT 출원의 단점
- 특허성의 사전판단 가능
- 적은 비용을 통해 다수의 국가에 출원할 수 있음
- 특허발명의 시장상황을 고려해서 최종적으로
특허를 등록 받고자 하는 나라를 선택 가능
- 각 국가 진입 비용 이외에 PCT 출원비용 추가
- 지정국에 늦게 진입하므로 특허등록이 지연됨.
나. 특허협력조약(PCT)에 기초한 국제특허출원

1) 국제출원서
출원서, 명세서, 청구의 범위, 필요한 도면 및 요약서
우리나라를 수리관청(국제출원서를 수리하는 기관)으로 하는 경우 국어 또는 영어
로 작성
2) 국제조사
국제출원과 관련된 선행기술의 존재여부를 조사
우리나라를 수리관청으로 한 경우, 국제조사기관은 한국, 오스트리아, 호주 특허청
3) 국제조사보고서 관할 국제조사기관이 조사한 선행기술을 목록으로 작성
4) 국제공개 국제출원이 각 지정국의 국내단계로 이행되기 전에 국제사무국에서 공개되는 절차
5) 국제예비심사
청구의 범위에 기재되어 있는 발명에 대한 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성
여부를 국제예비심사기관이 판단
출원인의 선택에 의해 행해지는 임의 절차
6) 국내 단계
출원서는 소정 기간 내에 번역문을 제출하고 소정의 수수료를 제출
지정국에서 특허를 획득하기 위해
7) 번역문 제출일 예비심사청구여부와 관계없이 대부분의 국가에서 번역문 제출일을 30개월로 인정

PCT 출원의 주요절차
조약우선권주장
수반
판단시점
소급
각국 절차를 빨리 진행하고 싶다면?
1) 수수료 납부
2) 번역문 제출
3) 각국진입절차(한국: 심사청구)
우선일로부터
30개월
국내단계 진입 기준일은, 기본적으로 우선일로부터 30개월이지만, 국가마다 차이가 있음
한국(31개월), 유럽(31개월), 중국(32개월), 일본(32개월)
* 일본 : 우선일로부터 30개월 전 2개월~우선일로부터 30개월 사이에 국내서면 제출
국내서면 제출일로부터 2개월 내 번역문 제출

경고장을 받은 경우
• ‘경고장’은 내용증명 우편으로
발송
• 내용증명이란, 우편물의 내용인
문서내용을 등본에 의하여
증명하는 제도!
• 내용증명에 쫄지말자!
• 침묵! 침착! 검토!
침해주장 한 특허가 뭐지?
137

• 침착하게 특허침해주장을 한 특허발명을 검토하자!
• 침해 주장한 ‘특허문헌’이 첨부되지 않았다면,
• 특허정보검색DB를 이용하자! (KIPRIS 또는 WIPS)
101216037
138

• 키프리스에서 포대원부를 발급받아서
행정정보, 보정, 연혁 등을 파악해보자!
• 출원경과참작의 방식 고려 – 빠져나갈 구멍을 찾아!
• 외국 특허는, 대부분 PCT국제특허이므로,
패밀리특허의 이력정보를 파악하여,
외국에서의 거절 또는 무효의 인용정보를 탐색!!
139

140

‘감각이 있는’ 변리사를 찾자!
• 대응방향을 파악하기 어렵다면...
• 장기적인 관계를 가질 수 있는 변리사를 찾아라!
사업적으로 관심을 갖고
제대로 된 방향을 잡아줄 변리사
• 전문적인 특허법 지식을 바탕으로, 침해에 해당하는지
여부를 판단받고, 대응방향을 결정할 수 있다
141

신중하게 ‘전 투 방 법’을 선택하자!
• 해당 특허권을 검토한 결과, 침해가 아니라고 판단되는
경우,
무 대 응!!
• 상대가 계속 침해주장을 하면, 적절한 대응방안 선택!!
142
1. 비침해 감정서 (150 ~ 200)
2. 상대방 특허 무효감정서 (200 ~ 1000)
3. 특허 컨설팅 (1000 ~ )
4. 소극적 권리범위확인 심판 (400 ~ 800)
5. 경고장 회신 (100 ~ )
6. 비침해논리 설계 후 무대응 (500 ~ )

신중하게 ‘전 투 방 법’을 선택하자!
• 무효심판 청구
– 상대방의 권리는 등록받을 수 있는 요건을 갖추지 못하였다!!
• 소극적 권리범위 확인심판 청구
– 나의 제품은 상대방 특허권의 권리범위에 해당하지 않는다!!
• 침해소송에서 항변
– 설계한 비침해논리를 바탕으로 적극적으로 항변
143

특허침해라고 판단되면, 피해 가자!!
회피 설계
144

특허침해라고 판단되면, 피해 가자!!
크로스 라이센스
(Cross License)
145

왜? 특허경영이 필요할까?
1. 특허가 사업에 꼭 필요한 것은 아님
2. 그러나, 특허가 없는 영역에서는
원가절감, 노동력착취에 의한
가격경쟁이 발생함
3. 가격경쟁에서 벗어나기 위해서는
좋은 발명을 만들어 독점권을 확보
147

특허경영 4단계론
148
• 기업의 특허경쟁력은 4단계 특허경영전략으로 성장시킬 수 있음
• 종전 이론과 달리, 시계열적 요소가 강조된 특허경영전략 이론임
도입
단계
양적확대 질적확대 특허경영

특허경영 4단계론 – 단계별 미션
149
• 라이센싱부 설치
협상전문가 육성
• 침해자 상시 분석
ㄴ 침해발견 보상
• 연구원들의 실시,
처분보상금 지급
• 특허전담부서
 CIPO 선정
• 특허분석
• 해외출원 강화
• 경쟁사 상시분석
• 특허맵 대회(!!!)
• 전담인력, 특허팀
• 발명신고서 의무
• 직무발명 보상금
• 특허 심화교육
ㄴ 연구원, 기획자
• 특허 겸임인력!
• 발명기법 교육
• 특허 기초교육
• 선행조사 교육
ㄴ대상:연구원 등
• 단계별 성장과정이 <4단계론>의 특징임
특허경영
질적확대
양적확대
도입단계
발명창출능력 강화
특허창출능력 강화
특허분석능력 강화
시장장악능력 강화

특허경영 4단계
150
특허경영질적확대양적확대도입단계
<양적확대 단계> 미션
•특허전담 관리자 선임
•발명신고서 의무화
•직무발명 보상금 도입
•연구원 특허창출 능력강화
효과
•출원증가
•연구원 자신감 증가
•기술 적용사례 증가
부담스러운 특허출원비용?
특허사무소와 전략적 제휴

151
특허경영질적확대도입단계
다출원 전략
-출원 수 급증
-출원당 투자비용 최소화(KR, PCT only)
-심사청구를 하지 않음
-중요특허만 등록을 도모함
양적확대

152
특허경영질적확대
특허경영질적확대양적확대
• 삼성을 공격한 IP들은 모두
<양적확대>기에 출원된 것들임
• 이후, <질적확대>단계에서 애플은
M&A, NORTEL매입 단행
• <특허경영>단계에서 애플은
Rockstar Bidco LP 등을 통해
전략개시
도입단계 양적확대

애플이 삼성에 제기한 지적재산권들 목록
153
특허 7건
7,812,828
7,669,134
6,493,002
7,469,381
7,844,915
7,853,891
7,863,533
양적확대’s IP

특허경영 4단계 (메드트로닉 사례)
154
특허경영질적확대도입단계 양적확대
• 창업자인 Earl Bakken이 당시의
Pacemaker(인공심장박동기)의 문제점을 개선하여
새로운 Pacemaker를 생산 및 판매
• 당시 미국의 한 수술실에서 병원 정전으로 심장병
수술을 받던 신생아가 인공 심장박동기 전력 공급
차단으로 사망한 뒤 메드트로닉은 전력 중단 염려가
없는 휴대용 인공 심장박동기를 개발해내 히트
• 메드트로닉은 사업초기부터 사업확장기인 1980년대
후반에 이르기 전까지 철저하게 인공심장박동기
(Pacemaker)를 중심으로 사업포트폴리오 구축

특허경영 4단계 (메드트로닉 사례)
155
특허경영질적확대도입단계 양적확대
• M&A를 통한 사업영역확장
– 사업지역(location)확장 및 사업영역(category)확장
• 회사 M&A를 통해 사업영역 확장 분야의 지재권 확보!

156
특허경영질적확대양적확대도입단계

특허창출에 최적화된 발명기법 6HA
무엇을
(무엇의
어디를)
누가
언제 어디에서 어떻게
왜item 발견
*Start
*Finish
*R&D
*발명대상 구체화
*시장의 니즈
 특허적 사고방식에 입각
 실무적이고도 강력한 아이디어 도출방법
 원천특허, 핵심특허 창출의 원동력
158

6HA 아이디어 캔버스
159

① 광원
② 전원
③ 전원선
④ 글라스부
⑤ 헤드밴드
⑥ 연결부
⑦ 힌지부
160

*시장의 니즈
1800만명 ???만명
161
왜

162

특허 문서의 구조
163
문제점
 누가, 언제, 어디서?
어떻게?
왜?
무엇을?

비엘티 특허법률사무소
164
• 서울시 강남구 강남대로 114길 20, 동명빌딩 4층
• 전화번호 : 070-4100-0102
• 이메일 : karl@blt.kr
• 웹 : www.BLT.kr

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