patent enforcement in Korea and preliminary injunction lawsuits.

1. 2014. 12. 11.
변호사/변리사 김 국 현
가산종합법률사무소/특허법인가산

2. 1. 특허침해금지가처분 개요
 임시의 지위를 정하는 가처분의 일종
- 당사자 사이에 현재 다툼이 있는 권리 또는 법률관계가 존재하고 그에 대한 본
안소송의 확정판결이 있기까지 현재 상태를 그대로 방치한다면 권리자가 현저
한 손해를 입거나 급박한 위험에 처할 우려가 있는 경우
- 그로 인한 위험을 방지하기 위해 잠정적으로 권리 또는 법률관계에 관한 임시
의 지위를 정하는 보전처분
- 잠정적, 임시적 조치
2

3.  특허권자가 직접 실시하거나 통상실시권을 부여하지 않은 경우 보전의 필요성
이 부정될 수 있음
 특허권자의 청구가 기각될 확률이 본안보다 높음 – 신속하게, 소명으로만 결정
되는 점에 따른 것
 가처분 결정 후 집행절차가 별도로 필요함 – 집행관은 결정문에 의하여 명확하
게 특정되는 것에 대하여만 집행함
 가처분이 인용된 이후 특허가 무효로 되거나, 본안에서 패소하였을 때 – 특허권
자의 부당가처분으로 인한 손해배상책임 부담 가능성 있음(과실 추정)
3
2. 특허침해금지가처분의 특징 (1)

4.  금지청구만 가능. 금지대상은 결정시까지 변경할 수 있음
 침해금지대상을 정확하게 특정해야 함. 집행에 유의
 신속한 재판 진행 - 서울중앙지방법원 신청서 접수 후 2~3주일 내에 심문기일
지정, 1회 심문으로 종결될 수도 있음. 통상 4~5 개월 소요
 검증, 감정을 채택하는 경우 많지 않음
 소명으로 충분. 심문종결 후 결정까지 소명자료 제출가능
 무효항변 허용(보전의 필요성 구비여부)
4
2. 특허침해금지가처분의 특징 (2)

5. 3. 가처분 신청 시기
 가처분 요건을 만족하는 한 언제라도 가능함
 특허침해 본안소송 제기 전 단계
 특허침해 본안 소송 계속 중에도 가능함
 다만, 소송 중에 긴급하게 가처분을 하지 않으면 안될 회복할 수 없는 손해 발생의
우려 또는 급박한 위험에 처할 우려가 있다고 인정되기 어려울 가능성 있음
5

6. 신청서 제출
상대방 답변서 제출
심문기일 기술설명회 개최
1심 결정 가처분 집행 집행에 관한
이의절차/취소절차
항고심 결정
재항고심(대법원) 결정
4. 가처분 절차
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7. 5. 특허침해금지가처분 소송의 관할
 원칙: 일반재판적 – 피고, 피신청인 주소지 관할 법원
 특칙: 지적재산권에 관한 특별재판적 - 민사소송법 제24조
지적재산권에 관한 소: 일반재판적 관할법원 소재지 관할 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제
기 가능
예 : 수원소재 회사를 상대로 하는 소송의 경우
원고는 (1) 수원지방법원 – 일반 재판적 / (2) 서울중앙지방법원 – 특별 재판적 중 유리한 법원을 선택할 수 있음
 본안소송 및 가처분소송 모두 적용
 손해배상청구소송은 침해자 또는 권리자의 주소지 관할
 본안소송에서 손해배상청구소송을 병합하여 제소한다면 통상 원고 권리자의 주소
지 관할 법원에 소제기 가능함
 가처분 소송은 본안소송 관할법원에 전속관할. 본안소송과 동시에 가처분 신청을
제기하는 경우 결국 특허권자 주소지 관할 법원에 제소 가능함
※ 사물관할 : 합의관할 (소가 산출할 수 없는 재산권상의 소)
7

8. 6. 특허침해금지가처분 소송의 당사자
 특허침해가처분을 신청할 수 있는 자
- 특허권자 : 가능
- 전용실시권자 : 가능
※ 저작권의 경우, 저작권법상 독점적 이용권자가 침해의 금지를 구할 수 있다는 문언은 없지
만, 저작권자의 권리를 대위하여 침해정지를 구할 수 있음(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005
다11626 판결)
- 통상실시권자 : 불가(법원 실무상)
※ 독점적 통상실시권의 경우 견해 대립
(특허법 제126조에는 청구권자로 특허권자와 전용실시권자만 명시되어 있음)
 상대방 : 침해자 또는 침해할 우려가 있는 자 – 제품의 생산자, 판매자 및 사용자
 특허권 양수인, 전용실시권자, 통상실시권자 등의 보조참가 : 과거 판례에 따라 허
용하지 않는 실무례도 있으나, 최근에는 허용하는 것이 일반적임
8

9.  인용 요건 : 피보전권리 + 보전의 필요성
- 피보전 권리(특허침해금지청구권)의 존재
+ 신청인이 특허권자 또는 전용실시권자인 사실
+ 피신청인이 신청인의 특허권을 무단 실시하고 있다는 사실
- 보전의 필요성
+ 가처분을 하지 않으면 안될 회복할 수 없는 손해 발생의 우려 또는
급박한 위험이 존재하는 사실
7. 가처분 인정 요건

10.  상대방이 특허권을 침해하는 행위를 하면 다툼이 현존하게 되어, 원칙적으로 특
허권자 또는 전용실시권자의 피보전권리가 인정됨
 다만, 과거에 침해행위가 있었다고 하더라도 현재 그와 같은 행위를 다시 행할 개
연성에 대한 소명이 없으면 가처분신청이 인용되기 어려울 수 있음
 특별한 사정이 없는 한 과거의 침해행위는 향후 침해행위의 개연성을 추단하는
유력한 간접사실이 될 수 있다는 견해도 있음
7. 인용 요건 – 피보전권리

11.  고도의 소명이 필요
- 특허침해금지가처분은 만족적 가처분에 해당하므로 통상의 가처분 신청에 비해
고도의 소명이 필요하다는 것이 판례의 입장
“가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해금
지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그
에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정
을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것”
(대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정 등)
 특허침해가 소명되면 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성도 인정, but 실무적
으로는 여러 요소들을 고려하여 보전의 필요성을 부정하는 사례도 많이 있음
7. 인용 요건 – 보전의 필요성 (1)

12.  고려 요소 : 가처분의 인용여부에 따른 당사자들의 이해득실관계, 본안소송에서의
승패의 예상, 공공복리에 미칠 영향 등을 고려하여 결정하는 것이 판례의 입장
- 당사자들의 이해득실관계 : 채권자가 입게 될 손해, 채권자가 침해행위를 알게
된 시점, 채권자가 특허발명을 실시하고 있는지 여부, 채무자가 입게 될 손해,
채무자 침해의 고의성 여부 및 채무자 사업의 현황 등 고려
- 본안소송에서의 승패의 예상 : 특허발명에 대해 무효심결이 내려졌거나 무효심
결이 내려질 가능성이 있는지 여부, 전용실시권자의 계약위반으로 그 등록이
말소될 가능성이 있는지 여부 등 고려
- 공공복리에 미칠 영향 : 채무자의 영업중단으로 인한 사회적 영향, 국가의 수출
전략 등 고려(대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정 등)
- 기타 제반사정 : 채권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우에는 일반적으로 보
전의 필요성을 인정하기 어려울 것이나, 미실시를 정당화할만한 특별한 사정이
있는 경우에는 보전의 필요성을 인정할 수 있음
7. 인용 요건 – 보전의 필요성 (2)

13.  신청인이 특허권자인 사실 – 신청인
- 특허등록원부 및 특허등록공보의 제출로 충분
 피신청인이 신청인의 특허권을 실시하고 있다는 사실 – 신청인
- 피신청인이 실시중인 발명을 특정하고, 신청인 특허발명의 구성요소와 대비하
여 동일 또는 균등함을 입증해야 함
- 피신청인이 실시중인 발명을 특정하기 위하여 팜플렛, 샘플, 구매서류, 영수증,
제품 설명서, 제조판매허가증 등 제출
 보전의 필요성 – 신청인
- 특허침해가 소명되면 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성도 인정됨
- 다만 법원이 보전의 필요성 판단시 고려하는 여러 요소들에 대한 상대방의 주
장에 충분히 반박할 필요 있음
8. 입증책임 – 신청인

14.  신청인의 허락하에 실시하고 있음에 대한 항변 – 피신청인
 신청인의 특허가 무효인 사실, 자유실시 기술의 항변 – 피신청인
- 소송 중 가장 첨예한 싸움이 벌어지는 지점임
- 전문가 감정이 필요한 경우 많음
 피신청인 실시 발명이 신청인 특허 발명의 권리범위에 속하지 아니한
다는 사실
- 이는 항변 사항이 아니라 소송상 ‘부인’에 해당하므로, 여전히 권리
범위에 속한다는 점에 대해 신청인이 입증책임을 짐
8. 항변사유 입증책임 – 피신청인

15.  출석할 사람
- 당사자본인(법인의 경우 그 대표자), 소송대리인(변호사), 발명자
- 대표권이 없는 임직원, 종업원은 방청객으로서 참관 가능함, 재판부의 허락 하에
참고적 진술만 가능
 신청서, 답변서의 진술
- 조서에는 신청서 등 진술이라고만 기재, 실질적인 구술변론내용은 필요시 속기
는 하지만 조서기재는 하지 않음
- 심문기일 당일에 준비서면과 증거를 제출하는 것은 바람직하지는 않으나 허용
됨
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9. 심문절차 및 심리 (1)

16.  심리
- 필요적 심문 : 피신청인이 참석할 수 있는 심문기일을 반드시 열어야 함
- 심문종결 후 준비서면 추가 제출 가능(본안소송의 변론종결과 다름)
- 주장 사항은 서면으로 충분히 제출해야 함
 심문기일의 진행
- 소명방법
+ 심문절차에서는 증인신문, 검증, 감정 등의 증거조사절차를 거치지 않음이
원칙이지만, 실무상으로는 진행하는 경우도 있음.
+ 기술설명회의 개최(후술)
- 공방의 시간
+ 통상 15~30분으로 시간이 짧음
+ 따라서 서면 공방이 매우 중요함
- 심문기일의 속행 및 종료
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9. 심문절차 및 심리 (2)

17.  목적
- 특허발명의 기술내용 및 특징, 상대방 실시기술내용에 대하여 재판부를
이해시키기 위해 개최
 방법
- 설명서, 도면, 모형, 사진, PT, 영화, 실물 등 이용
 시기 및 장소
- 심문기일에서 법정, 별도 심문기일에소 소법정, 조정실, 심문실 등
(필요시 공장이나 연구소 등에서 현장 검증이나 감정을 겸해 할 수도 있음)
 설명의 대상
- 특허발명과 침해발명의 동일성 또는 상이점에 대한 설명
- 특허발명의 무효성에 대한 설명 등
10. 기술설명회

18.  시기
- 신청인이 신청 후 언제든지 취하 가능
- 보전명령이 발하여진 후에도 그 집행 여부에 관계없이 취하 가능
 피신청인의 동의 요부
- 피신청인의 동의를 요하지 아니함
(본안소송에서 답변이나 변론 후 소취하시 피고의 동의를 요하는 것과 다름)
 신청취하의 방법
- 원칙적으로 취하서를 제출
- 다만 변론기일이나 심문기일에서는 구두에 의한 취하도 허용
 효과 : 소송 계속의 소급적 소멸
11. 신청의 취하

19. <결정 주문 사례>
1. 신청인이 피신청인을 위하여 이십억(2,000,000,000)원을 공탁하거나 위 금액을
보험금액으로 하는 지급보증위탁계약 체결문서를 제출하는 것을 조건으로,
가. 피신청인은 별지 목록 기재 제품을 생산하거나 사용, 양도, 대여 또는 수입
하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)
을 하여서는 아니 된다.
나. 피신청인은 그 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 별지 목록 기재 제
품의 완제품 및 반제품에 대한 피신청인의 점유를 풀고 신청인들이 위임하
는 집행관에게 그 보관을 명한다.
2. 집행관은 위 취지를 공시하기 위하여 각 적당한 방법을 취하여야 한다.
3. 소송비용은 피신청인이 부담한다.
별지 <목록>
하기 구조식의 ranitidine 염산염 및 이를 함유하는 의약품 (상품명 “000”이라
는 제품 포함) + 구조식
12. 가처분 인용 결정

20. 1. 피신청인은 별지 도면 및 설명서 기재 제품을 생산, 사용, 판매, 배포하여서는 아
니된다.
실무 : 신청서에 별지 도면 및 설명서를 첨부하여 피신청인이 생산, 사용, 판매, 배
포하고 있거나 할 우려가 있는 제품을 명확히 특정함. 특정을 잘 해야 가처
분 인용시 집행이 가능하게 됨.
20
13. 신청취지 별지의 중요성

21.  가처분 절차 진행 중 가처분 소송물에 대한 조정 또는 화해 가능
- 이 경우 조정 또는 화해가 본안소송 확정시까지 잠정적인 합의임을 명시하여 두는
경우도 있음
 가처분 절차에서 본안소송(특허침해소송)의 소송물에 관한 조정 또는 화해가 가능한
지?
- 견해 대립이 있으나, 법원 실무는 이를 긍정하는 것으로 보임
- 화해권고결정 및 조정에 갈음하는 결정에 관한 규정도 준용되는 것으로 보는 것이
실무라 하나, 실제로 화해권고결정이나 조정에 갈음하는 결정이 나오는 사례는 거
의 없음
- 가처분 절차에서 본안소송에 관한 조정, 화해 성립시 본안소송은 별도로 소를 취하
하여야 함
21
14. 조정 / 화해

22.  담보금 또는 보험증서를 법원에 제출
 집행관에 의한 고시
 고시문의 예시
위 당사자간 서울중앙지방법원 2010카합1111 특허권침해금지등가처분 결정 정본에 의한 채
권자의 위임에 의하여
1. 피신청인은 별지 목록 기재 제품을 생산하거나 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의
양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 된다.
누구든지 집행관의 허가 없이 이 고시를 손상 또는 은닉하거나 기타의 방법으로 그 효용을 해
하는 때에는 벌을 받을 수 있습니다.
소재지 : 서울 강남구 논현동 142
2014. 12. 11.
집 행 관 정 호 동
 집행의 시기
- 심결문 수령 후 14일 내에 집행하지 아니하면 집행력 상실
- 집행력을 상실하였어도 침해자의 위법상태는 계속되고 있는 것이므로 추후 손해배
상에 별다른 영향은 없음(과실상계의 문제는 발생 가능)
15. 가처분 결정의 집행

23.  신청인(특허권자) 패소시
- 결정문 송달 받은 날로부터 7일 이내에 즉시 항고
- 고등법원 지재권 전담재판부에서 항고심 심리함
- 고등법원에서 패소시 대법원에 재항고함
 피신청인(침해자) 패소시
- 가처분결정에 대한 이의신청 : 동일 재판부
- 이의신청에서도 패소하면 고등법원에 즉시 항고
- 고등법원에서도 패소하면 대법원 재항고
- 가처분결정의 집행에 대해 집행정지 신청 : 거의 받아들여지지 아니함
- 본안제소명령 신청
- 가처분결정 취소신청/해제신청
16. 가처분 결정에 대한 불복

24. 17. 심판과 소송의 관계 - 특허침해소송절차 중지 ?
 특허법 제164조 제2항: “침해소송을 심리하는 법원은 소송절차에 있어서 필요한
경우 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.“
- 반드시 지켜야 하는 강행규정이 아니라 재량규정임
 이미 무효심판 또는 권리범위확인심판을 청구하여 그 심판절차가 상당 정도 진행
되었고, 심결이 임박한 경우라면, 법원은 보통 소송절차를 기일 추정의 방식으로
중지함
 만약 특허가 무효로 확정되면 특허유효를 전제로 한 재판의 재심사유에 해당하므
로 재판 진행이 무용한 결과 초래하기 때문
 무효심결이 있다면 그 심결확정 전에도 무효항변을 인정하는 실무 경향
 심판을 활용하려면, 선제적으로 무효심판을 청구하고 침해소송이 시작되면 특허
무효 항변을 적극적으로 제출할 필요가 있음
24

25.  가처분이 인용 집행된 후 특허가 무효로 되거나, 본안에서 특허권자가 패소 확
정되는 경우 부당가처분으로 인한 손해배상 책임 부담 가능성이 높음
 특허침해를 원인으로 한 손해배상청구권을 보전하기 위하여 침해자의 재산을
가압류한 경우 이후 특허가 무효가 되는 등으로 비침해로 결론이 나면 부당가
압류에 따른 손해배상 책임 부담 가능성이 높음
 따라서, 가처분이나 가압류를 신청할 경우 이러한 위험요소도 미리 고려해야
함
18. 부당가처분/부당가압류시 손해배상

26. 사례검토: 가처분집행채권자의 손해배상 책임

27. 민법 제750조 : 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를
배상할 책임이 있다.
특허권자가 특허침해금지가처분신청에서 승소하여 가처분 집행을 하였으나 나중에 특허무
효 등으로 본안소송에서 패소한 경우
대법원 판례 : “가처분 집행 후 본안소송에서 패소한 당사자는 특별한 사정이 없는 한 상대
방이 입은 손해를 배상할 책임이 있다”.
대법원은 “가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나
그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임
아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전
처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권
자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이
를 배상할 책임이 있다”고 반복하여 판결함
(대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결 등).
핵심 쟁점 : 과실 추정
가처분 집행 채권자의 책임

28. 서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007나105732 판결
 특허권자는 경쟁회사 A를 상대로 특허권침해금지가처분을 제기하여 승소, 해당 제품의 제조, 판매금
지명령을 받아 집행
 특허권자는 A 회사를 상대로 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 80억원에 해
당하는 물품대금 채권에 관한 채권가압류신청 승소, 가압류 집행
 그 결과, A 회사로부터 물품을 납품받은 구매회사는 80억원이 넘는 물품대금을 법원에 공탁
 특허소송이 시작되자 A 회사는 해당 특허에 대한 무효심판을 청구, 특허심판원에서 진보성 결여를 이
유로 무효심결
 그 뒤 A 회사는 법원으로부터 채권가압류취소결정을 받고, 물품대금에 해당하는 위 공탁금을 수령
 이후 대상 특허는 특허법원 및 대법원을 거쳐 결국 무효로 확정되어 소멸
 결국, 제조판매금지가처분 뿐만 아니라 채권가압류 결정 모두 각 피보전권리가 존재하지 않는 것으로
귀결, 부당한 보전처분으로 판명됨 -> A 회사는 특허권자를 상대로 특허권 행사로 60억원의 손해를
입었다고 주장하면서 손해배상을 청구
사실 관계

29.  기본 법리 확인
가처분 및 가압류가 법원의 재판에 의해 집행되는 것이지만 본질상 실체적 청구권이 있
는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명으로 집행채권자 책임 하에 하는 것이므로, 특
별한 사정이 없는 한 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 고의 또는 과실이 있는 것으로
추정된다는 원칙을 다시 확인함
 과실추정을 복멸(覆滅)할 특별한 사정 인정 여부
각별히 신중하게 판단해야 한다고 판결함. 도중에 일부 유효 심결이나 판결이 있었다거나
특허권의 권리범위를 인정한 판결이 있었다는 사실 등 재판 과정에서 법원의 판결이 엇갈
리는 우여곡절이 있었다는 사정만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 판결함
 참고 : 대법원 1980. 2. 26. 선고 79다2138 판결
특허침해금지가처분을 집행한 특허권자가 본안소송에서 1,2심을 승소한 후 상고심에서
패소하여 최종적으로 패소 확정, 7년이라는 장기간 동안 여러 가지 우여곡절이 있었던 사
실이 인정되는 경우조차도 특허권자의 과실을 인정함
서울고등법원 판결내용
서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007나105732 판결
(계속)

30.  인정 부분
가압류되었던 공탁금에 대한 이자, 특허발명의 회피설계 비용, 부품대체 비용, 인건비
등에 관한 손해
 불인정 부분
수주실패에 대한 손해배상에 대해서는 판매 계약이 확정되어 있지 않았던 사정, 구매자
가 다른 회사로부터 대체 구매를 할 수 있었던 사정 등에 비추어 납품계약이 최종적으로
체결되었을 것을 전제로 한 영업이익의 일실손해는 인정할 증거가 없다고 판단함
 정신적 손해
무효 특허권에 근거한 부당가처분으로 재산상 손해 이외에도 영업상의 신용과 명예의
손상 등을 초래하여 A 회사가 적지 않은 정신적 손해를 받았다고 하여 위자료를 인정함
 총액: 특허권자는 A 회사에게 약 9억6천만원의 손해를 배상하라고 판결
손해배상의 범위
서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007나105732 판결
(계속) - 손해배상의 범위

31. 사례연구: 가처분소송, 특허무효심판, 정정청구

32.  국내 제약회사 B사가 해외 제약회사 A사의 특허에 대하여 무효심판을 제기하고 A사 특허
발명을 사용하여 제품 생산, 판매
 특허권자 A사가 국내 제약회사 B사를 상대로 특허침해금지가처분 신청
 무효심판 진행 중 특허권자 A사가 정정청구(청구범위 감축)
 이후 무효심판 기각 및 정정 인용 결정, B사 특허법원에 심결취소소송 제기
-> 즉, 아직 정정 확정 전임
 특허침해가처분 소송에서 B사는 정정 전 무효사유에 기하여 무효항변
 이후 법원이 특허침해금지가처분을 인용
- B사의 제품은 A사 특허발명의 권리범위에 속함
- 피보전권리 : B사는 그 제품의 생산, 판매 등으로 A사의 특허권을 침해함
- 보전의 필요성 : 침해행위를 방치할 경우 관련 의약품 시장에서의 지위 축소 등 회복하
기 어려운 손해가 발생할 우려 있음
- 무효항변 관련 판시사항 – 후술
서울중앙지방법원 2013. 5. 20. 선고 2012카합515
결정
사실 관계

33.  기본 법리
“특허발명의 정정제도는 ... 특허권자가 제3자의 신뢰를 침해하지 아니하는 범위 내
에서 일정한 요건하에 위와 같은 하자를 정정할 수 있도록 하는데 그 취지가 있다.
정정이 확정될 경우 정정의 효과는 특허발명의 출원시로 소급하는데, 이는 정정제도
가 특허권자의 방어수단으로의 기능을 온전히 수행할 수 있게 하기 위한 것이다.”
“따라서 특허발명의 일부에 무효사유가 있어 그 전부가 무효로 되는 경우 그 무효사
유가 적법한 정정으로 치유될 수 있다면, 비록 그 정정이 확정되지 아니하였다고 하
더라도, 특허법의 목적, 공공의 이익 등에 비추어 특별한 사정이 있다고 인정되는 경
우에는 특허발명의 정정 전 무효사유를 주장하여 등록된 특허발명에 기한 청구를 저
지할 수 없다고 봄이 상당하다.”
서울중앙지방법원 판결내용
서울중앙지방법원 2013. 5. 20. 선고 2012카합515
결정 (계속)

34.  특별한 사정의 존부
“피신청인의 권리범위 불인정 주장이 신청인들의 이 사건 ...항 발명에 기한 청구를 저지할 수 있는 특
별한 사정이 있는지?”
 고려 요소
- 정정의 적법 여부 : 기존 청구항에 개시된 화합물을 화합물 C로 한정하고 그 종속항 삭제 -> 특허청구
범위 감축으로 적법한 정정임
- 정정이 이루어질 개연성 : 무효심판에서 정정청구를 하였고 심판원은 정정청구를 인정하는 내용의 심
결을 하였는바, (비록 정정청구는 무효심판 심결 확정시 확정되는 것이고 B사의 심결취소소송 제기로
인하여 무효심판 심결이 아직 확정되지는 않았지만) 그대로 확정될 개연성이 매우 높다고 판단함
- 정정으로 인해 치유되는 무효사유 : 기존 청구항에 개시된 다른 화합물에 관한 신규성-진보성 흠결 및
기재불비 등 무효사유가 정정으로 치유됨
- 기타 사정 : 피신청인도 정정청구의 적법여부를 다투지 않고 있음
 “이 사건 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다는 취지의 피신청인의 이 부분 주장은 신청인들의 ...
항 발명에 기한 청구를 저지할 수 없다”
서울중앙지방법원 판결내용
서울중앙지방법원 2013. 5. 20. 선고 2012카합515
결정 (계속)

39. 39
가산종합법률사무소/특허법인가산
변호사/변리사 김 국 현
kkh@kspat.com