Internet e IP: la tutela del marchio in rete

1. Internet e IP: la tutela del
marchio in rete
Avv. Giacomo Desimio
Trevisan & Cuonzo Avvocati

2. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Internet
- circa 3 miliardi di utenti (40% della popolazione mondiale)
- circa il 44% delle abitazioni di tutto il mondo può connettersi
- in Europa 3 persone su 4 hanno accesso ad internet
(fonte: ITU – FactsFigures 2014)

3. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Attraverso internet, le imprese possono
- vendere al pubblico i loro servizi o prodotti
circa il 60% degli utenti internet in UE effettuano acquisti on line
Fonte: EuroStat News Release 147/2013
- pubblicizzare i propri servizi e prodotti
- fidelizzare i loro clienti

4. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Per raggiungere questi obiettivi, le imprese devono essere:
- facilmente individuabili
- immediatamente riconoscibili
E’ dunque importante proteggere su internet il proprio
marchio ed i propri segni distintivi (nomi a dominio)

5. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Cos’è un marchio?
Un marchio può essere una parola, un disegno, una lettera, una cifra, un suono, una
forma o una confezione, una combinazione o tonalità cromatica
distingue un prodotto/servizio/impresa dai prodotti/servizi/imprese concorrenti

6. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Cos’è un nome a dominio?
Il nome a dominio è un segno distintivo che identifica e contraddistingue il sito di
un’impresa
www.trevisancuonzo.com
Dominio di primo livello
Top Level Domain Name
Dominio di secondo livello
Second Level Domain Name

7. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Top Level Domain Name
Country Code
Top Level Domain
(.it ; .uk ; .eu ; .fr)
Generic
Top Level Domain
(.com ; .net ; .org)
Affidati in gestione agli Stati che
individuano le Naming Authority
preposte alla loro gestione.
Affidati in gestione all’ICANN (ente no
profit che coordina dal 1998 il sistema
dei nomi a dominio).
In Italia:

8. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Liberalizzazione dei Generic Top Level Domain
www.impresa.QualunqueCosaViVengaInMente
Tipologie dei nuovi gTLD: (i) marchi aziendali; (ii) termini generici;
(iii) distribuzione geografica; (iv) community
Obiettivo:
Aumentare la concorrenza, permettendo a tutti di operare attraverso nomi a dominio
sempre più personalizzati
Risultati:
Più di 1.300 nuovi Generic Top Level Domain saranno introdotti nei prossimi anni

9. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
PRINCIPIO DI UNITERIETA’ DEI SEGNI DISTINTIVI
Il titolare di diritti su un segno distintivo (ad esempio, diritti di
marchio) ha il diritto di utilizzarlo in via esclusiva anche in relazione alle
funzioni proprie degli altri segni.
(Cass. 28,02,2006, n. 4405)

10. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
PRINCIPIO DI UNICITA’ DEL NOME A DOMINIO
Non possono esistere due nomi a dominio identici
First come, first served: le Naming Authority non svolgono alcun
controllo sul diritto del richiedente ad ottenere la registrazione di un
nome a dominio.

11. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Che rischi corre un’impresa?
www.impresa.com
Contraffazione
del nome a dominio
Violazione
del marchio
Agganciamento
al dominio/marchio

12. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Contraffazione del nome a dominio:
- Domain grabbing (Cybersquatting)
Il domain grabbing consiste nella registrazione di nomi a dominio identici al marchio o
nome a dominio (o altro segno) altrui
- costituisce contraffazione del marchio/segno altrui
- preclude al titolare dei marchio l’utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo

13. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Contraffazione del nome a dominio:
- Typosquatting
Il typosquatting consiste nella registrazione di nomi a dominio corrispondenti a parole
identiche a marchi o segni distintivi altrui, cui è stata aggiunta, sottratta o sostituita una
lettera o una cifra. La digitazione di tali parole da parte degli utenti internet deriva da errori
di digitazione sulla tastiera.
Caso Amazon / Nextone Media Ltd per la riassegnazione dei domini amazobn.it,
amazonh.it, akmazon.it, amazohn.it, amazoln.it, axmazon.it, amawzon.it, amazopn.it, amaz9on.it,
amazxon.it, azmazon.it, amaz0on.it, amjazon.it, amxzon.it, amazojn.it xamazon.it, amazson.it,
amazlon.it, qamazon.it, amazonj,it, samazon.it (CRDD, 9 aprile 2013)

14. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Contraffazione del nome a dominio:
- Pura confondibilità tra i nomi a dominio
La registrazione di un nome a dominio identico o simile al domain name altrui celebre può
essere equiparata alla violazione segno distintivo altrui.
Caso Meetic.it Costituiscono violazione del marchio Meetic ed il nome a dominio meetic.it i nomi
a dominio lovemeetic.it e mymeetic.it utilizzati per i medesimi servizi, essendo le differenze tra i segni
in conflitto scarsamente percepibili dall'utente il quale è attratto dal termine «meetic» che costituisce il
cuore dei segni della ricorrente (Torino, 26 luglio 2010)

15. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Contraffazione del nome a dominio: soluzioni
Soluzioni preventive: passive holding, sfruttamento del sunrise period e iscrizioni
alle trademark clearinghouse (per gTLD); monitoraggio
periodico dei database ICANN (per nuovi gTLD) e WHO.IS
Soluzioni offensive: azioni per la revoca o trasferimento del nome a dominio
arbitrato irrituale
procedura di riassegnazione
azione giudiziaria

16. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Violazione del marchio:
- Commercializzazione di prodotti contraffatti via internet
Modalità di commercializzazione:
- uso di piattaforme dedicate
- diretta (B2B; B2C)
Aspetti critici:
• identificazione dell’effettivo produttore (catena di vendita)
• individuazione dell’esatto giro d’affari del contraffattore
• possibile coinvolgimento dell’internet service provider

17. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Violazione del marchio:
- Uso illegittimo del marchio nel sito
L’utilizzazione, da parte di un soggetto nel proprio sito (usato nel quadro di un’attività
economica), del marchio altrui può costituire violazione di tale marchio.
Aspetti critici:
• definizione di attività economica
• limiti derivanti dall’uso descrittivo
• onere della prova
• possibile coinvolgimento dell’internet service provider

18. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Violazione del marchio: soluzioni
Soluzioni preventive: monitoraggio principali piattaforme e-commerce
Sistema Informativo Anti Contraffazione (SIAC) della GdF
Il SIAC consente ai titolari delle privative industriali e intellettuali di trasmettere alle competenti autorità
elementi informativi sui propri prodotti contraffatti (si possono inviare immagini, schede tecniche, perizie,
consulenze tecniche etc.).
Questi elementi saranno consultati automaticamente al fine di individuare tempestivamente possibili eposido
di contraffazione.

19. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Violazione del marchio: soluzioni
Soluzioni offensive: azione civile di accertamento contraffazione del marchio
coinvolgimento Internet Service Provider
azione penale di contraffazione del marchio

20. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Agganciamento del marchio/nome a dominio:
- Uso ingannevole di metatag
L’uso come metatag (porzione non visibile di una pagina di un sito in cui sono inserite
alcune parole chiave che indicano, ai motori di ricerca, il contenuto del sito ed influenzano
così l’esito delle ricerche) di marchi o segni altrui costituisce atto di concorrenza sleale.
Caso Cassina, Tribunale di Monza, 15 luglio 2008

21. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Agganciamento del marchio/nome a dominio:
- Keyword-Advertising
Utilizzo del marchio o dei segni altrui come keyword per attivare annunci pubblicitari relativi
ai propri marchi/nomi a dominio costituisce violazione dell’altrui segno distintivo oltre che
attività professionalmente scorretta.
Caso Google AdWords, Corte di giustizia UE, 23.03.2010, cause riun. da C-236 a C238/2008
Caso Avis, Tribunale di Milano 11 marzo 2009

22. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Agganciamento del marchio/nome a dominio:
- Deep linking
Utilizzo improprio dei link inclusi nella pagina del proprio sito al fine di richiamare
automaticamente i contenuti della pagina interna di un altro sito web, senza che l’utente si
renda conto del passaggio da un sito all’altro.
- Framing
Consiste nel far comparire, all’interno di una cornice (frame) di un sito, i contenuti di un
altro sito web.

23. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Agganciamento del marchio/nome a dominio:
- Reindirizzamento automatico
Casi in cui un soggetto, registrante un domain name identico al marchio altrui, fa sì che
l’utente del sito corrispondente a quel domain name venga automaticamente trasferito ad
un altro suo sito web.
Caso Fotomodella dell’anno: Costituisce condotta contra ius l'attivazione di un sito internet
contraddistinto da un domain name che, pur diverso dal marchio registrato di titolarità del ricorrente,
sia strutturato in modo da essere raggiunto mediante re-indirizzamento automatico dal sito il cui
domain name è invece costituito dal marchio del ricorrente, in quanto tale situazione costituisce di
fatto una usurpazione di spazi e denominazioni di quest'ultimo domain name ed una violazione di un
diritto soggettivo del suo titolare (Trib. Roma, 3.12,2009).

24. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Agganciamento del marchio/nome a dominio : soluzioni
Soluzioni preventive: monitoraggio motori di ricerca; coinvolgimento immediato
dell’internet service provider (caso L’Oreal vs Ebay)
Soluzioni offensive: accertamento contraffazione del marchio/segno distintivo;
accertamento della scorrettezza del comportamento
diffida
azione giudiziaria

25. Internet e IP: la tutela del marchio in rete
Grazie per l’attenzione
Trevisan & Cuonzo Avvocati
Avv. Giacomo Desimio
gdesimio@trevisancuonzo.com