1. Il Brevetto:
perché, come e quando?
Franco Docchio
Membro della Commissione Brevetti
Università degli Studi di Brescia

2. Che cos’è il brevetto
Il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce
al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre,
usare, mettere in commercio, vendere o importare
l'oggetto brevettato. Il brevetto può essere ceduto o
concesso in licenza, dietro pagamento di un
corrispettivo al titolare.

3. Requisiti di un’idea brevettabile
Un'invenzione brevettabile deve essere una soluzione di
un problema tecnico
Deve essere nuova, ossia mai resa nota in Italia o all'estero
Deve comportare un'attività inventiva, cioè non deve
risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una
persona esperta del ramo
Deve essere atta a trovare applicazione industriale.
Le invenzioni possono riferirsi, ad esempio, ad una
macchina, un dispositivo, un circuito elettronico, un
composto chimico, un procedimento di lavorazione e così
via.

4. Oggetti possibili di brevetto
L’invenzione (soluzione originale di problema tecnico,
atta ad essere realizzata e applicata in campo
industriale)
Il Modello di Utilità (trovato che fornisce a macchine
o parti di esse, a strumenti, a utensili o a oggetti di
uso comune particolare efficacia o comodità di
pubblicazione o impiego)
Una nuova varietà vegetale o animale

5. Requisiti di un brevetto
La NOVITA’: invenzione è nuova se non è compresa
nello stato della tecnica
L’ATTIVITA’ INVENTIVA: invenzione deriva da attività
inventiva se non risulta in modo evidente dallo stato
della tecnica a una persona esperta nel ramo
L’INDUSTRIALITA’: invenzione deve poter essere atta
ad avere applicazione in industria anche agricola
La SUFFICIENTE DESCRIZIONE: un’invenzione è ben
descritta se dà modo ad altri di riprodurla

6. Requisiti di un’idea brevettabile
E' importante tenere presente che anche una
divulgazione dell'invenzione ad opera dello stesso
inventore o avente causa prima del deposito della
domanda di brevetto toglie novità e costituisce
motivo di nullità del brevetto

7. La registrazione disegni e modelli,
incluso il software
Registrazione: strumento giuridico che consente di
ottenere la protezione per i disegni e i modelli
industriali o del software

8. In poche parole….
Il brevetto è un particolare tipo di
PUBBLICAZIONE, che riserva
all’INVENTORE il diritto esclusivo di
produrre, commercializzare, ecc.
L’unica alternativa al Brevetto, per
mantenere la proprietà di una
invenzione, è il SEGRETO

9. Il deposito del Brevetto
Il deposito del Brevetto è a carico
del TITOLARE DEL DIRITTO AL
BREVETTO, che godrà dei suoi
benefici
Il titolare del diritto al Brevetto
può essere l’inventore, se privato,
o l’Istituzione per cui lavora, a
seconda degli accordi tra datore
di lavoro e dipendente

10. La domanda prioritaria
Il brevetto può essere prioritariamente depositato
In Italia
All’estero
La domanda prioritaria, se non estesa all’estero,
condurrà a un brevetto valido solo nel Paese in cui è
stata depositata
Priorità: la data di deposito può
essere rivendicata in successive
domande depositate all’estero

11. La Priorità
Convenzione di Parigi ha sancito che:
Chi ha depositato per la prima volta un brevetto
in uno stato della Convenzione ha 1 anno di
tempo per depositare domande
corrispondenti in altri stati
Gli effetti di tali domande (divulgazione e
anticipazione di altri brevetti) partono dalla data
del primo deposito

12. L’estensione del Brevetto
In qualunque momento (entro un anno), il Brevetto
può essere esteso all’estero
Brevetto Europeo (esame) + deposito in singoli stati
Brevetto USA (esame - attenzione al “first to invent”!)
PCT (esame) “Prenotazione della possibilità di
depositare in paesi aderenti”

13. L’estensione del Brevetto
mediante il Brevetto Europeo
Brevetto
Nazionale
Entro dodici mesi
7/8 mesi: esame,
Opzione prelim.
Brevetto Europeo
Depositi nei
Stato singoli stati
membro 2
Stato Stato
membro 1 membro n

14. L’estensione del Brevetto
mediante il PCT
Brevetto
Nazionale
Entro dodici mesi
Domanda PCT
Entro 30 mesi:
Depositi nei
Stato singoli stati
membro 2
Stato Stato
membro 1 membro n

15. Di chi è il diritto al Brevetto, in
Università Italiane?
Secondo il Codice della Proprietà Industriale (D.L. 30
del 10.02.2005), il diritto al Brevetto per docenti e
Ricercatori Universitari spetta all’inventore (agli
inventori)!
Si sperava, così facendo, di facilitare l’emersione di
proprietà industriale dalle Università verso l’esterno, cosa
che non è avvenuta

16. Che cosa può fare l’Inventore?
Depositare a suo Estendere il
nome e a sue spese Informare il Rettore Brevetto, oppure
il Brevetto venderlo/licenziarlo
oppure
Proporre a UNIBS la UNIBS può UNIBS può vendere
accettare la cessione o licenziare il
cessione del Diritto
e depositare a sue Brevetto, e/o
al Brevetto
spese estenderlo

17. A chi vanno i proventi dello
sfruttamento del Brevetto?
Nel caso A: A UNIBS va il 40% dei
proventi netti ( da vendita o licenza)
Nel caso B: A inventori va il 50% dei
proventi netti ( da vendita o licenza)

18. Il Brevetto: perché?
Per difendere la propria invenzione da tentativi di
imitazione e copiatura (pensiamo a Biro-Bic!)
Per creare valore per proprio gruppo, per la propria
impresa, per la propria Università
Per negoziare proprietà intellettuale
Per fare business

19. Il Portafoglio di PI
La proprietà industriale è un asset immateriale (un
bene non materiale, ma pur tuttavia negoziabile e che
ha un valore)
La proprietà industriale può essere raggruppata in un
“portafoglio” (come quello dei titoli o degli
investimenti

20. Che cosa si può fare di un Brevetto?
Tenerselo (per farne un core business di una startup,
per cercare un partner di R&S….)
Venderlo (ma possibilmente non svenderlo)
Licenziarlo (conferire a una o più entità il diritto
temporaneo, esclusivo o meno, illimitato o limitato, di
utilizzare il brevetto, a fronte di Royalties)
Scambiarlo (io uso il tuo brevetto e tu usi il mio…)
Non farne nulla (sconsigliato: è un costo!)

21. In particolare: Brevetto vs NDA
Siamo in un mondo di lupi. Gli unici onesti (semmai)
siamo noi. Non contiamo sull’onestà di chi ci sta di
fronte!
Qualsiasi trattativa per il trasferimento tecnologico
(con un’impresa) DEVE essere preceduta
ALMENO da un Non-Disclosure Agreement (accordo Lascia il
di
tempo
riservatezza) che trova
Da un Brevetto Molto
meglio!

22. Il Brevetto: quando?
Non appena l’invenzione è consolidata, funzionante,
pronta per essere protetta
Prima di divulgarla in qualsiasi sede (sedute di
laurea, invio di articoli o di abstract per congressi!)
Attenzione: segretare la tesi o la discussione di laurea
lascia il tempo che trova!!
Attenzione: se l’idea è veramente importante, chiunque
cercherà di impossessarsene

23. Il Brevetto: quando? Elementi
fondamentali
Chi tra voi scrive un articolo scientifico senza aver
prima cercato tutti gli articoli preesistenti sul tema?
Così, per un Brevetto, occorre prima cercare tutte le
ANTERIORITA’
Dove? Nei siti che contengono i database dei brevetti
(http://www.epo.org/searching.html, www.uspto.gov,
http://www.google.com/advanced_patent_search)
Se non lo si fa, si fa perdere tempo a se stessi e agli
altri

24. Il Brevetto: chi?
1. L’Inventore
Contattare l’Ufficio Brevetti preferito con in mano
una descrizione sintetica ma accurata dell’invenzione
e le anteriorità (n.b.: gli Uffici Brevetti sono tenuti al
segreto)
Redigere la lettera di comunicazione al Rettore

25. Il Brevetto: chi?
2. L’Università
Contattare il membro di Commissione Brevetti della
propria Facoltà o l’Ufficio Affari generali (Dott. Melito)
Redigere la lettera, a firma di tutti gli inventori, di cessione
del diritto al Brevetto all’Università, in cui si stabiliscano i
vantaggi dell’invenzione e la quota di proprietà tra gli
inventori
Redigere CON CURA il form di valutazione dell’invenzione
in rete sul sito www.unibs.it (non è una perdita di tempo!)
Rendersi disponibili a collaborare con l’Ufficio Brevetti
selezionato dall’Università

26. Vantaggi e svantaggi delle due
soluzioni
L’inventore L’Università
Maggior libertà di azione Minore indipendenza
Maggior incisività Minore incisività
Tempi più brevi Tempi più lunghi
Maggiori costi Zero costi
60% di utili 50% di utili
Uguale impegno a seguire la Uguale impegno a seguire la
successiva fase di successiva fase di
negoziazione negoziazione

27. Una terza via (ma attenzione!)
L’inventore cede SUBITO il diritto al Brevetto a terzi
(un’azienda interessata) che si faccia carico di tutte le
spese brevettuali, previo accordo sul riconoscimento
delle spettanze derivanti dallo sfruttamento del
Brevetto
Attenzione: questo non cancella il diritto
dell’Università a percepire il 40% dei proventi!
Attenzione: gli accordi con l’industria devono essere
chiari!

28. Ma…..
Alla fine della giornata, l’Università è veramente
interessata ad accumulare proprietà industriale?
E dunque, farà di tutto per incentivare e finanziare
brevetti suoi, promuovendo e quasi “imponendo” la
cultura del Brevetto “senza se e senza ma”, a
prescindere dalle pubblicazioni?
E poi, è pronta per gestire eventuali ricorsi per
infringement dei Brevetti, comportamenti truffaldini e
disonesti di licenziatari con un apposito ufficio legale?
E’ pronta a tutte le fasi di negoziazione?

29. Dopo il Brevetto
Appena dopo il deposito, procedere con la fase di
DIVULGAZIONE! Farne, in altre parole, la massima
pubblicità, al fine di impedire ad altri di copiare, o di
trovare acquirenti o licenziatari
Estendere il Brevetto
Pagare le tasse per l’estensione del Brevetto negli
Stati di interesse
Vigilare contro le frodi
Costituire una startup…..

30. Dopo il brevetto: percorsi (1)
Trasferimento Tecnologico da sé a sé
Costituzione di start-
Brevetto Mercato
up basata sul brevetto
Trasferimento Tecnologico da sé ad altri
Negoziazione del
Brevetto Royalties
Brevetto

31. Dopo il brevetto: percorsi (2)
Trasferimento Tecnologico misto
Sfruttamento
Brevetto Accordi con impresa
congiunto del Brevetto
Trasferimento Tecnologico con VC
Accordi con
Brevetto Startup
Venture Capital

32. Il Trasferimento Tecnologico è:
Il passaggio di conoscenze e di tecnologia da
Università a Imprese e, in particolare, al sistema della
Ricerca Applicata
La valorizzazione, la gestione e la cessione della
Proprietà Intellettuale accumulatasi in Università alle
migliori condizioni per l’Università e i suoi
stakeholders
NON E’ la ricerca applicata tout court

33. Come si attua il trasferimento
Tecnologico?
Con la negoziazione di Brevetti
Con la creazione di imprenditoria High-Tech basata
sui Brevetti

34. Negoziare un Brevetto: come? (1)
Un Brevetto si negozia come un bene materiale o
immateriale (ad es. un titolo, un fondo di
investimento):
Porta a porta (mediante contatti personali)
Mediante broker (un po’ cari…)
Mediante partecipazione a eventi di brokeraggio (es.)
Pubblicità sul proprio sito
Pubblicità su riviste e quotidiani

35. Negoziare un Brevetto: come? (2)
Come determinare il valore di un brevetto?
Come fissare le Royalties?
Come scegliere il compratore?
Come accertarsi della buona fede del licenziatario? In
altre parole, come essere sicuri che il licenziatario voglia
veramente utilizzare il brevetto e non metterlo nel
cassetto?
Saper vendere è un’arte! Meglio
pagare qualcuno che sappia
vendere, invece che improvvisarsi
venditori

36. A meno che…..
Può darsi che
funzioni anche
così…
… ma per ora no!