Brevetti giornata formazione

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Brevetti giornata formazione

  1. 1. Il Brevetto:perché, come e quando? Franco Docchio Membro della Commissione Brevetti Università degli Studi di Brescia
  2. 2. Che cos’è il brevettoIl brevetto è uno strumento giuridico che conferisceal suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre,usare, mettere in commercio, vendere o importareloggetto brevettato. Il brevetto può essere ceduto oconcesso in licenza, dietro pagamento di uncorrispettivo al titolare.
  3. 3. Requisiti di un’idea brevettabile Uninvenzione brevettabile deve essere una soluzione di un problema tecnico Deve essere nuova, ossia mai resa nota in Italia o allestero Deve comportare unattività inventiva, cioè non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo Deve essere atta a trovare applicazione industriale. Le invenzioni possono riferirsi, ad esempio, ad una macchina, un dispositivo, un circuito elettronico, un composto chimico, un procedimento di lavorazione e così via.
  4. 4. Oggetti possibili di brevettoL’invenzione (soluzione originale di problema tecnico,atta ad essere realizzata e applicata in campoindustriale)Il Modello di Utilità (trovato che fornisce a macchineo parti di esse, a strumenti, a utensili o a oggetti diuso comune particolare efficacia o comodità dipubblicazione o impiego)Una nuova varietà vegetale o animale
  5. 5. Requisiti di un brevettoLa NOVITA’: invenzione è nuova se non è compresanello stato della tecnicaL’ATTIVITA’ INVENTIVA: invenzione deriva da attivitàinventiva se non risulta in modo evidente dallo statodella tecnica a una persona esperta nel ramoL’INDUSTRIALITA’: invenzione deve poter essere attaad avere applicazione in industria anche agricolaLa SUFFICIENTE DESCRIZIONE: un’invenzione è bendescritta se dà modo ad altri di riprodurla
  6. 6. Requisiti di un’idea brevettabile E importante tenere presente che anche una divulgazione dellinvenzione ad opera dello stesso inventore o avente causa prima del deposito della domanda di brevetto toglie novità e costituisce motivo di nullità del brevetto
  7. 7. La registrazione disegni e modelli, incluso il software Registrazione: strumento giuridico che consente di ottenere la protezione per i disegni e i modelli industriali o del software
  8. 8. In poche parole….Il brevetto è un particolare tipo diPUBBLICAZIONE, che riservaall’INVENTORE il diritto esclusivo diprodurre, commercializzare, ecc.L’unica alternativa al Brevetto, permantenere la proprietà di unainvenzione, è il SEGRETO
  9. 9. Il deposito del BrevettoIl deposito del Brevetto è a caricodel TITOLARE DEL DIRITTO ALBREVETTO, che godrà dei suoibeneficiIl titolare del diritto al Brevettopuò essere l’inventore, se privato,o l’Istituzione per cui lavora, aseconda degli accordi tra datoredi lavoro e dipendente
  10. 10. La domanda prioritariaIl brevetto può essere prioritariamente depositato In Italia All’esteroLa domanda prioritaria, se non estesa all’estero,condurrà a un brevetto valido solo nel Paese in cui èstata depositataPriorità: la data di deposito puòessere rivendicata in successivedomande depositate all’estero
  11. 11. La PrioritàConvenzione di Parigi ha sancito che: Chi ha depositato per la prima volta un brevetto in uno stato della Convenzione ha 1 anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri stati Gli effetti di tali domande (divulgazione e anticipazione di altri brevetti) partono dalla data del primo deposito
  12. 12. L’estensione del BrevettoIn qualunque momento (entro un anno), il Brevettopuò essere esteso all’estero Brevetto Europeo (esame) + deposito in singoli stati Brevetto USA (esame - attenzione al “first to invent”!) PCT (esame) “Prenotazione della possibilità di depositare in paesi aderenti”
  13. 13. L’estensione del Brevettomediante il Brevetto Europeo Brevetto Nazionale Entro dodici mesi7/8 mesi: esame,Opzione prelim. Brevetto Europeo Depositi nei Stato singoli stati membro 2 Stato Stato membro 1 membro n
  14. 14. L’estensione del Brevetto mediante il PCT Brevetto Nazionale Entro dodici mesi Domanda PCT Entro 30 mesi: Depositi nei Stato singoli stati membro 2 Stato Statomembro 1 membro n
  15. 15. Di chi è il diritto al Brevetto, in Università Italiane?Secondo il Codice della Proprietà Industriale (D.L. 30del 10.02.2005), il diritto al Brevetto per docenti eRicercatori Universitari spetta all’inventore (agliinventori)! Si sperava, così facendo, di facilitare l’emersione di proprietà industriale dalle Università verso l’esterno, cosa che non è avvenuta
  16. 16. Che cosa può fare l’Inventore? Depositare a suo Estendere ilnome e a sue spese Informare il Rettore Brevetto, oppure il Brevetto venderlo/licenziarlo oppureProporre a UNIBS la UNIBS può UNIBS può vendere accettare la cessione o licenziare ilcessione del Diritto e depositare a sue Brevetto, e/o al Brevetto spese estenderlo
  17. 17. A chi vanno i proventi dello sfruttamento del Brevetto? Nel caso A: A UNIBS va il 40% deiproventi netti ( da vendita o licenza) Nel caso B: A inventori va il 50% deiproventi netti ( da vendita o licenza)
  18. 18. Il Brevetto: perché?Per difendere la propria invenzione da tentativi diimitazione e copiatura (pensiamo a Biro-Bic!)Per creare valore per proprio gruppo, per la propriaimpresa, per la propria UniversitàPer negoziare proprietà intellettualePer fare business
  19. 19. Il Portafoglio di PILa proprietà industriale è un asset immateriale (unbene non materiale, ma pur tuttavia negoziabile e cheha un valore)La proprietà industriale può essere raggruppata in un“portafoglio” (come quello dei titoli o degliinvestimenti
  20. 20. Che cosa si può fare di un Brevetto? Tenerselo (per farne un core business di una startup, per cercare un partner di R&S….) Venderlo (ma possibilmente non svenderlo) Licenziarlo (conferire a una o più entità il diritto temporaneo, esclusivo o meno, illimitato o limitato, di utilizzare il brevetto, a fronte di Royalties) Scambiarlo (io uso il tuo brevetto e tu usi il mio…) Non farne nulla (sconsigliato: è un costo!)
  21. 21. In particolare: Brevetto vs NDA Siamo in un mondo di lupi. Gli unici onesti (semmai) siamo noi. Non contiamo sull’onestà di chi ci sta di fronte! Qualsiasi trattativa per il trasferimento tecnologico (con un’impresa) DEVE essere preceduta ALMENO da un Non-Disclosure Agreement (accordo Lascia il di tempo riservatezza) che trova Da un Brevetto Molto meglio!
  22. 22. Il Brevetto: quando?Non appena l’invenzione è consolidata, funzionante,pronta per essere protettaPrima di divulgarla in qualsiasi sede (sedute dilaurea, invio di articoli o di abstract per congressi!) Attenzione: segretare la tesi o la discussione di laurea lascia il tempo che trova!! Attenzione: se l’idea è veramente importante, chiunque cercherà di impossessarsene
  23. 23. Il Brevetto: quando? Elementi fondamentaliChi tra voi scrive un articolo scientifico senza averprima cercato tutti gli articoli preesistenti sul tema?Così, per un Brevetto, occorre prima cercare tutte leANTERIORITA’ Dove? Nei siti che contengono i database dei brevetti (http://www.epo.org/searching.html, www.uspto.gov, http://www.google.com/advanced_patent_search)Se non lo si fa, si fa perdere tempo a se stessi e aglialtri
  24. 24. Il Brevetto: chi? 1. L’InventoreContattare l’Ufficio Brevetti preferito con in manouna descrizione sintetica ma accurata dell’invenzionee le anteriorità (n.b.: gli Uffici Brevetti sono tenuti alsegreto)Redigere la lettera di comunicazione al Rettore
  25. 25. Il Brevetto: chi? 2. L’UniversitàContattare il membro di Commissione Brevetti dellapropria Facoltà o l’Ufficio Affari generali (Dott. Melito)Redigere la lettera, a firma di tutti gli inventori, di cessionedel diritto al Brevetto all’Università, in cui si stabiliscano ivantaggi dell’invenzione e la quota di proprietà tra gliinventoriRedigere CON CURA il form di valutazione dell’invenzionein rete sul sito www.unibs.it (non è una perdita di tempo!)Rendersi disponibili a collaborare con l’Ufficio Brevettiselezionato dall’Università
  26. 26. Vantaggi e svantaggi delle due soluzioni L’inventore L’UniversitàMaggior libertà di azione Minore indipendenzaMaggior incisività Minore incisivitàTempi più brevi Tempi più lunghiMaggiori costi Zero costi60% di utili 50% di utiliUguale impegno a seguire la Uguale impegno a seguire lasuccessiva fase di successiva fase dinegoziazione negoziazione
  27. 27. Una terza via (ma attenzione!)L’inventore cede SUBITO il diritto al Brevetto a terzi(un’azienda interessata) che si faccia carico di tutte lespese brevettuali, previo accordo sul riconoscimentodelle spettanze derivanti dallo sfruttamento delBrevettoAttenzione: questo non cancella il dirittodell’Università a percepire il 40% dei proventi!Attenzione: gli accordi con l’industria devono esserechiari!
  28. 28. Ma…..Alla fine della giornata, l’Università è veramenteinteressata ad accumulare proprietà industriale?E dunque, farà di tutto per incentivare e finanziarebrevetti suoi, promuovendo e quasi “imponendo” lacultura del Brevetto “senza se e senza ma”, aprescindere dalle pubblicazioni?E poi, è pronta per gestire eventuali ricorsi perinfringement dei Brevetti, comportamenti truffaldini edisonesti di licenziatari con un apposito ufficio legale?E’ pronta a tutte le fasi di negoziazione?
  29. 29. Dopo il BrevettoAppena dopo il deposito, procedere con la fase diDIVULGAZIONE! Farne, in altre parole, la massimapubblicità, al fine di impedire ad altri di copiare, o ditrovare acquirenti o licenziatariEstendere il BrevettoPagare le tasse per l’estensione del Brevetto negliStati di interesseVigilare contro le frodiCostituire una startup…..
  30. 30. Dopo il brevetto: percorsi (1) Trasferimento Tecnologico da sé a sé Costituzione di start- Brevetto Mercato up basata sul brevettoTrasferimento Tecnologico da sé ad altri Negoziazione del Brevetto Royalties Brevetto
  31. 31. Dopo il brevetto: percorsi (2) Trasferimento Tecnologico misto Sfruttamento Brevetto Accordi con impresa congiunto del Brevetto Trasferimento Tecnologico con VC Accordi con Brevetto Startup Venture Capital
  32. 32. Il Trasferimento Tecnologico è: Il passaggio di conoscenze e di tecnologia da Università a Imprese e, in particolare, al sistema della Ricerca Applicata La valorizzazione, la gestione e la cessione della Proprietà Intellettuale accumulatasi in Università alle migliori condizioni per l’Università e i suoi stakeholders NON E’ la ricerca applicata tout court
  33. 33. Come si attua il trasferimento Tecnologico?Con la negoziazione di BrevettiCon la creazione di imprenditoria High-Tech basatasui Brevetti
  34. 34. Negoziare un Brevetto: come? (1) Un Brevetto si negozia come un bene materiale o immateriale (ad es. un titolo, un fondo di investimento): Porta a porta (mediante contatti personali) Mediante broker (un po’ cari…) Mediante partecipazione a eventi di brokeraggio (es.) Pubblicità sul proprio sito Pubblicità su riviste e quotidiani
  35. 35. Negoziare un Brevetto: come? (2) Come determinare il valore di un brevetto? Come fissare le Royalties? Come scegliere il compratore? Come accertarsi della buona fede del licenziatario? In altre parole, come essere sicuri che il licenziatario voglia veramente utilizzare il brevetto e non metterlo nel cassetto? Saper vendere è un’arte! Meglio pagare qualcuno che sappia vendere, invece che improvvisarsi venditori
  36. 36. A meno che….. Può darsi che funzioni anche così… … ma per ora no!

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