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Trarre utili dai brevetti: oltre allo sfruttamento industriale, le licenze e le cessioni

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IL BREVETTO:
UNO STRUMENTO PER CONOSCERE E CRESCERE
Il brevetto come valore per imprese e ricercatori

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Trarre utili dai brevetti: oltre allo sfruttamento industriale, le licenze e le cessioni

  1. 1. 1 Trarre utili dai brevetti: oltre allo sfruttamento industriale, le licenze e le cessioni Trieste, 25 settembre 2014 copyright 2012 MI.TO. Technology S.r.l. - all rights reserved cover
  2. 2. Sommario q L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del brevetto nel mercato della tecnologia. q Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze. q La negoziazione e la stipula di contratti di licenza
  3. 3. Prima parte L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del brevetto nel mercato della tecnologia
  4. 4. Exploitation in the core business (manufacturing) Invention disclosures Utilizzo strategico e utilizzo negoziale della proprietà intellettuale Evaluation Protection Maintenance Abandon Generation and maintenance stage ‘Carrot’ licensing Licensing ‘Stick’ licensing Spin-off and start-ups Existing companies Direct (industrial) use Indirect (contractual) use
  5. 5. L’utilizzo dei brevetti e il loro valore q il 36% dei brevetti europei non è mai utilizzato ne a fini industriali ne a fini negoziali q solo il 13% dei brevetti è utilizzato a fini commerciali (ci sono molti “sleeping patents”) q il valore economico dei brevetti è asimmetrico: una piccola porzione dei brevetti ha ritorni economici molto elevati
  6. 6. L’utilizzo dei brevetti e il loro valore * from PatVal EU Report
  7. 7. Fondamenti normativi dello sfruttamento negoziale Art. 66 (Codice della Proprietà Industriale) Diritto di brevetto 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
  8. 8. Concetti elementari dello sfruttamento per via negoziale q Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia q Brevetto come input intermedio di processi produttivi q Possibili forme di sfruttamento per via negoziale: • accordo cooperativo di ricerca e sviluppo • cessione • licenza • material transfer agreement (MTA)
  9. 9. Le tipologie principali di accordo. LICENZE Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) concede, dietro un corrispettivo, ad un soggetto utilizzatore (il licenziatario), l’uso delle proprie tecnologie protette. CESSIONI Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale cede a titolo definitivo ad altro soggetto la titolarità del diritto e, con esso, tutte le possibilità di utilizzo, per un compenso (determinato o variabile). ACCORDI DI RICERCA E SVILUPPO Contratti atipici di collaborazione (anche JV) per lo svolgimento di attività di ricerca su un campo, contenenti la disciplina del c.d. foreground. MTA Accordi atipici per lo scambio di materiale e/o informazioni per finalità di ricerca e rispetto ai quali non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende attribuire diritti di proprietà intellettuale.
  10. 10. Gestire proprietà intellettuale significa gestire rischio Rischi che incidono sul successo dell’operazione di trasferimento tecnologico: q rischio tecnologico (il prodotto funzionerà?) q rischio commerciale (il prodotto si venderà?) q rischio legale (il prodotto sarà copiato?)
  11. 11. L’andamento dei rischi CATENA DI PRODUZIONE DELL’INNOVAZIONE RICERCA MERCATO IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA RISCHIO LEGALE RISCHIO TECNOLOGICO RISCHIO COMMERCIALE
  12. 12. Strumenti negoziali e gestione del rischio q Trasferimento totale del rischio: cessione q Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione tecnologica (R&D oppure R&D&I agreement; CRADA) q Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con remunerazione variabile q Gestione dei rischi legali: accordo per la gestione delle controversie
  13. 13. Strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo) q Gestione della confidenzialità • NDA prima del deposito della domanda di brevetto • Accordo di riservatezza (CA; NDA) • NDA dopo il deposito della domanda di brevetto • per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto connessi all’oggetto del brevetto • per mantenere l’opzione di tutela del segreto durante la fase di segretezza della domanda q Gestione di alcuni eventi successivi alla conclusione dell’accordo
  14. 14. Ulteriori strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo) q Eventi successivi rispetto alla conclusione della licenza che incidono sul rischio: § contenzioso § dannosità del prodotto § eventi di dissesto del licenziatario
  15. 15. Seconda parte Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.
  16. 16. La cessione q Trasferimento della tecnologia a titolo definitivo. q Sono ipotizzabili quattro modelli di cessione: i. cessione dell’invenzione concepita ma non (ancora) brevettata ii. cessione dell’invenzione non ancora realizzata (futura) iii. cessione della domanda di brevetto iv. cessione del brevetto concesso q Può essere previsto un corrispettivo di tipo royalty.
  17. 17. q Licenza esclusiva q Licenza non-esclusiva q Sole license q Licenza e sub-licenza q Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata 17 Le principali tipologie di licenza
  18. 18. Tempo 18 Variabili determinanti della licenza come operazione economica. Limiti del diritto, opportunità del titolare Rivendicazioni (Prodotto o processo) Come è protetta la tecnologia? Sono noti tutti i campi d’uso? Spazio Qual è la durata massima della protezione? Quale la vita utile? Quale la previsione del mercato? In quali Paesi è protetta l’innovazione?
  19. 19. I corrispettivi q Rimborso delle spese di protezione q Accollo delle spese di manutenzione annuale q Corrispettivi da opzione q Downpayment iniziali q Milestone fees q Running royalties q Minimum royalties q Flat royalty rates/Tiered royalty rates q Sublicensing fees q Equities (per licenze a start up e spin off) q Contribuzioni in natura (in kind consideration)
  20. 20. Terza parte La negoziazione e la stipula dei contratti di licenza
  21. 21. Interessi delle parti nella negoziazione LICENZIANTE LICENZIATARIO Durata Estendere il flusso di entrate Massimizzare le entrare prima della scadenza Includere nella licenza know-how o altri diritti per estendere la durata della licenza oltre la scadenza del brevetto Accorciare i termini entro i quali pagare le royalties Differire/ritardare i pagamenti Corrispettivi Aumentare i pagamenti di royalties Incoraggiare le sub-licenze Essere pagato per assistenza tecnica Ridurre il pagamento di royalties Ottenere l’esclusiva Ottenere la massima protezione territoriale Rischio Stabilire milestone Trasferire i costi di sviluppo interamente al licenziatario Licenziare non in esclusiva Evitare pagamenti di somme fisse e di grande ammontare Adattato e tradotto da Smith e Parr (2005)
  22. 22. PROTEZIONE DELLA INNOVAZIONE 22 PERIODO DI PRELAZIONE O TERMINE DELL’OPZIONE MANCATO ESERCIZIO O RIFIUTO NESSUN DIRITTO DI SPONSOR FALLIMENTO DEL NEGOZIATO MARKETING TECNOLOGIA IDENTIFICAZIONE DEL LICENZIATARIO NEGOZIATO FIRMA DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SFRUTTAMENTO CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI LICENZA DIRITTO DI PRELAZIONE O OPZIONE DELLO SPONSOR OVVERO CESSIONE IN CASO DI RICERCA COMMISSIONATA INIZIATIVE DI MARKETING DELLA TECNOLOGIA Il marketing della tecnologia in modalità push
  23. 23. Le fasi del negoziato e i relativi strumenti q Accordi di riservatezza q Firma di lettere di intenti, memorandum of understanding, term-sheet q Contratto di opzione q Checklist q Documenti di due diligence q Puntuazioni delle negoziazioni q Firma del contratto
  24. 24. Quarta parte La negoziazione e la stipula di contratti di licenza: le clausole contrattuali
  25. 25. Termination e monitoraggio del licenziatario Comportamenti e circostanze che richiedono monitoraggio e strumenti di coazione (sanzione non monetarie conservative) q Inadempimenti contrattuali q Under-reporting q Inventing e patenting around q Eventi di dissesto del licenziatario q Acquisizione ostile e/o da parte del concorrente Rimedi a livello contrattuale: q Conversione della licenza q Clausole di gradimento q Clausole di best efforts q Clausole di audit q Termination/diritto di recesso (non ad nutum) q Clausole risolutive espresse q Condizioni sospensive o risolutive q Royalties minime
  26. 26. 26 La disciplina delle garanzie contrattuali TIPOLOGIA RACCOMANDATA NOTE Garanzia sulla titolarità SI Garanzia sulla validità dei brevetti NO per i casi di cessione e licenza di brevetti già concessi Garanzia sulla futura concessione dei brevetti NO per i casi di brevetti non ancora concessi o concessi soltanto in alcuni stati Garanzia sull’idoneità della tecnologia all’uso NO Garanzia sulla contraffazione attiva e passiva LIMITATAMENTE garanzia relativa alla freedom of operation
  27. 27. I miglioramenti della tecnologia q Perfezionamenti della tecnologia licenziata ottenuti in costanza del contratto. q È sempre opportuno stabilire a priori: a. titolarità b. condizioni di accesso di chi non è titolare c. gestione dell’eventuale co-titolarità q Clausola di grant back
  28. 28. Altre clausole contrattuali q Disciplina delle vendite passive q Divieti specifici sull’uso della tecnologia licenziata in combinazione con altre tecnologie (cd. tainting) q Uso dei nomi e dei marchi connessi con la tecnologia (licenze OEM) q Obblighi di manleva e assicurativi q Disciplina del rapporto in caso di scioglimento anticipato (smaltimento scorte e altro) q Legge applicabile e contenzioso
  29. 29. Clausole che incidono sulla valutazione degli accordi dal punto di vista della disciplina antitrust Non consentono l’automatica esenzione di blocco per un accordo di licenza, anche se sussistono i requisiti basati sulle quote di mercato – cd. black list – ex Reg. 772/2004. q Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere licenza esclusiva al licenziante (o ad un terzo designato) per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (grant-back esclusivo) q Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante (o ad un terzo designato) i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza q Obbligo, diretto o indiretto del licenziatario di non contestare la validità dei d.p.i. detenuti dal licenziante nel mercato comune (no-challenge clause), fatta salva la facoltà di prevedere che l’accordo cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più d.p.i. sotto licenza. 29
  30. 30. Letture consigliate q Rivette, Kevin G., Kline, David, Rembrandts in the Attic, Boston, Harvard Business School Press, 2000 q Chesbrough, Henry, Open. Modelli di business per l’innovazione, a cura di A. Di Minin, Milano, Egea, 2008 q Fosfuri, Andrea, The licensing dilemma: understanding the determinants of the rate of technology licensing, 27 Strat. Mgmt. J. 1141 – 1158 (2006) q Davis, Julie L., Harrison, Suzanne S., Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, New York, John Wiley & Sons, 2002 q Piccaluga, Andrea, La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e quella industriale, Milano, Franco Angeli, 2001
  31. 31. copyright 2009 MI.TO. Technology - all rights reserved 31 Letture selezionate
  32. 32. Contatti Avv. Francesco De Michelis MI.TO. Technology s.r.l. Viale Vittorio Veneto 2/A 20124 Milano t +39 02 29516342 f +39 02 29413168 francesco.demichelis@mitotech.eu www.mitotech.eu @MITOTechnology copyright 2012 MI.TO. Technology S.r.l. - all rights reserved

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