Temi trattati: requisiti di brevettabilità, metodi terapeutici, usi leciti delle invenzioni, procedure di brevettazione, motivi di nullità e di decadenza, ambito del diritto di esclusiva

1. Brevetti e proprietà
industriale
Ripasso dei concetti di base
Massimo Barbieri

2. La privativa
brevettuale
Durata
Tasse annuali
Diritto di esclusiva (attuazione?)
Rivendicazioni
O ggetto del brevetto (art. 45 CPI)

3. I requisiti di
brevettabilità
• Nozione di novità assoluta
• Anche le domande segrete (nazionali o
EP designanti l’Italia) fanno parte dello
stato della tecnica
• Nuovo uso di una sostanza nota
• Divulgazioni dell’inventore (eccetto
quelle che derivano da un abuso
evidente)

4. Metodi
terapeutici
Non sono
brevettabili in Italia e
in Europa (sì negli
USA)
Rivendicazioni
(di primo e
ulteriore uso
terapeutico)
Composto X per uso
come medicinale
Composto X per uso
nel trattamento della
patologia Y

5. Convenzione
di Unione di
Parigi
Principio di assimilazione
Diritto di priorità
Abolizione della decadenza per
mancata attuazione del brevetto

6. Procedura EP
Tassa di deposito +
ricerca
Richiesta esame
(entro 6 mesi dalla
pubblicazione della
domanda)
Possibilità di
modificare le
rivendicazioni (senza
estendere l’ambito di
tutela)
Tassa di concessione
(+ traduzione
rivendicazioni)
O pposizione Limitazione

7. Procedura
PCT
Deposito presso UIBM, EPO,
WIPO (all’UIBM se si tratta di un
primo deposito)
La procedura non porta alla
concessione di un brevetto
Esame opzionale

8. Struttura della
domanda di
brevetto
Titolo
Riassunto (non ha valore legale)
Descrizione
Rivendicazioni

9. Motivi di
nullità del
brevetto
Elencate nell’art. 76 CPI
Mancanza di uno dei requisiti elencati negli articoli 45
– 50 CPI
Insufficienza di descrizione
Ampliamento della tutela
Usurpazione dell’invenzione al legittimo titolare
La dichiarazione opera ex tunc

10. Cause di
decadenza
Mancato pagamento delle tasse
Mancata attuazione dell’invenzione
dopo due anni dalla concessione della
licenza obbligatoria
Rinuncia del titolare

11. Ambito
dell’esclusiva
Art. 66.1 CPI (il brevetto conferisce
al suo titolare il diritto esclusivo di
sfruttare l’invenzione e di trarne
profitto nel territorio dello stato.
Il titolare ha l’onere di provare la
contraffazione (art. 121 CPI)

12. Gli usi leciti
dell’invenzione
brevettata
Uso privato e non
commerciale
Uso sperimentale
Studi e sperimentazioni per
ottenere un’AIC su un farmaco
Eccezione galenica (il
farmacista può preparare un
medicamento, solo su
prescrizione del medico e non
utilizzando principi attivi
realizzati industrialmente)
Preuso

13. L’esaurimento del
diritto
• Una volta sfruttato il brevetto, tramite la messa in
commercio del prodotto o la concessione di una
licenza, il diritto esclusivo si esaurisce.

14. Licenze
obbligatorie
Licenza che spetta al titolare
di un brevetto su
un’invenzione dipendente
(art. 71 CPI)
Licenza in caso di mancata
attuazione dell’invenzione
brevettata

15. Difesa del brevetto
La contraffazione del brevetto consiste nella violazione del
diritto esclusivo, ovvero nell’attuazione dell’invenzione al fine
di trarne profitto senza il consenso del titolare del brevetto
(art. 66 CPI)

16. Tipologie di
contraffazione
Letterale
Per equivalenti
Parziale
Peggiorativa
Evolutiva
Indiretta («contributory infringement»)

17. L’azione di
contraffazione
• Competenza esclusiva delle sezioni
specializzate in materia di PI
• Dove si propone l’azione?
• Tribunale del domicilio del convenuto
• Tribunale del domicilio dell’attore
• Tribunale di Roma
• In Italia l’azione può essere proposta anche
quando il brevetto non sia ancora stato
concesso, purché la domanda sia stata
pubblicata. La concessione del brevetto deve
intervenire prima della decisione della causa

18. Provvedimenti
cautelari
Descrizione
(acquisire la
prova della
contraffazione)
Inibitoria
Sequestro

19. La
brevettazione
del non
avente diritto
Rivendicare la titolarità
Depositare una nuova
domanda di brevetto
O ttenere il rifiuto della
domanda