Viene descritta la procedura di brevettazione in Italia, con un focus sul rapporto di ricerca emesso dall'EPO, le tasse da sostenere e l'ultimo rapporto dell'UIBM.

1. La procedura
di
brevettazione
in Italia
MASSIMO
BARBIERI
2021

2. Procedura
italiana
Deposito
Ricerca ed
opinione
Pubblicazione
Esame
Concessione
Ricorso
Rigetto
Risposta all’esaminatore
T=0
T=9 mesi
T=18 mesi
Dopo la pubblicazione
Entro 60 giorni
Entro 3 mesi

3. Procedura
italiana
deposito presso UIBM o Camera di Commercio (che la trasmette
all’UIBM): in forma cartacea oppure online
esame formale da parte dell’ufficio ricevente
emissione del rapporto di ricerca: l’EPO effettua la ricerca di
anteriorità sulle domande IT depositate dal 1° luglio 2008 (le domande
saranno inviate all’EPO salvo casi di non brevettabilità per palese
mancanza di novità o per appartenenza alle invenzioni escluse in base
agli articoli 45 e 50 C.p.i.)
esame
concessione
validità (da decidere in sede giudiziale)

4. Procedura
italiana
la domanda può essere depositata dal richiedente (inventore o
datore di lavoro) oppure da un consulente in proprietà industriale
attraverso un mandato (lettera d’incarico)
la sezione più importante è costituita dalla relazione tecnica
(descrizione, disegni) e dalle rivendicazioni
il titolo è meramente indicativo
nel caso in cui l’UIBM decida di non concedere una domanda di
brevetto è possibile appellarsi alla Commissione dei Ricorsi (tramite
un avvocato e non un consulente in p.i.) entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione (tassa € 518)
finché una domanda non viene concessa è possibile correggere
aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi o limitare
descrizione, disegni e rivendicazioni (importante è non ampliare
l’ambito di protezione)

5. Come
depositare
la domanda
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/deposito-di-una-domanda-
di-brevetto/modalita-di-presentazione-della-domanda

6. Tasse di
deposito

7. Rapporto
di ricerca
EPO
 L’EPO è l'autorità competente ad effettuare la ricerca
di anteriorità relativamente alle domande di brevetto
per invenzione industriale depositate presso l’UIBM.
Le modalità sono stabilite da un apposito Accordo
stipulato tra il MSE-UIBM e l‘EPO
 Viene effettuata una preselezione delle domande
(se risulta “assolutamente evidente” l’assenza dei
requisiti, la domanda non sarà inviata all’EPO)
 La ricerca di anteriorità riguarda le domande di
brevetto per invenzione industriale per le quali non è
rivendicata la priorità ai sensi dell'art. 4 del CPI

8. Rapporto
di ricerca
 Sono citati i documenti rilevanti per l’oggetto della
domanda di brevetto con i dati bibliografici
 Ciascun documento viene contrassegnato con una
lettera:
X Y A (e altre meno utilizzate)
 Riferimenti alle rivendicazioni rilevanti
 Indicazione di tutti i membri della famiglia dei
documenti citati
 Classificazione completa della domanda di brevetto

9. Rapporto di
ricerca

10. Rapporto di ricerca

11. Rapporto di
ricerca

12. Famiglia brevettuale: definizione
Insieme di tutti i documenti brevettuali che rivendicano una precisa invenzione
Utilità:
1. Valutare la distribuzione geografica dell’invenzione
2. Utilizzare i brevetti equivalenti come sostitutivi dei brevetti tradott

13. Lettera
Ministeriale

14. Opinione scritta

15. Esame
L’esame avviene entro i 24-30 mesi dal deposito della domanda (e comunque dopo
la pubblicazione della domanda).
Il richiedente può presentare le proprie osservazioni, emendamenti, ecc. entro i
successivi 3 mesi dalla pubblicazione della domanda.
Nei casi in cui dal rapporto di ricerca o dall’opinione scritta si evince che la
domanda risponde ai requisiti di brevettabilità, il brevetto verrà concesso dall’Ufficio
senza necessità di una risposta.
In caso di rifiuto è possibile presentare un ricorso oppure convertire la domanda di
brevetto per invenzione in un modello d’utilità (se ci sono i requisiti).

16. Ricorso
Massimario
Ricorso 7357 – 09/11/2015 - 24/16 Pres. Ragonesi – Est. Scuffi SYSTEM HOLZ
S.P.A. c/ UIBM
Invenzione – prova della comunicazione.
Il provvedimento di rifiuto di una domanda di brevetto di invenzione, basato sul
mancato riscontro ad una ministeriale, entro il termine richiesto dall’Ufficio, è
annullabile se l’Ufficio non fornisce la prova dell’avvenuta comunicazione
della ministeriale al richiedente.

17. Ricorso
Ricorso 7429 – 14/03/2016 – 33/16
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
FIORILLO EMILIO c/ UIBM
Invenzione – rilievi ex articolo 173 CPI.
La omessa risposta da parte del ricorrente alla interlocutoria ministeriale non può che
condurre alla reiezione del ricorso.
La proposizione di un ricorso contenente la postuma risposta alla c.d. “ministeriale”, che
andava invece formulata nel termine assegnato in quella fase avanti all’Ufficio, si infrange
contro il dettato dell’articolo 173 CPI, non essendo consentito nello stadio giurisdizionale
integrare precedenti lacune e/o omissioni estranee alla sfera del suo sindacato.

18. Ricorso
Ricorso 7421 – 14/12/2015 – 26/16 Pres. Ragonesi – Est. Falce GIORGIO CATTUNAR c/ UIBM
Invenzione – brevetto per prodotto e brevetto per modello di utilità – la conversione del brevetto nullo
ex art. 76 comma 3 CPI.
Il brevetto di prodotto ha ad oggetto il prodotto nel suo complesso, il modello di utilità, ai sensi dell’art.
82 CPI, ha per oggetto la forma di un prodotto industriale, che deve essere nuova, deve avere applicazione
industriale e deve conferire una particolare funzionalità.
Ai sensi dell’art. 76 comma 3 CPI, il brevetto carente sotto il profilo dei requisiti dell’originalità e novità
può produrre gli effetti di un diverso brevetto se il titolo originario presenti tutti i requisiti per produrre gli
effetti di un diverso titolo e se il richiedente proponga una domanda di conversione o comunque integri la
domanda originaria per consentire le necessarie valutazioni.
L’art. 76 comma 3 CPI prevede espressamente la necessità di una apposita domanda di conversione,
peraltro proponibile in ogni stato e grado del giudizio.

19. Tasse annuali (brevetti)

20. Rapporto UIBM 2020

21. Rapporto UIBM 2020