Lezione introduttiva sulla proprietà industriale

1. Glossario, Concetti di base,
Strategie
MASSIMO BARBIERI © 2020

2. Glossario
Patent
application
Granted
patent
Applicant Assignee Prosecution
Office action Enforcement Claims Specification
(description)
Divisional
patent
application
Provisional
patent
application
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Written
opinion

3. Concetti di base
Brevetto: conferisce al titolare il diritto esclusivo di
vietare ad altri la realizzazione, e la vendita di ciò
che ricade nell’ambito di tutela delle rivendicazioni
(non autorizza a realizzare l’invenzione rivendicata)
Oggetto del brevetto: le caratteristiche tecniche di
un prodotto o di un procedimento che conseguono
la soluzione di un problema tecnico.
La soluzione di un problema tecnico non si
identifica necessariamente con il prodotto o il
procedimento (non sussiste una correlazione
univoca prodotto → brevetto).

4. I requisiti di brevettabilità
Novità Attività inventiva
Applicazione industriale Liceità

5. Le condizioni di brevettabilità
SUFFICIENZA DI
DESCRIZIONE
UNITÀ
D’INVENZIONE
CHIAREZZA

6. Ambito di
tutela (1)
L’ambito di tutela è definito da tutte le caratteristiche
tecniche della rivendicazione ed è sufficiente che non
ne sia presente una sola per esserne al di fuori
La descrizione serve a supportare quanto rivendicato
Esempio
Veicolo comprendente
◦ quattro ruote e
◦ un motore a scoppio connesso a dette quattro ruote e atto a
movimentare le dette quattro ruote
Il brevetto tutelerà tutti i veicoli a motore aventi quattro
ruote (anche quelli comprendenti altri elementi quali:
volante, cambio, ecc..)

7. Esercizio
Veicolo comprendente:
quattro ruote pneumatiche disposte simmetricamente su
due assi e
caratterizzato da fatto di comprendere
un motore a scoppio avente 6 cilindri in linea e una cilindrata
compresa tra 1 l e 3 l,
detto motore essendo connesso a dette ruote e atto a movimentare
le suddette quattro ruote

8. Quali varianti
sono tutelate
dalla
rivendicazione?
Auto con motore a 4 cilindri, ruote
pneumatiche e cilindrata di 2 l
Auto con motore a 6 cilindri, ruote
pneumatiche e cilindrata di 0,5 l
Auto con motore a 6 cilindri, ruote non
pneumatiche e cilindrata di 1,5 l
Auto con motore a 6 cilindri, ruote
pneumatiche e cilindrata di 2,5 l

9. Esame delle
rivendicazioni
1. Veicolo comprendente quattro ruote e un motore a
scoppio connesso a dette quattro ruote e atto a
movimentare le suddette quattro ruote
2. Veicolo secondo la rivendicazione 1, in cui detto
motore a scoppio ha una cilindrata compresa tra 1 l e
3 l
Prior art
Il documento di prior art reperito dall’esaminatore
descrive un’automobile con quattro ruote e un motore a
scoppio avente una cilindrata di 4 l

10. Esame delle
rivendicazioni
Accorpare le rivendicazioni in questo modo:
1. Veicolo comprendente quattro ruote e un motore a
scoppio connesso a dette quattro ruote e atto a
movimentare le suddette quattro ruote,
caratterizzato dal fatto che detto motore a scoppio
ha una cilindrata compresa tra 1 l e 3 l

11. Supporto
della
descrizione
Supponiamo di avere una sola rivendicazione
1. Veicolo comprendente quattro ruote e un motore a
scoppio connesso a dette quattro ruote e atto a
movimentare le suddette quattro ruote
La prior art è la stessa dell’esempio precedente
Nella descrizione:
«… il motore a scoppio ha preferibilmente e
vantaggiosamente una cilindrata compresa tra 1 l e 3 l»
È possibile aggiungere caratteristiche nelle
rivendicazioni se sono chiaramente descritte nella
domanda di brevetto

12. Validità del
brevetto
Il brevetto ha validità nazionale e in alcuni casi regionale
1. EPO (38 Paesi contraenti, di cui 27 membri EU)
2. EAPO (8)
3. ARIPO (19)
4. OAPI (16)
5. GCCPO (6)
Per il primo anno la domanda di brevetto ha valore
internazionale o mondiale

13. Mantenimento del brevetto
Pagamento delle tasse per mantenere in vita una
domanda di brevetto o un brevetto concesso (pena
la decadenza del titolo)
Tasse generalmente pagate annualmente (all’EPO
dal 3° anno a partire dalla data di deposito, negli
USA ogni 3,5 anni dalla concessione)

14. Periodo di grazia (1)
In caso di predivulgazione (che non sussiste nel caso in cui sia stato
firmato un accordo di riservatezza tra le parti), uno strumento utile è
senz’altro il periodo di grazia, che però non è adottato in tutti i Paesi
(il sito della WIPO contiene un elenco esaustivo e aggiornato).
Inoltre, non c’è uniformità tra le varie legislazioni che prevedono il
periodo di grazia: ci sono differenze sia in termini temporali (con
una variabilità da 6 a 12 mesi, v. tabella) sia per quanto riguarda la
tipologia di esclusione (solo novità oppure anche attività inventiva).

15. Periodo di
grazia (2)
12 mesi 6 mesi
USA Russia
Canada Albania
Brasile San Marino
Australia
Corea del Sud
Giappone
Argentina

16. Esaurimento del diritto (comunitario)
Il diritto di esclusiva su un
prodotto brevettato termina con
il primo atto di vendita da parte
del titolare del diritto (o con il
suo consenso)
Chiunque abbia acquistato un
prodotto brevettato, lo può
rivendere (senza il consenso del
titolare del brevetto)
Il principio non si applica per
vendite extra-UE

17. Usi leciti dell’invenzione brevettata
Uso privato e non commerciale
Uso sperimentale
Le prove e i test necessari per l’ottenimento di una AIC non sono considerati una violazione brevettuale, indipendentemente
da quando sono realizzati
Il deposito di una richiesta di AIC non è considerato contraffazione se effettuato nell’anno precedente alla scadenza del
certificato di protezione supplementare
Esenzione galenica: sulla base della prescrizione medica, il farmacista ha il diritto di preparare un medicinale coperto da
brevetto
Preuso: chiunque, nei 12 mesi precedenti la data di deposito di una domanda di brevetto, abbia fatto uso nella propria azienda
dell’invenzione, può continuare ad usarne nei limiti del preuso (art. 68.3 CPI)

18. Bibliografia