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L'on-line: rischi e opportunità per le industrie di marca. Il panorama normativo

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L'on-line: rischi e opportunità per le industrie di marca. Il panorama normativo

  1. 1. Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana Milano, 15 Giugno 2016 1 L’ON-LINE: RISCHI E OPPORTUNITÀ PER LE INDUSTRIE DI MARCA IL PANORANA NORMATIVO
  2. 2. Contraffazione: “Attività̀ di riproduzione di beni, cosicché́ questi vengano scambiati per originali, e, più̀ in generale, tutti quei comportamenti che violano un diritto di proprietà̀ intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa e segni distintivi, brevetti per invenzioni, modelli di utilità̀, disegni industriali, denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, diritti d’autore ecc.)”. Contraffazione online: profili giuridici 2
  3. 3. Contraffazione on-line (attraverso piattaforme e/o siti web dedicati) Pochi svantaggi / Molti vantaggi: • investimento economico minimo per avviare l’offerta in vendita (registrazione di nome di dominio ed apertura sito) • visibilità del prodotto ad ampio spettro, potenzialmente in tutto il mondo • difficile controllo della rete (costi di sorveglianza e di investigazione) • possibilità̀ di nascondersi dietro registrant anonimi e di scomparire in caso di contestazioni Contraffazione online: profili giuridici 3
  4. 4. Sito Internet: opera multimediale integrata e complessa 4 Software: linguaggio di programmazione e codice sorgente Marchi: segni distintivi (disegni, lettere, font, loghi o forme) apposti su prodotti o servizi Nomi di dominio: www.gucci.com/it Contenuti: testi, immagini, condizioni di vendita, ecc. Veste grafica e layout: design del sito e c.d. look and feel
  5. 5. Sito Internet: normativa 5 disciplina integrata e complessa, previsioni specifiche che si sommano alla disciplina generale Marchi: Codice della Proprietà Industriale Nomi di dominio: Normativa amministrativa e Codice della Proprietà Industriale Contenuti: Legge Autore, Codice del consumo, Disciplina del commercio elettronico, Pubblicità Ingannevole Veste grafica e layout: Codice della Proprietà Industriale e Legge autore Software: Legge autore
  6. 6. Portale: vetrina virtuale per la commercializzazione di prodotti 6 Eventuale confezioni e grafica: Codice della Proprietà Industriale e Legge autore Marchi e altri segni distintivi: Codice della proprietà industriale
  7. 7. Nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet – es. http://www.milalegal.com) (i) NORMATIVA AMMINISTRATIVA Regolamenti nazionali (es. Nic.it) coordinati da Sistema di assegnazione molto semplice e veloce, basato su due principi fondamentali:  first come, first served: ogni dominio viene assegnato esclusivamente in base alla priorità̀ cronologica della richiesta  principio di unicità̀ del nome a dominio: non possono esistere due indirizzi internet identici Sito Internet: nome a dominio 7
  8. 8. È vietato adottare un nome a dominio uguale o simile ad un marchio altrui (i) per un attività di impresa identica o affine, se comporta un rischio di confusione (/associazione) (ii) per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio gode di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22 CPI) Sito Internet: nome a dominio 8 (ii) CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – D.lgs. 10/02/2005 n° 30 (“CPI”)
  9. 9. Segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli delle altre impresa Requisiti: novità, capacità distintiva e liceità Diritti conferiti dalla registrazione: diritto di vietare a terzi di usare nell’attività economica segni uguali o simili per prodotti identici o affini (salvo marchio c.d. notorio) ove sussiste pericolo di confusione (art. 20 CPI) Sito Internet: marchio 9
  10. 10. Diritto di esaurimento Il titolare del marchio non può opporsi – salvo legittimi motivi – alla libera circolazione del bene da esso caratterizzato una volta che questo sia stato messo in commercio ad opera del titolare o con il suo consenso (anche tacito, ma certo) in Italia o nel territorio di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (art. 5 CPI) vs Importazioni parallele; onere della prova dell’esaurimento (tutti i passaggi, non solo ultimo) in capo all’importatore Sito Internet: marchio 10
  11. 11. Testi, immagini, condizioni di vendita, ecc. (i) LEGGE AUTORE - Legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (“LDA”) “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1). Il diritto sorge dalla creazione senza formalità di registrazione  idea v. espressione: no tutela di idea o informazioni  forma di espressione: no formalità per esistenza tutela Sito Internet: contenuti 11
  12. 12. Diritti patrimoniali d’autore:  esclusivi di utilizzazione economica  generalmente previsto compenso  eccezioni: libere utilizzazioni Diritti morali d’autore:  paternità  integrità  inedito  ritiro opera dal commercio Sito Internet: contenuti 12
  13. 13. (ii) DISCIPLINA DEL COMMERCIO ELETTRONICO - D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (che ha recepito la c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”) Per qualsiasi tipo di servizio anche non remunerato fornito in via elettronica sia nel settore del c.d. B2C (Business to Consumer) sia nel settore del B2B (Business to Business). Sito Internet: contenuti 13 Si applica a qualsiasi “persona fisica o giuridica che presta un servizio della società̀ dell’informazione” e a qualsiasi “soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società̀ dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni” (art. 2) .
  14. 14.  Obbligo di inserire alcune informazioni generali sul sito, in modo chiaro, facilmente accessibile e aggiornato, tra cui: nome o ragione sociale del proprietario, domicilio o la sede legale, contatti, numero di iscrizione al REA e partita IVA (art. 7)  Le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali (art. 8) Sito Internet: contenuti 14
  15. 15.  Le condizioni generali di contratto devono essere messe disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (download) (art. 12)  Una volta ricevuto in via telematica l’ordine da parte del cliente, è necessario, senza ritardo, inviare per via telematica una ricevuta che contenga il riepilogo delle condizioni (art. 13) Sito Internet: contenuti 15
  16. 16. (iii) DISCIPLINA SULLA PUBBICITA’ INGANNEVOLE – D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 Qualsiasi pubblicità che è idonea ad indurre in errore i consumatori e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente Sito Internet: contenuti 16
  17. 17.  La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta (art. 1)  La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale  È vietata ogni forma di pubblicità subliminale Sito Internet: contenuti 17
  18. 18. (iv) CODICE DEL CONSUMO - D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 Consumatore on-line: qualunque utente che accede ad attività commerciali per scopi personali I rapporti commerciali conclusi on-line con i consumatori sono regolati dalle norme in tema di contratti a distanza (artt. 50 e ss.) La stipulazione in forma telematica di un contratto viene considerata come una tecnica di comunicazione a distanza che consente la conclusione di un contratto, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore Sito Internet: contenuti 18
  19. 19.  Prima della conclusione di un contratto a distanza, devono essere fornite le informazioni su identità̀ e indirizzo del professionista: caratteristiche del bene o servizio, prezzo e modalità̀ di pagamento e consegna, … (art. 52)  Rigorosa disciplina in materia di nullità delle c.d. clausole vessatorie (artt. 33 e ss.)  Le informazioni devono essere fornite con conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e accessibile, prima o al momento della esecuzione del contratto (art. 53)  Entro tale momento e nelle stesse forme devono essere fornite anche l’indirizzo a cui rivolgere i reclami, informazioni sui servizi di assistenza e garanzie; ecc. Sito Internet: contenuti 19
  20. 20.  Recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento dei beni / conclusione del contratto, senza dover fornire motivazione (art. 52)  Se il venditore non indica in modo chiaro ed esaustivo come esercitare il recesso e non indica i termini, il termine sale a 1 anno e 14 giorni (art. 53)  Il recesso non è esercitabile per i seguenti articoli: giornali, servizi finanziari, prodotti su misura o su ordinazione (art. 59) Sito Internet: contenuti 20
  21. 21. Disciplina delle pratiche commerciali scorrette (artt. 18/27 Codice Consumo) – D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 - Pratiche contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale sono dirette tra le quali:  Pratiche commerciali ingannevoli, ovvero contenenti informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, inducono in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi e, in ogni caso, lo inducono ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso Sito Internet: contenuti 21
  22. 22.  Pratiche che possono ingenerare confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita… … incluse le omissioni ingannevoli l’occultamento di informazioni (tenuto conto del mezzo impiegato)  Per prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza Sito Internet: contenuti 22
  23. 23. Il c.d. look and feel del sito. (i) CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE Design: caratteristiche estetiche di un prodotto Requisiti: novità e carattere individuale (ii) LEGGE AUTORE Grafica: opera creativa Sito Internet: veste grafica e layout 23
  24. 24. Linguaggio di programmazione e codice sorgente (i) LEGGE AUTORE La legge prevede espressamente che il software sia tutelato in base alla legge sul diritto d’autore (a seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518 che è attuazione della Direttiva Europea 91/250/CEE) Sito Internet: software 24
  25. 25.  Regole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.)  Vendita: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490 c.c.)  Concorrenza sleale: “…compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi di un concorrente; 3) si vale di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (2598 c.c.) Norme generali 25
  26. 26. Cybersquatting o domain grabbing Registrazione in malafede del nome di dominio corrispondente al marchio altrui (in tutto o in parte, spesso accompagnato da termini come “outlet”, “vip”, “store”) Scopo: - impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente - trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni 26
  27. 27. Uso del marchio altrui quale meta-tag nel codice HTML Meta-tag: “etichette nascoste” all’interno del codice HTML, forniscono informazioni sul contenuto della pagina web con lo scopo di facilitare l’indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca (che usano, per tale scopo, programmi denominati “spiders”) Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni 27 Scopo: sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio aumentando così il numero di accessi al proprio sito e il valore del sito
  28. 28. Uso del marchio altrui quale key-word: il servizio Google AdWords Scopo: far apparire il proprio annuncio come link “sponsorizzato” ogni volta che, con Google, si ricerca/no quella/quelle parole chiave (di solito in una colonna diversa o su di un livello superiore, con la dicitura “annunci”) Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni 28
  29. 29. Uso del marchio altrui quale link nel proprio sito internet • surface linking: uso del marchio come link di collegamento non autorizzato alla home page di un sito altrui (- rischio di confusione) • deep linking: uso del marchio come link di collegamento a pagine interne diverse dalla home page di un sito altrui, senza passare da quest'ultima (+ rischio di confusione) • framing: link-riquadro, con contestuale visualizzazione di una pagina del sito di terzi in “cornice” Scopo: trasferire l’utente da un sito ad un altro, al fine di appropriarsi di pregi altrui e/o sviare la clientela Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni 29
  30. 30. Uso del marchio altrui come user di account di social networks es. facebook.com/loropiana es. twitter.com/prada Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni 30 Presenza di prodotti non esistenti nel catalogo del brand ma proposti con marchio del brand Presenza di prodotti o di categorie di prodotti che il titolare di diritti non ha mai avuto a catalogo
  31. 31. Utilizzo delle piattaforme per l’offerta in vendita di prodotti contraffatti Offerta di prodotti consistenti nell’esatta replica di prodotti caratteristici del brand Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni 31
  32. 32. Prodotti riproducenti un disegno classico di un determinato marchio Offerta di prodotti consistenti nell’esatta replica di prodotti caratteristici del brand Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni 32 Blurred logos Offerta di prodotti riprodotti sul sito con i marchi sfuocati Scopo: a richiesta di rimozione dei prodotti contraffatti dal sito, il titolare si vede rispondere che non essendo chiaramente visibile il marchio, non può ravvisarsi la violazione
  33. 33.  Contraffattore  Internet service provider (ISP): soggetto che presta un servizio in qualche modo connesso ad Internet (anche inerenti ai contenuti del sito web, c.d content provider) Contraffazione on-line: profili di responsabilità 33
  34. 34. Il D. Lgs. 70/2003 disciplina la responsabilità̀ degli ISP che effettuano servizio di: • mere conduit – mera trasmissione delle informazioni sulla rete di comunicazione o fornitura di un accesso alla rete di comunicazione • caching – memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni trasmesse tramite Internet, effettuata allo scopo di rendere più̀ efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne facciano richiesta • hosting – messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio di memoria digitale (hard disk) contenute all’interno di un server collegato in modo continuo alla rete al fine di rendere accessibile su Internet il contenuto di un sito web Contraffazione on-line: profili di responsabilità 34
  35. 35.  Salvo che non partecipi in qualche modo alla gestione, il provider non è responsabile dei contenuti pubblicati sul sito  Qualora un provider di caching o hosting venga a conoscenza di illeciti pertinenti alle informazioni gestite deve prontamente attivarsi per rimuovere tali informazioni o l’accesso alle stesse (artt. 14-16)  Il provider non ha un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca di illiceità̀; è però obbligato ad informare l’Autorità qualora a conoscenza di presunte attività̀ illecite e fornire, a richiesta dell’Autorità, l’identificazione del destinatario dei servizi. In mancanza, il provider è responsabile civilmente (art. 17) Contraffazione on-line: profili di responsabilità 35
  36. 36.  È responsabile l’host provider che non si attiva immediatamente per rimuovere contenuti illeciti, nonostante le diffide dell’interessato e pur in assenza di un ordine dell’autorità giudiziaria (Trib. Roma, 11 febbraio 2010)  Pur non avendo un ruolo attivo o di controllo nella gestione, è responsabile il gestore di un mercato on-line (E-Bay) quando non si attivi diligentemente, una volta venuto a conoscenza di illeciti (CGCE decisioni 12.07.2011, causa C-324/09 L’Oreal vs. Ebay, e 23.03.2010, cause riunite C-236/08 e C-238/08 Louis Vitton vs Google)  Un provider può̀ essere ritenuto responsabile - solidalmente con l’autore dell’illecito ai sensi dell’art. 2055 del codice civile - dei contenuti del sito qualora svolga anche la funzione di content provider (Trib. Catania, 29 giugno 2004) Contraffazione on-line: profili di responsabilità 36
  37. 37. Nessun obbligo di filtraggio a carico dei provider: È contraria al diritto comunitario l’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio continuativo idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere soggette a diritti di proprietà̀ intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere (CGCE decisione 16.02.2012, causa C-360/10) Contraffazione on-line: profili di responsabilità 37
  38. 38. Contraffazione on-line: rimedi 38
  39. 39. i. GIUDIZIALI CIVILI Competenza: • per essere radicata in Italia, l’offerta deve essere accessibile e destinata ai consumatori di quel paese • è competente il Tribunale dotato di sezione specializzata nella cui circoscrizione il convenuto ha residenza o dimora o i fatti sono stati commessi (art. 120 CPI) Contraffazione on-line: rimedi 39
  40. 40. i. GIUDIZIALI CIVILI A. in via d’urgenza: trasferimento del nome di dominio, sequestro degli oggetti che costituiscono violazione, descrizione, inibitoria (accompagnata da penale) pubblicazione del provvedimento, A. in via ordinaria: ritiro al mercato, distruzione / assegnazione dei beni, pubblicazione della sentenza, risarcimento del danno Contraffazione on-line: rimedi 40
  41. 41. ii. AMMINISTRATIVI a. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contrasta le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutela le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, vigila affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie Normativa: Codice del consumo, disciplina sulla pubblicità ingannevole Rimedi: sospensione/cessazione della pratica scorretta, inibitoria, repressione/oscuramento dei siti (sanzioni amministrative pecuniarie) [Ricorsi al TAR] Contraffazione on-line: rimedi 41
  42. 42. b. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Normativa: Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettroniche (on-line / sui servizi di media audiovisivi e radiofonici)  la procedura può essere promossa su istanza dei cd. “soggetti legittimati” (i titolari o i licenziatari di diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento ad opere digitali, associazioni di gestione collettiva o di categoria)  rimozione selettiva di contenuti illegali ovvero, per i casi più gravi o per l’ipotesi di contenuti posti su server ubicati fuori dal territorio nazionale, il c.d. oscuramento Contraffazione on-line: rimedi 42
  43. 43. c. Uniform Domain Name Dispute Resolution Normativa: Regolamenti amministrativi Procedura (alternative al ricorso alla magistratura): arbitrato irrituale e procedura di riassegnazione Rimedi: cancellazione o riassegnazione Contraffazione on-line: rimedi 43
  44. 44. Contraffazione on-line: procedure di take down 44
  45. 45. Accordo sottoscritto il 14 luglio 2015 da Indicam, Ministero dello Sviluppo Economico e Netcomm per tutelare il Made in Italy dalla contraffazione anche sulle piattaforme di e-commerce. La Carta impegna i suoi firmatari (ma è aperta a tutti i soggetti della filiera in Italia, cioè merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari e associazioni dei consumatori) a porre in opera come best practice misure conformi allo stato dell’arte, ovvero che consentano l’individuazione delle offerte relative a prodotti non autentici anche prima della loro messa online, nonché a prevenire il ripetersi di tali offerte. Carta Italia 45
  46. 46. Art. 2 “I merchants aderenti alla presente Carta si impegnano a garantire l’autenticità dei prodotti offerti in vendita sui rispettivi siti. I titolari delle piattaforme aderenti alla presente Carta si impegnano a far sì che le condizioni di accesso alla piattaforma dei venditori prevedano che questi ultimi assicurino che i prodotti offerti online non siano contraffatti, verificandone l’originalità prima dell’offerta on line, anche attraverso idonei controlli nel segmento della filiera distributiva a monte dell’offerta”. Art. 6 “La presente Carta non pregiudica la facolà̀ dei titolari dei diritti di proprietà industriale relativi ai prodotti offerti on line di agire davanti all’autorità giudiziaria penale e civile per la tutela dei propri diritti”. Carta Italia 46
  47. 47. Art. 6 “Qualora il titolare di un diritto di proprietà industriale relativo ad un prodotto offerto online da un merchant o da una piattaforma aderenti alla Carta ... abbia fondato motivo di ritenere che quel prodotto non sia autentico ... e/o che un determinato venditore offre prodotti non autorizzati ... informerà prontamente il merchant e/o la piattaforma interessati, comunicando sotto la propria piena responsabilità (i) la prova necessaria a dimostrare la propria titolarità del diritto di proprietà industriale relativo al prodotto in questione e (ii) le ragioni per le quali il prodotto in questione non è autentico. Ricevuta tale notifica, il merchant ritirerà sollecitamente dal proprio sito il prodotto. Nel caso in cui la notifica sia indirizzata alla piattaforma, quest’ultima provvederà ad informare prontamente il venditore che ha offerto il prodotto invitandolo all’immediato ritiro e, in caso di mancato ed ingiustificato sollecito ritiro, adotterà ogni provvedimento idoneo, incluso il blocco dell’account del venditore”. Carta Italia 47
  48. 48. GRAZIE PER L’ATTENZIONE! gilberto.cavagna@milalegal.com 48

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