Tomarov Jurisdiction in Online IP Infringement Cases: Ukraine & EU 2016

ІЛАРІОН ТОМАРОВ
Старший юрист, керівник
практики інтелектуальної власності Summer IP Law School Київ, 26 липня 2016 р.
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ

Основоположний принцип МПП – територіальність, яка
обмежує дію юрисдикції держави та її судових органів певними
географічними координатами.
Інтернет зламав принцип територіальності, оскільки спочатку
інформація, потім послуги, а тепер і товари є доступними в будь-
якому місці, де є мережа.
Однак речі і люди можуть одночасно перебувати лише в одному
місці, а цифрові копії творів – де завгодно і скільки завгодно.
Це ідеальне місце для анонімного всесвітнього порушення
інтелектуальних прав.
Інтернет викинув у смітник традиційне МПП
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ

Одна із перших гучних справ про захист авторських прав від
масштабного порушення в інтернеті – позов METALLICA до
Napster.
Більшість з вас навіть не чули про цю компанію))
Napster дав можливість скачувати одну пісню замість купляти
весь альбом – нічого не нагадує?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_Metallica_%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B8_Napster
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/napster/napster-md030601ord.pdf
Спочатку було слово і слово було ©

Права на ТМ, що зареєстрована в Україні не можуть
бути порушені поза територією України, адже вона
там не існує як об'єкт правової охорони.
Завдяки Бернській конвенції, яка автоматично
охороняє твір кожного автора у всіх країнах-учасницях
(172), суб'єкт може вимагати захисту в будь-якій країні.
Проблема визначення юрисдикції при порушенні
авторських прав починається із застосування
колізійної прив'язки lex loci delicti.
Закон місця вчинення порушення – територіальність!
Передумови проблеми юрисдикції

Сучасне формулювання цієї колізійної прив'язки в ЄС:
Special jurisdiction rules in Art. 5 (3) of the Brussels I
Regulation (now Art. 7 (2) Brussels I Recast) «in matters relating
to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where
the harmful event occurred or may occur»
CJEU case law has established that «the place where the harmful
event occurred or may occur» can mean two things:
1) where the damages occurred
2) the place of the event giving rise to the damages

Не менш сучасне українське формулювання:
Спори про порушення майнових прав інтелектуальної
власності розглядаються господарським судом за
місцем вчинення порушення.
Якщо порушення здійснено поза межами України,
юрисдикція господарських судів України не
поширюється на відносини сторін, пов'язані з таким
порушенням (навіть якщо відповідач є резидентом
України).
(ч. 4 ст. 16 ГПКУ; п. 1.4. Постанови Пленуму ВГСУ від 17 жовтня 2012 року №
12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом
прав інтелектуальної власності»)

Застосування правила виключної підсудності щодо місця
вчинення порушення в українській практиці є справа № 20/249
СПД звернувся з позовом до російського видавництва про
стягнення 1,4 млн грн компенсації за порушення авторських прав.
Позивач виявив, що відповідач видав цю книгу та розповсюджує
її через інтернет-сайти та представництво в Києві.
Несподівано ГСмК постановив ухвалу про закриття провадження
через відсутність юрисдикції
http://reyestr.court.gov.ua/Review/21779298
Як встановити, що спір підсудний суду України?

Юрисдикція має визначатись за правилом
виключної підсудності – судом за місцем вчинення
порушення.
Суд вважав, що можливе порушення авторського
права у вигляді розповсюдження книги відбувалось
на території іноземної держави, оскільки
представництво відповідача пропонувало книгу в м.
Самара, Росія.
Суд проігнорував факти розповсюдження книги
через інтернет-сайти.
Справа 20/249 Торгівля книгами через веб-сайт

Позивач подав апеляцію і КАГС скасував ухвалу, повернув
справу ГСмК http://reyestr.court.gov.ua/Review/26078427
Суд вказав, що встановлено, що контрафактна книга
продавалась в Києві особою, яку відповідач вказав як свого
офіційного представника в Україні, а також через сайти, що
доступні для замовлення в Києві – це дає позивачу право на
судовий захист в Києві.
Прив'язка до місця вчинення порушення – замовлення
контрафактної книги на сайті можливо здійснити з території
України.

ГСмК обґрунтував наявність юрисдикції:
(1) До правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної
власності застосовується право держави, у якій
вимагається захист цих прав (ст. 37 ЗУ «Про міжнародне
приватне право»).
(2) Однією з підстав визначення підсудності справ судам
України є дія або подія, яка стала підставою для подання
позову, мала місце на території України (п. 7 ч. 1 ст. 76 ЗУ
«Про міжнародне приватне право»).
http://reyestr.court.gov.ua/Review/29541030

YES, but NO (later)
(1) «intention to target» criterion in Sportradar C-173/11;
YES
(2) «accessibility online» criterion in Pickney (CC-170/12)
country limited damages;
(3) «accessibility online» criterion in Hejduk (C-441/13)
NO
(4) «causal event» criterion?
Еволюція підходу до юрисдикції в ЄС

Jurisdiction could be granted to the court in particular
State whose public had been targeted by the material
website
18 жовтня 2012 р. Case C-173/11 Football Dataco Ltd,
The Scottish Premier League Ltd, The Scottish Football
League, PA Sport UK Ltd v Sportradar GmbH and
Sportradar AG.
«intention to target» criterion

Позивач міг купити контрафактний примірник твору
через веб-сайт, що доступний на території Франції.
Цього факту достатньо, щоб обґрунтувати зв’язок
між порушенням та шкодою, місцем завдання якої є
Франція, отже французький суд має юрисдикцію.
Розмір збитків обмежений кількістю контрафактних
примірників, які можна купити саме у Франції
(територіальне обмеження стягнення збитків).
03 жовтня 2013 р. Case C-170/12 Pinckney
«accessibility online» criterion

Порушник АП не продає примірники творів – їх можна
дивитись онлайн або скачувати безкоштовно.
Court has jurisdiction to hear an action for damages in
respect of an infringement resulting from the placing of
protected photographs online on a website accessible in its
territorial jurisdiction
22 січня 2015 р. Hejduk (C-441/13)
The question is how to calculate the exact extent of the
damages caused in just one country when the defendant
only made the allegedly infringing content available online?
«accessibility online» criterion

Чи має значення для кваліфікації місця вчинення порушення АП
встановлення країни, де було завантажено копію твору, яка
доступна онлайн?
AG Cruz Villalon Opinion: a case of "delocalized" damages, meaning
that the mere fact that pictures are accessible from anywhere gives
no direction as to where the damages occurred.
He suggested excluding the place where the damages occurred and
only using "causal event" criterion (that leads to the place of the
event giving rise to the damages).
Causal event – place where the infringing content was uploaded.
«causal event» criterion?

[the place where the infringing content was uploaded]
В травні 2016 р. Rome Court of First Instance issued judgment
Відповідач заперечував проти юрисдикції італійського, бо
«servers are located in the US and this is where the allegedly
infringing works were uploaded».
CJEU in Pinckney and Hejduk held that such place is where the
allegedly infringing content can be accessed.
Defendant is a content, not hosting, provider thus cannot not
enjoy the safe harbour protection granted by Article 14 of the
Ecommerce Directive.
«causal event» criterion?

Припустимо Ви вирішили припинити продаж
контрафактної продукції через веб-сайт.
(1) як знайти власника сайту? через власника домену!
(2) однак він прихований захистом персонал. даних
(3) витребувати інфо через суд у реєстратора (але
звертатись треба за місцем знаходження реєстратора)
(4) заборонити хостинг-провайдеру підтримувати сайт-
порушник, але він змінить його за кілька годин і…
все знову і так по колу, доки не набридне
Intermediaries – посіпаки порушників

High Court ordered five major UK internet access providers
(ISPs) to block access to websites which were advertising and
selling counterfeit copies of the claimant's goods.
Cartier and Others v BSkyB and Others the Court of Appeal of
England and Wales handed down its 214-paragraph judgment.
Operators of the infringing websites need the services of the
ISPs in order to offer for sale and sell their counterfeit goods to
UK consumers.
ISPs are inevitable and essential actors in those infringing
activities.
Cartier v ISP blocking websites counterfeit goods

Case C-324/09 L’Oréal SA, L’Oréal (UK) v eBay
International AG, eBay (UK)
Can blocking injunctions be issued against
intermediaries in trade mark cases, even lacking in
the UK a specific implementation of the third
sentence in Article 11 of the Enforcement
Directive?
clarified in CJEU decision in L'Oréal 2011
Internet Service Provider is NEW BLACK

The facts in brief: L'Oréal objected that online
auction site eBay did not do enough to
prevent the sale of counterfeit goods such as
perfumes and cosmetics.
eBay should be liable for counterfeit and
parallel imported goods sold via its website,
and that eBay should do more to prevent the
sale of such trade mark infringing goods.
Detailed facts can be found here.
Landmark case: L'Oréal v eBay 2011

The question of injunctions which may be granted
against the operator of an online marketplace when
it does not decide, on its own initiative, to bring to
an end infringements of IP rights and to prevent
further infringements occurring.
The operator may be ordered to take measures
making it easier to identify the sellers who are its
customers.
When the perpetrator of the infringement is
operating in the course of trade, that person must
be clearly identifiable.
Landmark case: L'Oréal v eBay 2011

“rightholders are in a position to apply for an injunction
against intermediaries whose services are used by a
third party to infringe an intellectual property right,
without prejudice to Article 8(3)” of InfoSoc Directive
The national courts with jurisdiction in relation to the
protection of IP rights are able to order the operator to
take measures which contribute, not only to bringing to an
end infringements of those rights by the users, but also to
preventing further infringements of that kind.
Blocking injunction against intermediaries

Clarified in CJEU decision in L'Oréal 2011:
(1) the ISPs must be intermediaries.
(2) either the users or the operators of the website
must be infringing the claimant’s trade marks.
(3) the users or the operators of the website must use
the services of the ISPs.
(4) the ISPs must have actual knowledge of this.
Conditions to be satisfied before ISP blocking website

Czech Supreme Court had sought guidance from the CJEU in C-
494/15 July 7, 2016
CJEU delivered its judgment holding that the operator of a
physical marketplace may be forced to put an end to trade mark
infringements committed by market-traders because the scope
of the Enforcement Directive is not limited to electronic
commerce.
Like the operators of online marketplaces covered by the
judgment in L’Oréal, the operator of a physical marketplace may
be forced in law to bring TM infringements committed by
market-traders to an end and to take measures in order to
prevent new infringements.
Tommy Hilfiger Licensing and Others

Два кейса. Первый: решение по делу Perfect 10, Inc. v.
Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007), в котором
суд разграничил использование чужого фото от
размещения ссылки на источник, содержащий чужое
фото. Речь идет об in-line linking, хотлинк (включение в
веб-страницу файлов/изображений или других ресурсов
с чужого сервера).
Вместо воспроизведения чужой картинки, при помощи
HTML-протокола через браузер ссылка направляет
пользователя к веб-сайту, на котором
размещена/воспроизведена искомая картинка.
Как правильно заимствовать чужие фото из соц сетей

HTML-ссылка представляет собой строчки текста, а не
фотографическое произведение;
HTML-ссылка сама по себе не является причиной
появления чужих изображений на экране компьютера
пользователя.
Ссылка сообщает браузеру пользователя адрес, где
размещена картинка, и лишь взаимодействие браузера
пользователя с компьютером (сервером), который хранит
чужое фото, приводит к распространению чужих
произведений.
Європейський підхід – warranties & representations

Advocate General Case C-160/15 GS Media BV v Sanoma
Media, Playboy
(1) the posting on a website of a hyperlink to another
website on which works protected by copyright are freely
accessible to the public without the authorization of the
copyright holder does not constitute an act of
communication to the public;
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=175626&pag
eIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=757041
гиперссылка никогда не означает "доведение до
всеобщего сведения"?

(2) it is not important whether the person who posts on a
website a hyperlink to another website on which works
protected by copyright are freely accessible to the public is or
ought to be aware that the copyright holder has not authorized
the placement of the works on that other website or that those
works had not previously been made available to the public
with the copyright holder’s consent;
(3) a hyperlink to another website on which works protected by
copyright are freely accessible to the public, which facilitates or
simplifies users’ access to the works, does not constitute a
‘communication to the public’
гиперссылка никогда не означает "доведение до
всеобщего сведения"?

Eleonora Rosati International Jurisdiction in Online EU Trade Mark Infringement Cases: Where Is the
Place of Infringement Located? (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2714310 )
Paulius Jurcys International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes: CLIP, ALI Principles and
other Legislative Proposals in a Comparative Perspective
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2160076 )
Benedetta Ubertazzi Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between
Private and Public International Law
(http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=iplr )
Benedetta Ubertazzi Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property
(http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012/3519/ubertazzi-infringement.pdf )
Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению Интернет-споров. Издательство:
Инфотропик Медиа, 2011 г.
Тим, кого зацікавила тема – рекомендовані джерела:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Іларіон Томаров
Старший юрист, Керівник IP практики
ETERNA LAW
Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@eterna.law
www.eterna.law

Tomarov Jurisdiction in Online IP Infringement Cases: Ukraine & EU 2016

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Similar to Tomarov Jurisdiction in Online IP Infringement Cases: Ukraine & EU 2016

Similar to Tomarov Jurisdiction in Online IP Infringement Cases: Ukraine & EU 2016 (20)

More from Ilarion Tomarov

More from Ilarion Tomarov (8)

Tomarov Jurisdiction in Online IP Infringement Cases: Ukraine & EU 2016