A few cases from CJEU case-law regarding exhaustion and legitimate reasons to stop 'grey" goods; unlawful usage of trade mark while offering services and Ukrainian court practice whether distributor needs licence agreement to advertise TM and goods
Legitimate reasons over exhaustion of trademark rights: US & EU court practic...Ilarion Tomarov
Brief overview of the legitimate reasons in court practice of CJEU and material differences doctrine in USA court practice when the proprietor may oppose further commercialization of the goods and perspectives to apply with this approach in Ukraine
Веб – сервіси: ризики ІТ - юриста.
Костянтин Зеров
Консультант Директора НДІ ІВ НАПрН України з інформаційних технологій
ІІІ Всеукраїнська школа з ІТ- та Інтернет-права
Одеса, 10 вересня, 2016 р.
Ліцензійні договори. Case study - Катерина ОлійникUBA-komitet
Виїзний семінар Комітету АПУ з інтелектуальної власності «Правові та податкові нюанси розпорядження правами інтелектуальної власності», 09.12.2016, м. Одеса
Боротьба з сірим імпортом та фальсифікатом на ринку медичних виробів. Максим ...Maksym Bagrieiev
Поняття “сірого” та “чорного” імпорту і фальсифікованої продукції. Як “сірий імпорт” потрапляє на ринок України. Шляхи розповсюдження у роздрібній мережі. Фальсифікат та інтернет. Шляхи реалізації у госпітальному сегменті. Шляхи протидії. Виробник має бути повідомлений про проблему!
Саме виробник може надати більшу частину інструментів для боротьби з сірим імпортом та фальсифікатом. Торговельна марка. Принцип вичерпання прав на торговельні марки. Заходи митниці щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності (Розділ XIV Митного кодексу України) - оновлено в 2019 році. Контрафактні товари (п. 17 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України). Внесення торговельної марки в митний реєстр. Митний реєстр прав інтелектуальної власності. Застосування заходів сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Відбір зразків та проведення експертизи. Звернення до суду для блокування імпорту контрафактних товарів. Адвокатський запит. Інформування. Контрольні закупки. Уповноважений представник на захисті інтересів виробника. Авторизація імпортера. Державний контроль. Ринковий нагляд. Штрафні санкції. Відповідальність. Захист на регуляторному рівні. Конвенція Medicrime. Кримінальна відповідальність. Антимонопольний комітет. Застосування інструментів. Залучайте союзників.
Legitimate reasons over exhaustion of trademark rights: US & EU court practic...Ilarion Tomarov
Brief overview of the legitimate reasons in court practice of CJEU and material differences doctrine in USA court practice when the proprietor may oppose further commercialization of the goods and perspectives to apply with this approach in Ukraine
Веб – сервіси: ризики ІТ - юриста.
Костянтин Зеров
Консультант Директора НДІ ІВ НАПрН України з інформаційних технологій
ІІІ Всеукраїнська школа з ІТ- та Інтернет-права
Одеса, 10 вересня, 2016 р.
Ліцензійні договори. Case study - Катерина ОлійникUBA-komitet
Виїзний семінар Комітету АПУ з інтелектуальної власності «Правові та податкові нюанси розпорядження правами інтелектуальної власності», 09.12.2016, м. Одеса
Боротьба з сірим імпортом та фальсифікатом на ринку медичних виробів. Максим ...Maksym Bagrieiev
Поняття “сірого” та “чорного” імпорту і фальсифікованої продукції. Як “сірий імпорт” потрапляє на ринок України. Шляхи розповсюдження у роздрібній мережі. Фальсифікат та інтернет. Шляхи реалізації у госпітальному сегменті. Шляхи протидії. Виробник має бути повідомлений про проблему!
Саме виробник може надати більшу частину інструментів для боротьби з сірим імпортом та фальсифікатом. Торговельна марка. Принцип вичерпання прав на торговельні марки. Заходи митниці щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності (Розділ XIV Митного кодексу України) - оновлено в 2019 році. Контрафактні товари (п. 17 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України). Внесення торговельної марки в митний реєстр. Митний реєстр прав інтелектуальної власності. Застосування заходів сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Відбір зразків та проведення експертизи. Звернення до суду для блокування імпорту контрафактних товарів. Адвокатський запит. Інформування. Контрольні закупки. Уповноважений представник на захисті інтересів виробника. Авторизація імпортера. Державний контроль. Ринковий нагляд. Штрафні санкції. Відповідальність. Захист на регуляторному рівні. Конвенція Medicrime. Кримінальна відповідальність. Антимонопольний комітет. Застосування інструментів. Залучайте союзників.
Огляд ВОІВ рішень арбітрів Арбітражного центру ВОІВ щодо окремих питань UDRP.Constantine Zerov
Огляд ВОІВ рішень арбітрів ВОІВ щодо окремих питань Єдиної політики вирішення доменних спорів.
Виконали студенти 3-ьої групи
2–го року навчання ОР Магістр
Права інтелектуальної власності
Перший елемент - Баран М. , Кошман А.
Другий елемент - Коломієць Є.
Третій елемент - Ірговцій М., Михальський Д,
Сінько К, Багінська М.
Інтелектуальна власність та недобросовісна конкуренція - Правнича школа EBA-A...Asters
Пропонуємо Вашій увазі презентацію партнерів юридичної фірми "Астерс" Юлії Семеній та Олександра Вознюка, що присвячена питанням захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції.
IPStyle: права інтелектуальної власності у відносинах між підприємствами Укр...Oleksandra Brashovetska
Презентація підготовлена Патенто-юридичною компанією IPStyle та розкриває питання щодо захисту прав інтелектуальної власності у торговельно-економічних відносинах між підприємствами України і країн Африки
Law applicable to copyright assignment contract 2017Ilarion Tomarov
Country of origin under Berne Convention and place of creation (performance of the contract) as alternative connecting factor to the most relation factor
How plainntiff can get Defendants data to file lawsuit online copyright infringement. John Doe subpoena in Malibu Media cases 2016, temporary restraning order in TM infringement on website, preliminary injunction in Lions Gate case
Tomarov Jurisdiction in Online IP Infringement Cases: Ukraine & EU 2016Ilarion Tomarov
«intention to target» criterion «accessibility online» criterion in Pickney (CC-170/12) & «accessibility online» criterion in Hejduk (C-441/13) «causal event» approaches in EU case law
Томаров Обставини що впливають на розмір компенсації при порушенні авторских ...Ilarion Tomarov
Факт порушення та вина порушника - основні обставини, що згідно з актуальною судовою практикою України, можуть бути аргументом для збільшення,а інколи і для звільнення від стягнення компенсації як альтернативи відшкодуванню збитків
Ответственность за комментарии пользователей на сайте 2016Ilarion Tomarov
Решение ЕСПЧ от 02.02.2016 по делу MTE Index.hu v Hungary устанвоило для новостных порталов и других сайтов критерии safe harbor, освобождающие от ответственности за оскорбительные комментарии пользователей
Legal risks of the conflict between developer of the software (as employee or independent enterpreuner) and the Company (software producer). NDA and non-compete clause as well as non-solicitation clause and their perspectives as obligation of the developer. Different types of IP protection of the software in Ukraine. We provide advice whether to decrease legal risks of the conflict based on our experience under Ukrainian court practice and legislation and also US and European best practices as example.
More Related Content
Similar to IP infringement while selling and advetising on marketplace 2017
Огляд ВОІВ рішень арбітрів Арбітражного центру ВОІВ щодо окремих питань UDRP.Constantine Zerov
Огляд ВОІВ рішень арбітрів ВОІВ щодо окремих питань Єдиної політики вирішення доменних спорів.
Виконали студенти 3-ьої групи
2–го року навчання ОР Магістр
Права інтелектуальної власності
Перший елемент - Баран М. , Кошман А.
Другий елемент - Коломієць Є.
Третій елемент - Ірговцій М., Михальський Д,
Сінько К, Багінська М.
Інтелектуальна власність та недобросовісна конкуренція - Правнича школа EBA-A...Asters
Пропонуємо Вашій увазі презентацію партнерів юридичної фірми "Астерс" Юлії Семеній та Олександра Вознюка, що присвячена питанням захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції.
IPStyle: права інтелектуальної власності у відносинах між підприємствами Укр...Oleksandra Brashovetska
Презентація підготовлена Патенто-юридичною компанією IPStyle та розкриває питання щодо захисту прав інтелектуальної власності у торговельно-економічних відносинах між підприємствами України і країн Африки
Law applicable to copyright assignment contract 2017Ilarion Tomarov
Country of origin under Berne Convention and place of creation (performance of the contract) as alternative connecting factor to the most relation factor
How plainntiff can get Defendants data to file lawsuit online copyright infringement. John Doe subpoena in Malibu Media cases 2016, temporary restraning order in TM infringement on website, preliminary injunction in Lions Gate case
Tomarov Jurisdiction in Online IP Infringement Cases: Ukraine & EU 2016Ilarion Tomarov
«intention to target» criterion «accessibility online» criterion in Pickney (CC-170/12) & «accessibility online» criterion in Hejduk (C-441/13) «causal event» approaches in EU case law
Томаров Обставини що впливають на розмір компенсації при порушенні авторских ...Ilarion Tomarov
Факт порушення та вина порушника - основні обставини, що згідно з актуальною судовою практикою України, можуть бути аргументом для збільшення,а інколи і для звільнення від стягнення компенсації як альтернативи відшкодуванню збитків
Ответственность за комментарии пользователей на сайте 2016Ilarion Tomarov
Решение ЕСПЧ от 02.02.2016 по делу MTE Index.hu v Hungary устанвоило для новостных порталов и других сайтов критерии safe harbor, освобождающие от ответственности за оскорбительные комментарии пользователей
Legal risks of the conflict between developer of the software (as employee or independent enterpreuner) and the Company (software producer). NDA and non-compete clause as well as non-solicitation clause and their perspectives as obligation of the developer. Different types of IP protection of the software in Ukraine. We provide advice whether to decrease legal risks of the conflict based on our experience under Ukrainian court practice and legislation and also US and European best practices as example.
IP infringement while selling and advetising on marketplace 2017
1. Ризик порушення ТМ при
продажі товарів і наданні послуг
щодо товарів на marketplace
Іларіон Томаров
Керівник IP практики
Eterna Law INTA round table, Kyiv, April 06, 2017
2. Використання ТМ для супутніх послуг в ЄС
Ст. 14(1)(с) Директиви № 2015/2436:
Правовласник не має права забороняти
використання ТМ третій особі в комерційній
діяльності ТМ з метою ідентифікації чи
посилання на товари чи послуги як такі, що
виготовляються правовласником, коли
використання ТМ є необхідним для позначення
конкретного призначення товару чи послуги,
наприклад в якості аксесуару чи запасної частини.
Використання здійснюється третьою особою у
відповідності з добросовісною практикою у
промислових та комерційних відносинах.
2
Marketplace IP protection
3. Справа CJEU C-228/03
Gillette Company v La-Laboratories
«All Parason Flexor
and Gillette Sensor
handles are
compatible with this
blade»
3
Marketplace IP protection
4. Справа CJEU C-228/03
Gillette Company v La-Laboratories
Рішення CJEU від 17.03.2005 р.:
Використання ТМ третьою особою - не
правовласником, є необхідним…, якщо таке
використання є єдиним способом повідомити
споживачеві зрозумілу та вичерпну інформацію
про конкретне призначення товару з метою
збереження неспотвореної системи конкуренції
на ринку для даного продукту.
Чесна практика … являє собою вираження
обов’язку діяти справедливо по відношенню до
законних інтересів правовласника.
4
Marketplace IP protection
5. C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums v eBay
Рішення CJEU від 12.07.2011 р.:
L'Oréal подав декілька позовів проти eBay про
притягнення до відповідальності за продаж через веб-
сайт контрафактних та «сірих» товарів, і зобов’язання
докласти більших зусиль для перешкоджання продажу
товарів, що порушують права на ТМ.
Через eBay треті особи реалізували (не призначені для
продажу) тестери косметичних продуктів L’Oréal, а веб-
платформа з метою сприяння збільшення продажів
забезпечувала розміщення контекстної реклами з
використанням ТМ позивача в пошукових системах
(Google). 5
Marketplace IP protection
6. 6
C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums v eBay
1) зображення ТМ в пропозиціях до продажу не є
використанням ТМ (оператором торговельної платформи)
2) при розміщенні контекстної реклами із використанням ТМ в
пошукових мережах оператор торговельної платформи
здійснює (незаконне) використання ТМ
3) на оператора торговельної платформи поширюється дія Art.
14(1) Директиви 2000/31 (safe harbor).
Оператор несе відповідальність, якщо він сприяє користувачам
в оптимізації пропозицій продажу для їх рекламування
4) заходи забезпечення є ефективними, пропорційними та не
повинні створювати перешкод для вільної торгівлі
5
Marketplace IP protection
7. Mazda v Car service (Австрія)
Верховний суд Австрії вирішив, що використання ТМ
при наданні послуг з ремонту авто є порушенням
(рішення від 15.12.2015 р. у справі № 4 Ob 211/15f):
Виняток, передбачений Директивою №2015/2436
застосовується тільки щодо словесної ТМ.
Використання зображувальних або комбінованих
ТМ зазвичай не є необхідним, і, отже, є незаконним,
якщо споживачі здатні асоціювати словесне
позначення (або словесний елемент комбінованого
позначення) із правовласником.
7
Marketplace IP protection
8. Використання ТМ на marketplace в Україні
Ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» не пов'язує вичерпання прав власника ТМ з
введенням товару за його згодою в цивільний оборот
виключно на території України. Відсутність територіальних
обмежень вказує на застосування в Україні міжнародного
принципу вичерпання прав (п. 9 Оглядового листа ВГСУ від
28.02.2017 р. № 01-06/521).
Використання товару з ТМ, який введено в цивільний оборот
правовласником або за його згодою є правомірним та не
потребує отримання додаткового дозволу від правовласника.
8
Marketplace IP protection
9. Справа № 826/8292/13-а
ТОВ «Бауміт Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва ДПС
Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від
23.08.2013 р.:
Позивач замовляв зразки реклами, що розміщувались на
спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, на
елементах вуличного обладнання, над проїжджою
частиною вулиць і доріг та на продукції, яка
реалізовувалась товариством зазначена ТМ.
ДПІ прийшла до висновку, що за відсутності ліцензії
витрати по розміщенню рекламних матеріалів з
використанням ТМ не пов'язані з господарською
діяльністю Позивача
99
Marketplace IP protection
10. Справа № 826/8292/13-а
ТОВ «Бауміт Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва ДПС
З аналізу норми [ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»] вбачається, що після
першого використання ТМ, зокрема, у рекламі, не
потребує згоди особи продажу товару, що має
виключні права на ТМ.
Перше введення в цивільний оборот товарів під ТМ
відбувається за межами території України, а тому
Позивач не потребує дозволу правовласника для
використання ТМ в рекламі товарів, придбаних
Позивачем, якщо правовласник не висловить такої
вимоги (доказів чого відповідач не надав)
10
Marketplace IP protection
11. Cправа № 2а-12435/11/2670
ТОВ «Мішелін Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва
Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду
від 19.06.2012 р.
Рекламні послуги стосувалися товарів (автомобільних
шин Michelin), що продавалися позивачем, а не ТМ.
Господарською діяльністю позивача є торгівля
автомобільними шинами, тому існує зв'язок рекламних
послуг з розміщення рекламних матеріалів про
автомобільні шини, з його господарською діяльністю.
Позивач отримав ліцензію на ТМ MICHELIN, ALPIN, ENERGY,
засвідчену апостилем, з правом використання у рекламі,
у т.ч. в мережі Інтернет.
11
Marketplace IP protection
12. 12
Cправа № 2а-12435/11/2670
ТОВ «Мішелін Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва
З аналізу норми [ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг»] вбачається, що після першого
використання ТМ, зокрема, у рекламі, не потребує згоди
особи, що має виключні права на ТМ.
Перше введення в цивільний оборот товарів під ТМ Michelin
відбувається за межами території України, а тому Позивач
не потребує дозволу правовласника для використання ТМ в
рекламі товарів, придбаних ТОВ «Мішелін Україна», якщо
правовласник не висловить такої вимоги.
12
Marketplace IP protection
13. Справа № 2а-13416/12/2670
ТОВ «ОСТІН» до ДМС України, Київської регіональної митниці
Ухвала Київсього апеляційного адміністративного суду від
07.03.2013 р.:
Доводи про те, що законний продаж товарів під ТМ без
укладання суб'єктом ліцензійного договору з правовласником
неможливий, взагалі є хибними та не ґрунтуються на законі.
Після першого продажу товарів (введенням в цивільний
оборот) правовласником або іншою особою за його згодою,
подальший продаж товарів не потребує укладання
ліцензійного договору.
Імпорт і подальший продаж товарів, позначених ТМ
«0'STIN», а також придбання і подальший продаж таких
товарів на митній території України не пов'язані з
укладенням Субліцензійних договорів.
13
Marketplace IP protection
14. Як захиститися marketplace у разі
пред’явлення вимог правовласником?
1) ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів»:
Споживачі під час придбання, замовлення або
використання продукції для задоволення своїх
особистих потреб мають право на необхідну, доступну,
достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її
кількість, якість, асортимент, а також про її виробника.
2) ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» (міжнародне вичерпання прав на ТМ)
3) Marketplace Terms of use
14
Marketplace IP protection
15. Іларіон Томаров
Керівник IP практики ETERNA LAW
Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@eterna.law
www.eterna.law
Editor's Notes
LA‑Laboratories also sells razors in Finland that are composed of a handle and a replaceable blade and blades on their own similar to those marketed by Gilette Group Finland. Those blades are sold under the mark Parason Flexor and their packaging has affixed to it a sticker with the words ‘All Parason Flexor and Gillette Sensor handles are compatible with this blade’.
LA‑Laboratories also sells razors in Finland that are composed of a handle and a replaceable blade and blades on their own similar to those marketed by Gilette Group Finland. Those blades are sold under the mark Parason Flexor and their packaging has affixed to it a sticker with the words ‘All Parason Flexor and Gillette Sensor handles are compatible with this blade’.