Brief overview of the legitimate reasons in court practice of CJEU and material differences doctrine in USA court practice when the proprietor may oppose further commercialization of the goods and perspectives to apply with this approach in Ukraine

1. Вичерпання прав на ТМ
– приховані можливості
міжнародного режиму
для фармацевтичних
препаратів та
електротоварів
Іларіон Томаров
03.07.2017 р. Київ

2. (1) будь-яка дія щодо
товару та/або
торговельної марки
формально потребує
окремої згоди
власника ТМ;
(2) дистриб'ютори
укладають ліцензійні
договори
(1) будь-яка особа може купити
товар із ТМ, який введено в
цивільний оборот в іншій країні, і
вільно продавати цей товар в
Україні;
(2) спроба заборонити
використання ТМ щодо
придбаного товару може бути
втручанням в господарську
діяльність, АЛЕ є ОДНЕ АЛЕ…
Національний режим
вичерпання прав:
Міжнародний режим
вичерпання прав:
2

3. Власник ТМ може забороняти іншим
особам використовувати без його згоди
ТМ для товару, за умови, що він має
вагомі підстави забороняти таке
використання у зв'язку з подальшим
продажем товару, зокрема у разі зміни
або погіршення стану товару після
введення його в цивільний оборот.
ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»
Виняток із міжнародного вичерпання
прав на ТМ
3

4. Звідки походить цей виняток?
Exhaustion of the rights shall not apply
where there exist legitimate reasons for
the proprietor to oppose further
commercialization of the goods,
especially where the condition of the goods
is changed or impaired after they have been
put on the market.
Art 13 (2) CTMR 40/94 of 20.12.1993
4

5. Практика застосування норми в ЄС
За більш ніж 20 років склалась достатня
судова практика CJEU, яка свідчить про
пошук балансу між:
(1) бажанням власника ТМ контролювати
дистрибуцію товарів і будувати
репутацію свого бренду; та
(2) бажанням продавців на власний
розсуд продавати оригінальний товар,
рекламувати свій магазин та його
асортимент; та
(3) бажанням держави зберігати
конкурентне середовище в інтересах
споживачів.
5

6. Імпортер купляв відеомагнітофони, призначені для ринку
Британії, які були не придатні для отримання ТВ сигналу у ПАР.
Перед продажем на ринку ПАР імпортер вносив зміни в
тюнер, які усували згаданий недолік.
Суд визнав це втручанням в цілісність товару, тому його
неможливо назвати оригінальним товаром, який введено в
оборот зі згоди власника ТМ.
Television Radio Centre (PTY) v. Sony Corporation (Pty) 1987
SONY case in South Africa 1987
6

7. Імпортер купив ігрові консолі PlayStation у Франції і продавав їх
у Британії, але перед продажем змушений був внести дві зміни
в товар адаптувавши його під британський стандарт:
(1) розетку живлення;
(2) адаптер для телевізійного сигналу.
Супермаркет продавав консолі із застереженням, де
інформував покупців про внесені зміни в комплектацію товару.
SONY v Tesco UK case 1999
7

8. SONY v Tesco UK case 1999
(1) немає жодних перешкод застосувати
висновки суду, зроблені у справі щодо
фармацевт. препаратів до електротоварів.
(2) суд вказав, що супермаркет здійснив
маркування про зміну комплектації таким
чином (розмістив ТМ Sony на адаптері),
що споживач подумав би, що це
зроблено зі згоди власника ТМ.
Sony Computer Entertainments Inc. V Tesco
Stores Ltd [1999] High Court of Justice
(Chancery Division) Case No. MC1999 No.
3983
8

9. Case C-1/81 Pfizer Inc v Eurim-Pharm
GmbH (1981):
У споживачів не повинно складатися
враження, що зміна упаковки зроблена
виробником (правовласником).
Case C-276/05 The Wellcome Foundation
v Paranova (2008):
Паралельний імпортер зобов’язаний
надати виробнику всю необхідну
інформацію, для прийняття рішення про
необхідність зміни упаковки.
9
Вагомі підстави для
фармацевтичних препаратів

10. ˃ ненанесення ТМ на нову упаковку;
˃ використання власного лого, типового стилю або упаковки, які
використовуються імпортером;
˃ нанесення додаткового маркування, що частково приховує
ТМ виробника;
˃ незазначення додаткової інформації про те, що ТМ належить
виробнику.
Boehringer Ingelheim KG
v Swingward Ltd (2007) C-348/04
10
Re-packaging; re-branding; overstickering; de-branding;
co-branding

11. Власник ТМ може забороняти
паралельному імпортеру використовувати
ТМ в рекламі лише за умови, що таке
використання спричинило істотну шкоду
репутації ТМ чи товару.
Parfums Christian Dior v. Evora, Case C-
337/95 [1997] ECR I-6013
Продаж Luxury-товарів зі значною
знижкою може зашкодити репутації ТМ.
Товари та ТМ сегменту Luxury
11

12. L'Oréal подав декілька позовів проти eBay
про притягнення до відповідальності за
продаж через веб-сайт «сірих» товарів, і
зобов’язання докласти більших зусиль
для перешкоджання продажу товарів.
Треті особи продавали (не призначені
для продажу) тестери, а eBay з метою
сприяння збільшення продажів
забезпечувала розміщення контекстної
реклами з використанням ТМ позивача
в пошукових системах (Google).
C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme v eBay 2011
Товари та ТМ сегменту Luxury
12

13. Суд підтвердив, що використання
«material differences» не обмежене
контекстом паралельного імпорту і
підлягає застосуванню у випадках, коли
товари перепродаються поза каналами
дистрибуції, які дозволив власник ТМ
(наприклад, на сайті eBay).
Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory
Distribution [562 F.3d 1067 (10th Cir. 2009)].
Відсутність гарантії як «material
differences» в США
13

14. Паралельний імпортер видаляв з
оригінальних товарів серійний номер щоб
уникнути претензій від власника ТМ.
Покупці товарів на сайті паралельного
імпортера звертались за гарантійним
обслуговуванням і оновленням
програмного забезпечення, але їм
відмовляли через відсутність серійного
номера.
Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory
Distribution [562 F.3d 1067 (10th Cir. 2009)].
Відсутність гарантії як «material
differences» в США
14

15. Доки споживачі вважають різницю такою,
що має значення під час прийняття
рішення про купівлю товару, така різниця
є істотною.
Ця справа «відкрила двері» для позовів
проти онлайн магазинів, які продають
оригінальний товар без гарантії та
сервісної підтримки.
Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory
Distribution [562 F.3d 1067 (10th Cir. 2009)].
Відсутність гарантії як «material
differences» в США
15

16. Компанія Товар придбано за кордоном, чи розповсюджується гарантія в Україні?
Apple Ні, окрім програм глобальної заміни
ASUS Лише на ноутбуки
Acer Ні
Canon Ні
Dell Так
Fujifilm Так
HP Ні
HTC Ні
Huawei Ні
Lenovo Лише на пристрої серії ThinkPad
LG Ні
Motorola Ні
Nokia Ні
Nikon Лише на товари з Європи
Samsung Ні
Sony Ні
16

17. Кожна група вагомих підстав має різні
негативні наслідки:
(1) зміна товару чи його упаковки –
негативні наслідки для споживача;
(2) відсутність післяпродажного сервісу
може спричинити у споживача негативне
відношення до торговельної марки та до
власника ТМ (виробника товару);
(3) спосіб рекламування та продаж товару
завдають шкоду репутації ТМ та
власнику.
Обрати «вагомі підстави»
17

18. Дякую за увагу!
Іларіон Томаров
Керівник IP/IT, Київ
Taylor Wessing CEE
i.tomarov@taylorwessing.com
18