Legal risks of the conflict between developer of the software (as employee or independent enterpreuner) and the Company (software producer). NDA and non-compete clause as well as non-solicitation clause and their perspectives as obligation of the developer. Different types of IP protection of the software in Ukraine. We provide advice whether to decrease legal risks of the conflict based on our experience under Ukrainian court practice and legislation and also US and European best practices as example.

1. КОНФЛИКТ ДЕВЕЛОПЕРА И КОМПАНИИ:
ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ И ИХ
НАСТОЯЩАЯ ЦЕНА
ИЛЛАРИОН ТОМАРОВ
СТАРШИЙ ЮРИСТ,
РУКОВОДИТЕЛЬ IP ПРАКТИКИ КИЕВ, 19 СЕНТЯБРЯ 2015

2. «При выборе стратегии чрезвычайно
важна крайняя граница риска – куда
важнее знать самый плохой вариант,
чем общий прогноз»
Нассим Николас Талеб
Правильный прогноз рисков по Талебу
Конфликт девелопера и компании

3. Главный програмист онлайн сервиса покупки
билетов Петр Кутис ушел и быстро создал
конкурирующий бизнес на базе кода своего
бывшего работодателя.
Сервис OneTwoTrip за полгода получил половину
пользователей AnyWayAnyDay, а через год стал
лидером рынка онлайн покупки билетов в Росии.
ПРИЧИНА?
Компания не получила авторские права на
исходный код программ и модулей, отвечающих за
сервис, потому не могла запретить их автору
использование и доработку.
Петр Кутис получил патенты на несколько
решений – способ оплаты.
Ключевой девелопер ушел, прихватив код
Конфликт девелопера и компании

4. Несколько лет в украинских судах рассматриваются
споры между группами соавторов ПК ЛИРА.
Часть разработчиков уволилась и открыла свою
компанию, торгующую ПК ЛИРА, в то время как
оставшаяся часть авторов пытается запретить это.
Сейчас рассматривается иск о признании
соавторства и запрете нарушать авторские права.
Но суд отказал истцам по причине отсутствия
доказательств участия конкретных лиц
(авторов) в создании произведения – ПК ЛИРА.
Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 21.03.2014 у справі
№2609/17205/12 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/37883157)
Писали код вместе, а зарабатываем по отдельности
Конфликт девелопера и компании

5. (1) Переманивание разработчиков
(2) Переманивание клиентов
(3) Отсутствие интеллектуальных
прав на разработки – их передачу
от девелоперов к компании не
оформили правильно
Чем владеет IT компания? Юридические риски IT
Конфликт девелопера и компании
(1) Люди (девелоперы)
(2) Заказчики (клиенты)
(3) Интеллектуальные права
на разработки

6. Зависит от способа привлечения девелопера:
(1) Трудовые отношения
(2) Гражданско-правовые отношения с ФЛП
(3) Фриланс = никаких отношений, кроме
электронной переписки и оплаты на личную
банковскую карту
Один из рисков гражданско-правовых отношений
Компании с разработчиков в статусе ФЛП – риск
признать их «скрытыми трудовыми
отношениями» со всеми вытекающими.
Как минимизировать юридические риски?
Конфликт девелопера и компании

7. Традиционные способы, применимые
для трудовых и гражданско-правовых
отношений:
(1) Non disclosure agreement
(2) Non-compete clause
(3) Non-solicitation clause
Все это можно вместить в один
договор между компанией и
физическим лицом – девелопером.
Как минимизировать юридические риски?
Конфликт девелопера и компании

8. Возможно ли юридически закрепить
такие обязанности?
Трудовое законодательство и
судебная практика Украины не
позволяют ограничить право
человека на трудоустройство,
потому все ограничения должны
быть только на уровне
гражданско-правового договора.
На роль такого договора лучше
всего подходит договор о
неразглашении – NDA.
Как минимизировать юридические риски?
Конфликт девелопера и компании

9. NDA – гражданско-правовой договор, заключая
который разработчик обещает хранить в тайне
любую информацию, полученную и созданную в
период сотрудничества с компанией, а также на
протяжении определенного периода времени после
прекращения их отношений.
Цели NDA
(1) Психологическое давление для мотивации
сохранять режим конфиденциальности
(2) Защита от запросов правоохранительных
органов
(3) Дополнить другими условиями, не связанными с
конфиденциальностью (защита от
переманивания разработчиков и клиентов)
Non disclosure agreement
Конфликт девелопера и компании

10. Отсутствие ограничений касательно
содержания NDA позволяют дополнить
его любыми другими условиями.
Например, обязанностью соблюдать
меры честной конкуренции путем
выполнения ряда ограничений.
Такие ограничения девелопер берет на
себя во имя защиты режима
конфиденциальности и соблюдения
коммерческой тайны, а также не желая
причинить интересам компании убытки.
Non disclosure agreement
Конфликт девелопера и компании

11. Два существенных ограничения, которые
нужно применить к разработчику
ключевого продукта компании:
(1) Non-compete clause – временное
ограничение конкурировать с
Компанией
(2) Non-solicitation clause – временное
ограничение в переманивании
сотрудников
Два дополнения к Non disclosure agreement
Конфликт девелопера и компании

12. Non-compete clause
Разработчик обязуется на
протяжении _____ лет после
прекращения настоящего договора
(независимо от оснований
прекращений) не быть работником,
подрядчиком, консультантом,
участником юридического лица,
которое является конечным
потребителем услуг/работ/товаров,
которые предоставляет Компания.
Два дополнения к Non disclosure agreement
Конфликт девелопера и компании

13. Non-solicitation clause
Разработчик обязуется на протяжении
_____ лет после прекращения настоящего
договора (независимо от оснований
прекращений) не
склонять/влиять/предлагать
работникам, подрядчикам,
консультантам, заказчикам Компании,
прекратить трудовые или договорные
отношения с Компанией.
Два дополнения к Non disclosure agreement
Конфликт девелопера и компании

14. Главный недостаток «Non-compete
clause» и «Non-solicitation clause»
– отсутствие в Украине судебной
практики, которая бы признавала
такие ограничения законными в
пользу Компании и позволяла
применить к разработчику санкции
за их нарушение.
Возможно ли как-то юридически
укрепить такие обязанности?
Как минимизировать юридические риски?
Конфликт девелопера и компании

15. Можно ли обойти неудобное право и
суд Украины применив к договору
право страны, позволяющей такие
трюки?
– ЗУ «О международном частном праве»
разрешает выбрать право другой страны
– ЗУ «Об авторском праве и смежных
правах» распространяет свое действие
на созданные гражданими Украины
произведения и ограничивает
применение права другой страны
– КЗоТ императивно применяет право
Украины к трудовым отношениями,
имеющим место в Украине
Как законно обойти неудобный закон?
Конфликт девелопера и компании

16. Компания рискует лишиться
своих разработчиков, получив в
замен эфемерную компенсацию
и потерять Клиентов
(заказчиков), которых могут
переманить ушедшие
девелоперы, но все продукты,
которые они разработали
должны остаться в
собственности Компании.
Это минимальное условие
длительного ведения IT бизнеса.
Как минимизировать юридические риски?
Конфликт девелопера и компании

17. Интеллектуальные права на
разработки Компании можно
классифицировать по степени
важности:
 Авторские права
 Коммерческая тайна (ноу-хау)
 Патенты на изобретения и
полезные модели
 Торговые марки
Интеллектуальные права Компании
Конфликт девелопера и компании

18. Авторские права охраняют:
A.Исходный и объектный код
компьютерной программы
B.Базы данных
C.3D-Модели и текстуры
компьютерных игр
D.Сюжет и персонажи
компьютерных игр
Почему авторские права всемогущи?
Конфликт девелопера и компании

19. Авторские права:
A. Возникают автоматически с момента
создания произведения;
B. Охраняются без обязательной
регистрации в 168 странах-
участниках Бернской конвенции;
C. Имущественные авторские права
действуют всю жизнь автора и 70
лет после его смерти;
D. Передаются от автора к Компании на
основании письменного договора,
который не подлежит
государственной регистрации;
Почему авторские права всемогущи?
Конфликт девелопера и компании

20. Дело Oracle America Inc. v. Google
Inc. (Case N CV 10-03561 WHA),
начавшееся 5 лет тому назад (12
августа 2010 г.) и длящееся до сих пор
(минимум до лета 2016 г.).
Верховный суд США установил, что
Google в мобильной операционной
системе Android использовал и тем
самым нарушил авторские права
Oracle на структуру,
последовательность и организацию
37 модулей Java API, а также
нарушил Java method «rangeCheck».
Почему авторские права всемогущи?
Конфликт девелопера и компании

21. Недостаток охраны авторскими
правами компьютерных программ
– если можно воспроизвести на
другом языке программирования
(написав другой код) те же самые
функции и алгоритмы – это не будет
нарушением прав владельца
исходного продукта.
Для этого – патентование!
Почему авторские права НЕ всемогущи?
Конфликт девелопера и компании

22. Чем больше информации Вы содержите в режиме
коммерческой тайны, тем больше времени у Вас
будет монопольное право на ее использование и
получение прибыли.
Самые ценные коммерческие тайны в мире:
 Рецепт Coca-Cola
 Смесь из трав и специй для приготовления
цыпленка KFC
 Алгоритм поиска Google
Комплексный объект защиты: КТ + патенты на
изобретения (способ поиска)
Коммерческая тайна (ноу-хау)
Конфликт девелопера и компании

23. Срок охраны коммерческой тайны
неограничен вообще.
С момента ее раскрытия публике (даже
незаконного), она перестает охраняется и
переходит в режим общего пользования.
Способы остановить раскрытие:
 Договор с каждым, кто получает к ней
доступ с крупными штрафами
 Допустить раскрытие незначимой части
и показательно взыскать штраф
 Работать над ее изменением, чтобы
раскрытие касалось устаревшей
информации
Коммерческая тайна (ноу-хау)
Конфликт девелопера и компании

24. В 1998 г. Google думал, что его
новаторский PageRank патент крайне
важен и подал его на регистрацию до
составления бизнес-плана, венчурного
финансирования или даже регистрации
доменного имени – и потом заплатили
Стэнфордскому Университету 336 млн
долларов в акциях за исключительную
лицензию на патент.
Что и зачем патентовать? И почему так дорого?
Конфликт девелопера и компании

25. Патентование бизнес модель Amazon
известной как «система покупок в один
клик» демонстрирует, какие
конкурентные преимущества получила
площадка – она смогла запретить Barnes
& Noble использовать аналогичную
систему в их онлайн магазине.
Даже если стартап не соберет средства
для самостоятельно запуска проекта,
владельцы патента смогут продавать
право использовать запатентованную
технологию (как это произошло с
испанским проектом Fractus
http://www.fractus.com/
Что и зачем патентовать? И почему так дорого?
Конфликт девелопера и компании

26. Патентовать можно почти все – надо
найти хорошего поверенного.
Всегда хватит денег на регистрацию
нескольких патентов в Украине, а
дальше есть 12 месяцев, чтобы с
использованием украинской даты подачи
заявить патенты в других странах.
Это будет стоить больше денег, но за это
время Вы может либо привлечь
инвестиции, либо начать другое дело.
Что и зачем патентовать? И почему так дорого?
Конфликт девелопера и компании

27. Название для проекта не должно
нарушать существующие ТМ.
Для этого нужно провести поиск на
тождество и сходство среди ТМ в тех
странах, граждане которых ожидаются в
виде основных пользователей проекта.
Кроме выбора слова нужно быть
внимательным при выборе цвета для
продукта и сайта – он может быть
зарегистрирован в виде ТМ.
Торговая марка – последний пункт?
Конфликт девелопера и компании

28. Конфликт девелопера и компании
Designbook столкнулся с Facebook,
который посчитал, что подобное название
нарушит права на торговую марку, будет
вводить потребителей в заблуждение
и эксплуатировать бренд.
Самой большой проблемой для проекта
может стать запрет предоставлять
телекоммуникационные услуги, которого
добивается Facebook.
Тогда пользователи Designbook не смогут
обмениваться сообщениями, общаться
с инвесторами и посылать питчи.
Торговая марка – НЕ последний пункт

29. Конфликт девелопера и компании
У Facebook более 100 дел
по нарушению использования
ТМ — включая закрытые
и расследуемые дела.
Под раздачу попал
образовательный стартап
Teachbook (с 2012 года
TeachQuest). У них не осталось
денег на дальнейшую борьбу
в суде, и компания сдалась.
https://roem.ru/12-06-2015/197806/roembook/
Торговая марка – НЕ последний пункт

30. Начать конфликт можете не Вы, но защитить
свои активы – полностью в Ваших силах.
Что для этого нужно сделать?
(1) Правильно оценить риски – особенно
максимальные потери;
(2) Для этого привлечь третье лицо,
способно независимо оценить ситуацию и
предложить стратегию;
(3) Лучшая драка – та которой не было,
потому нужно искать способ договориться
мирно, иначе дорого всем.
Вместо выводов
Конфликт девелопера и компании

31. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?
Илларион Томаров
старший юрист
руководитель практики интеллектуальной собственности
AstapovLawyers International Law Group
Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@astapovlawyers.com
Конфликт девелопера и компании