2. 1
Il marchio: principi generali

3. Natura del marchio
Il marchio d'impresa è un segno, suscettibile di
rappresentazione grafica (a titolo
esemplificativo: parole, nomi di persone, disegni,
lettere, cifre, suoni, forme, combinazioni
cromatiche), per mezzo del quale l'imprenditore
distingue i propri prodotti o servizi nei
confronti delle imprese concorrenti

4. Casi particolari di protezione
Nella maggior parte dei casi la titolarità del marchio
spetta l'imprenditore, ma è anche ammessa la
protezione di un particolare segno distintivo da
parte di una persona fisica, purchè essa consenta
che tale diritto di privativa sia utilizzato
nell'ambito di una particolare attività
imprenditoriale

5. Caratteristiche del marchio
Dovendo rappresentare il mezzo attraverso cui un
prodotto od un servizio si contraddistinguono nel
mercato, il marchio, affinchè possa essere valido e
così tutelabile secondo le norme predisposte
dall'ordinamento giuridico, deve essere originale e
nuovo.

6. Originalità o capacità distintiva
Idoneità del segno prescelto di differenziarsi rispetto a
denominazioni generiche o meramente descrittive di
prodotti o servizi, in relazione alla loro quantità, qualità,
valore o provenienza

7. Novità
Termine di paragone, secondo un parametro
temporale, rispetto agli altrui marchi o altri segni
distintivi, non essendo valido un marchio che sia
identico o simile ad altri segni distintivi
anteriormente venuti ad esistenza.

8. Categorie di marchio
secondo la qualità del titolare
Secondo la qualità del titolare del diritto, il marchio
può essere:

di fabbrica o di produzione (tutela il produttore)

di commercio (tutela il commerciante: in tal caso
non è possibile sopprimere il marchio del
produttore, ma è unicamente ammesso affiancare il
marchio di commercio a quello di produzione)

di servizio (tutela il prestatore di servizi).

9. Categorie di marchio
secondo l'oggetto
Secondo l'oggetto della rappresentazione grafica, il marchio
può essere:

denominativo (una parola o un altro segno che non sia
rappresentato per mezzo di una figura)

figurativo (una figura, anche di fantasia)

di forma (forma del prodotto o della sua confezione).

10. Categorie di marchio
secondo il numero dei segni
Considerando il numero dei segni rappresentati, il
marchio può inoltre presentarsi come:

semplice (un solo segno)

complesso (più segni tra di loro interagenti, quali
parole e figure: in tal caso la veste distintiva del
marchio è rappresentata dal c.d. cuore del marchio
complesso, ossia dalla parola o dalla figura che più
delle altre distingue quel prodotto o servizio da
quelli concorrenti).

11. Categorie di marchio
secondo la rinomanza
Secondo la rinomanza che tale segno possa aver acquisito
nel mercato di settore, il marchio può essere:

non rinomato

notorio (generale conoscenza di un marchio presso i
consumatori di un determinato settore)

celebre (conoscenza di un marchio presso la generalità dei
consumatori)
godendo in tali due ultimi casi di tutela giuridica maggiore
(c.d. tutela ultramerceologica).

12. Categorie di marchio
secondo la capacità distintiva
Ponendo infine quale termine di confronto il requisito della capacità
distintiva, il marchio può presentarsi come:
• marchio forte (alta distintività)
• marchio debole (bassa distintività).

13. Tutela del marchio
L'ordinamento giuridico tutela il marchio sia che
esso sia registrato (con più forza), sia che esso sia
non registrato (con meno forza).

14. Tutele diverse
Nel caso del marchio registrato la tutela del diritto è
riconosciuta dalle norme generali del Codice Civile (artt.
2569 e ss. c.c.) e soprattutto dalla normativa speciale
della Legge Marchi (R.D. 929/42, oggi abrogato) e del
Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005, in
vigore dal 19 marzo 2005).
Nel caso del c.d. marchio di fatto, il relativo diritto è
protetto secondo le norme generali del Codice Civile sul
preuso (art. 2571 c.c.).

15. 2
Il marchio registrato

16. Oggetto della registrazione
Possono essere registrati come marchio tutti i
segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i
suoni, la forma del prodotto o della confezione di
esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche,
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i
servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

17. Ritratti di persone
I ritratti di persone non possono essere registrati
come marchi senza il consenso delle medesime
e, dopo la loro morte, senza il consenso del
coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la
loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e,
in mancanza o dopo la morte anche di questi
ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

18. I nomi di persona
I nomi di persona diversi da quelli di chi
chiede la registrazione possono essere registrati
come marchi, purche' il loro uso non sia tale da
ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
diritto di portare tali nomi.
L'UIBM ha tuttavia la facolta' di subordinare la
registrazione al consenso dell'avente diritto.
In ogni caso, la registrazione non impedira' a chi
abbia diritto al nome di farne uso.

19. Segni notori
Se notori, possono essere registrati come
marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso
di questi:

i nomi di persona

i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo

le denominazioni e sigle di manifestazioni e
quelli di enti ed associazioni non aventi finalita'
economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di
questi.

20. Marchio di forma
Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio i segni costituiti esclusivamente
dalla forma imposta dalla natura stessa del
prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico, o dalla forma
che da' un valore sostanziale al prodotto.

21. Stemmi
Gli stemmi e gli altri segni simili che rivestano
un interesse pubblico, non possono costituire
oggetto di registrazione come marchio, a meno
che l'autorita' competente non ne abbia
autorizzato la registrazione.

22. Segni politici o di dubbia legittimità
In caso di parole, figure o segni con significazione
politica, altamente simbolica o araldica, l'UIBM,
prima della registrazione, invia l'esemplare del
marchio alle autorità competenti, per sentirne
l'avviso.
L'UIBM provvede del pari nel caso di dubbia
contrarietà del segno all'ordine pubblico od al
buon costume.
In caso di avviso negativo, la domanda di
registrazione è senz'altro respinta.

23. Marchi collettivi
Possono essere registrati a tutela e garanzia dell'origine
rilevante per la qualità del prodotto, natura (risultato
caratteristico di un prodotto a seguito dell'utilizzo di
determinate materie) e qualità (conformità standard
qualitativi di produzione) di determinati prodotti o
servizi.
Derogando alla norma di carattere generale, è ammessa
l'indicazione della provenienza geografica del
prodotto, salvo che l'indicazione stessa non crei
situazioni di privilegio o di pregiudizio all'interno del
territorio regionale interessato.

24. Il titolare del marchio collettivo
La domanda di registrazione è avanzata dall'ente cui
è istituzionalmente demandato il compito di
vigilare sulla qualità di determinati prodotti (ad es.
i consorzi di tutela dei vini) e ad essa il
richiedente deve allegare il disciplinare tecnico:
concessa la registrazionde del marchio, i diritti
che ne conseguono possono essere licenziati agli
imprenditori consorziati.

25. La registrazione
Consegue al deposito di apposita domanda presso
l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

26. I criteri della domanda
L'istante deve descrivere la tipologia di marchio che
intende registrare (allegando l'eventuale figura
emblematica che lo contraddistingue) ed indicare
a quali settori merceologici (c.d. classi o
categorie) appartengono il prodotto od il servizio
protetto.

27. Requisiti di validità

La registrazione non è soggetta a verifiche di
merito da parte dell'UIBM ed è valida purchè il
segno oggetto di protezione sia

nuovo

distintivo

lecito.
Mancando tali requisiti, la registrazione è nulla.

28. Novità
Il segno non deve essere identico o simile ad altri
marchi nazionali, marchi internazionali vantati
diritti di priorità in ambito nazionale, marchi
notori, altrui ditte , denominazioni, ragioni sociali,
insegne e nomi a dominio.
La somiglianza è preclusiva della valida protezione
se sia tale da creare nel pubblico dei consumatori
un rischio di confusione o di associazione tra i
prodotti di imprenditori concorrenti.

29. Distintività
Il segno non deve rappresentare denominazioni
generiche ed indicazioni meramente descrittive o
caratteristiche del prodotto o del servizio.

30. Liceità
Il segno non deve ledere la legge, l'ordine pubblico
ed il buon costume.
Non deve inoltre ingannare il pubblico circa la
provenienza, la qualità e la natura del prodotto, nè
ledere altrui diritti d'autore e privative industriali.

31. Decadenza
A pena di decadenza, la registrazione dev'essere
seguita da uso effettivo del marchio entro i cinque
anni successivi e tale uso non deve sospendersi
ininterrottamente per ulteriori cinque anni.

32. Durata
La registrazione dura dieci anni dalla prima
domanda, salve ulteriori rinnovazioni decennali.

33. Effetti della registrazione
Il titolare del marchio ha la facoltà di fare uso
esclusivo del marchio e di vietare ai terzi (salvo
consenso: c.d. licenza di marchio, esclusiva o non
esclusiva) l'utilizzo in ambito commerciale di
segni ad esso identitici o simili per prodotti o
servizi identici o simili.

34. Somiglianza e marchio non rinomato
Nel caso in cui il marchio non sia rinomato, il
rapporto di somiglianza rileva ai fini del diritto di
divieto purchè ad esso consegua il rischio di
confusione ed associazione tra i prodotti ed i
servizi dei concorrenti (si deve cioè vertere nello
stesso ambito di classe protetto).

35. Somiglianza e marchio rinomato
Nel caso di marchi notori/celebri, invece, l'illecito
utilizzo consta nel fatto stesso dell'indebito
vantaggio che il terzo trae o dal pregiudizio che il
terzo arreca alla celebrità del diritto di privativa
(protezione c.d. ultramerceologica : consente al
titolare del marchio celebre di proteggere il
proprio diritto di protezione anche al di fuori della
classe merceologica di appartenenza).

36. Licenza esclusiva
Il marchio può essere oggetto di trasferimento per
la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per
i quali esso è stato registrato.

37. Licenza non esclusiva
Il marchio puo' altresì essere oggetto di licenza non
esclusiva per la totalita' o per parte del territorio
dello Stato, a condizione che il licenziatario si
obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a
quelli corrispondenti messi in commercio o
prestati nel territorio dello Stato con lo stesso
marchio dal titolare o da altri licenziatari.

38. Rapporti titolare/licenziatario
La licenza di marchio non deve creare situazioni di
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

39. 3
Il marchio di fatto

40. Tutela di fatto
Il marchio (di fatto) è tutelato anche se non
sottoposto a registrazione.

41. Preuso
Il c.d. marchio di fatto è infatti protetto secondo le
norme generali sul preuso (art. 2571 c.c.), che
permettono a chi ha fatto uso di un marchio non
registrato anteriormente alla registrazione di un
marchio identico o pregiudizievolmente simile la
facoltà di continuarne l'utilizzo nello stretto
ambito territoriale in cui se ne è precedentemente
valso.

42. 4
Marchi internazionali, esteri, comunitari

43. Tutela territoriale
La tutela del marchio è fortemente radicata al
territorio ove il prodotto od il servizio vengono
commercializzati.
Ne deriva che il diritto di marchio è esercitabile al
di fuori dell'ambito nazionale purchè se ne
estenda la protezione a seguito di apposite
domande nei Paesi esteri.

44. Marchio internazionale
Concede al titolare di un marchio nazionale di
estenderne la tutela nell'ambito degli indicati
Paesi aderenti alla convenzione.
In tal caso la protezione non è quindi
automaticamente estesa all'intero ambito
internazionale, ma è viceversa limitata ai Paesi
indicati: si parla a questo proposito di un fascio di
marchi nazionali esteri.

45. Marchio estero
Qualora il titolare del marchio intende invece
tutelare il proprio diritto di privativa unicamente
in un Paese estero può depositare presso la
competente Autorità nazionale apposita domanda
di concessione di marchio estero.

46. Marchio comunitario
Con Regolamento comunitario 207/2009/CE è stato
riformato il c.d. marchio comunitario, diritto di
privativa che, a seguito di apposita domanda
presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato
interno (O.A.M.I., con sede ad Alicante in
Spagna), estende le facoltà di privativa del titolare
nell'intero ambito comunitario.
A differenza dell'UIBM, l'OAMI esegue un
controllo nel merito ed in caso negativo rigetta la
domanda.

47. Cervato Law & Business™
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