La prima parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri marchi, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)

1. LA CONTRAFFAZIONE DEI
MARCHI: IDENTIFICAZIONE DEL
FENOMENO E STRATEGIE DI
Page 1
PROTEZIONE
Avv. Michele Elio De Tullio
Progetto
“Anti-Counterfeiting Tool-Kit”
Bari, 3 giugno 2013

2. Page 2
INDICE
COS’È LA CONTRAFFAZIONE?
COME PREVENIRE LA
CONTRAFFAZIONE DI UN MARCHIO?
LA PROTEZIONE DEI MARCHI:
VERIFICHE PRELIMINARI E
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE.

3. Page 3
COS’È LA
CONTRAFFAZIONE?

4. La nozione di contraffazione 1/2
È un fenomeno che si presenta come un insieme
complesso di violazioni di leggi/norme/ regolamenti/vincoli
contrattuali che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di
sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere.
Page 4

5. La nozione di contraffazione 2/2
Page 5
Può consistere:
 Nella commercializzazione di prodotti recanti, senza
autorizzazione, il marchio (o altro segno distintivo) di
un’altra impresa;
 Nella commercializzazione di prodotti recanti indicazioni di
provenienza false o mendaci;
 In prodotti che, senza riprodurre direttamente marchi o
modelli, ne imitano in maniera tendenziosa e confusoria
l'aspetto.

6. La contraffazione nel Reg. (UE)
Page 6
n.608/2013
 Merci contraffatte: le merci, comprese il loro imballaggio,
su cui è stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di
fabbrica o di commercio identico a quello validamente
registrato per gli stessi tipi di merci o che non possa esser
distinto nei suoi aspetti essenziali, violando i diritti del titolare
del marchio;
 Merci usurpative: le merci che costituiscono o
contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare
del diritto d'autore o dei diritti relativi al disegno o modello,
registrato o meno.

7. Page 7
Contraffazione: esempio
L’attività di chi fabbrica e/o
vende un prodotto con
forme, caratteristiche e
marchio simili ad un
originale, per la produzione
del quale sono stati compiuti
studi, ricerche, campagne
pubblicitarie del marchio e
della qualità del prodotto.

8. Page 8
Beni più contraffatti:
 Alimenti (alimenti per l’infanzia, vini, alcolici, bevande,
formaggi, salumi….)
 Medicinali e Cosmetici
 Moda: borse, capi di abbigliamento, occhiali, orologi,
scarpe, gioielli, articoli di pelletteria…
 Pezzi di ricambio per auto, moto, aerei…
 Elettronica: DVD, CD, Software…

9. Danni prodotti dalla contraffazione
Un consumatore che acquista un prodotto contraffatto
pensa di aver fatto un buon affare, procurandosi un bene
che normalmente non avrebbe potuto permettersi a causa
del prezzo non accessibile.
Con quell’acquisto il consumatore ha prodotto due categorie di
danni: danni personali e danni alla collettività
Page 9

10. Danni personali 1/3: il danno economico
Il consumatore subisce un danno economico, infatti il rapporto
qualità/prezzo, cui dovrebbe sempre porre attenzione, è a lui
sfavorevole.
I prodotti contraffatti, infatti, oltre ad essere di scarsa o
scarsissima qualità e a non rispondere, quindi, alle
aspettative del consumatore, mancano di ogni forma di
garanzia e di servizi post vendita.
 Se il prodotto contraffatto dovesse dimostrarsi difettoso, o
addirittura causare danni al consumatore, sarà difficile, se non
impossibile, risalire al produttore o al distributore per far valere
i propri diritti.
Page 10

11. Danni personali 2/3: il danno alla salute
I prodotti contraffatti sono fabbricati nel totale disprezzo
delle norme di sicurezza e, inoltre, non sono sottoposti ai
controlli delle autorità competenti.
Si pensi ai danni che un medicinale contraffatto può
procurare alla salute del consumatore: niente infatti
garantisce che esso contenga le sostanze atte a curare le
malattie per contrastare le quali viene acquistato, e che esse
siano contenute nelle giuste proporzioni.
Page 11

12. Danni personali 3/3: il danno alla
Per quanto riguarda la sicurezza, basti pensare ai
danni che può causare la contraffazione dei pezzi di
ricambio per auto, moto e perfino per aerei, fenomeno
molto più diffuso di quanto si pensi.
Altro campo in cui i danni alla sicurezza sono
gravissimi, è quello dei giocattoli contraffatti che, non
rispettando le circostanziate e severissime norme
europee, possono essere causa di soffocamento e
intossicazione infantile
Page 12
sicurezza

13. Danni alla collettività
 gravi danni economici alle industrie che producono
legalmente, che hanno investito ingenti somme per
l’innovazione, la ricerca, le campagne pubblicitarie;
Page 13
 perdita di posti di lavoro “legali”;
 danni alle finanze dello Stato e (quindi a tutti noi);
 danni sociali dovuti alla totale mancanza di
sicurezza sul lavoro, di tutele sindacali, di coperture
assicurative e contributive etc. per i lavoratori
impiegati nell’industria del falso.

14. Page 14
COME PREVENIRE
LA CONTRAFFAZIONE DI
UN MARCHIO?

15. Page 15
Azionare i propri diritti di PI
La prevenzione passa per la corretta gestione del
portafoglio dei diritti di PI, ovvero una adeguata strategia di
protezione di tali diritti:
 analisi regolari dei propri diritti, del regime di protezione e
del loro valore economico;
 valutare in quali casi sia necessario procedere alla
registrazione e decidere come proteggere i diritti;
 attivare servizi di sorveglianza al fine di verificare in tempo
reale ed eventualmente reagire a depositi di privative industriali
interferenti con i diritti acquisiti;
utilizzare materiali o tecniche di produzione che rendano
più difficile la contraffazione (come ologrammi).

16. Piano strategico e cronoprogramma
 Prima di avviare azioni di commercializzazione dei propri
prodotti è necessario predisporre un piano strategico
 Il piano strategico contiene da un lato la pianificazione
dei tempi di avvio delle azioni (lancio di un prodotto, di
una tecnologia; avvio di una collaborazione ecc.),
dall’altro i diritti coinvolti (marchi, brevetti, design) e
infine i Paesi considerati
 Tutto al fine di predisporre il necessario accantonamento
di risorse per attivare le protezioni, seguirne le procedure
di registrazione e reagire in caso di obiezioni o
opposizioni degli esaminatori
Page 16

17. LA PROTEZIONE DEI
MARCHI: VERIFICHE
PRELIMINARI E
PROCEDURE DI
REGISTRAZIONE
Page 17

18. Page 18
Tipologie di marchi
Sonori
il jingle musicale
MCDONALDS®
Verbali Di forma
“FIAT”
Di colore
Figurativi

19. Page 19
Capacità distintiva (Art. 13 C.p.i.)
Non possono essere registrati:
 Segni privi di carattere distintivo;
 Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni
generiche di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive o segni che possono designare
specie/quantità/qualità/destinazione/valore o altre
caratteristiche del prodotto o servizio;
 Marchi divenuti nel commercio denominazione
generica del prodotto o servizio perdendo la capacità
distintiva (volgarizzazione);
 Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon
costume

20. Page 20
Novità (Art. 14 C.p.i.)
Non sono nuovi i marchi:
 Identici o simili a un marchio anteriore, se a causa
dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o
affinità fra I prodotti o servizi possa determinarsi un
rischio di confusione o di associazione per il pubblico.
 Identici o simili a un marchio anteriore per prodotti o
servizi anche non affini, che goda di rinomanza quando
l’uso del marchio successivo senza giusto motivo
trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe
pregiudizio agli stessi

21. Page 21
Sistemi di registrazione marchi
 Nazionale: In Italia presso le CCIAA o l’UIBM, secondo
la normativa del C.p.i. (Decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30)
 Regionale: es. Marchio Comunitario valido nei 27 paesi
dell’UE
 Internazionale: Secondo il sistema dell’Accordo e del
Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla
Registrazione internazionale dei Marchi

22. Page 22
Grazie per l’attenzione
Viale Liegi 48/b
00198 Rome, Italy
Ph +39 06 85356383
Fax +39 06 85351514
Via Luigi Zuppetta, 5
70121 Bari, Italy
Ph. + 39 080.9401131
info@detulliopartners.com
www.detulliopartners.com