2018년 pph seminar 사업화를 위한 bespoke patent_short ver

사업화를 위한 Bespoke Patent
- 제대로 써먹을 수 있는 특허를 취득하기 위한 유일한 방법 -
PPH (PATENT PROSECUTION HUB)
By Dr. Jungkeun LEE
Seoul, KOREA
+82-10-8846-7153
jungkeunjp@patentph.com
www.patentph.com

© 2018 All Rights Reserved 2
특허는 명세서로 시작해서 명세서로 끝난다.
特許は明細書で始まり、明細書で終わる。
The patent beings with specification and claims,
and ends with the specification and claims.

BACKGROUND: Patent Prosecution Highway (PPH) Stats

PCT-PPH Stats
Super-expedited
Examination by
Patent Prosecution
Hub
Track 1 & Bypass
by Patent
Prosecution Hub
Grant Rate (%) 82.0 94.0 81.3 88.0
Average Period from
Filing to Final Disposition
(Months)
7.3
Less than 3 months
(11 Business Days)
18.4
Less than 6 months
(31 Business Days)
Average Number of OAs 1.0 1.0 2.8 1.0
BACKGROUND: Why?

단순 비교: 미국 출원을 예로
 통상적으로 10건 출원 중 7건 등록 (등록률 약 70%)
출원 비용: 약 500만원 (Track 1 사용 시 약 250만원 추가)
OA 대응 비용 (OA 약 3회, RCE 포함): 약 1,200만원
등록 비용 (성사금 포함): 약 250만원
등록까지 총 비용: 약 1,950만원/건
건당 평균 등록 비용: 약 2,800만원
 초기 명세서를 제대로 작성해서 10건 출원 중 9건 등록 (등록률 약 90%)
출원 비용: 약 700만원 (Track 1 사용 시 약 250만원 추가)
OA 횟수 약 1회, 대응 비용: 약 300만원
등록 비용 (성사금 포함): 약 350만원
등록까지 총 비용: 약 1,350만원/건
건당 평균 등록 비용: 약 1,500만원

단순 비교: 미국 출원을 예로
 통상적으로 10건 출원 중 7건 등록
(등록률 약 70%)
 초기 명세서 작성 시 투자를 통해 10건 출원 중 9건 등록
(등록률 약 90%)
등록 비용
(12.8%)
출원 비용
(25.6%)
OA 대응 비용
(61.5%)
등록 비용
(25.9%)
출원 비용
(51.9%)OA 대응 비용
(22.2%)

국문명세서 국문  영문 USPTO 제출
OA 양산
비용 증가
효율 감소
미국특허 등록
비용 건당
약 2,800만원
BACKGROUND: 현행 미국 출원 표준 프로세스를 예로
국문  영문
단순 번역

BACKGROUND: 가격이 대세다
비용 증가 수백~천만원대/건 비용 절감 수십~백만원대/건
낮은 국문명세서
작성 비용 (미국의 약
1/10~1/20)
낮은 임금의
명세사
저질 국문명세서
양산
낮은 번역료
(일본의 약
1/2~1/3)
낮은 임금의 번역가

저질 영문명세서의
양산
기재불비 및/또는
이에 연동한
진보성 거절 양산

PROBLEMS TO BE SOLVED: 근본적인 문제의 인식
 미국이 거절사유의 수가 많은 것은 신규성, 진보성, 기재불비의 각 조항에 있어서
보다 세분화된 미국 특허법의 법 제도적 특성에 기인한 것으로 볼 수 있다.
 미국의 기재불비가 많은 이유는 미국 특유의 기재 요건에 대한 불비를 지적한 것에 기인하고 있다.
 일본의 경우 진보성과 기재불비를 동시에 제기한 경우가 많으며, 특히 최초 심사 과정에서는 일본
특허법 제36조 제6항과 관련한 청구범위의 기재불비 사항이 집중적으로 지적되는 경향이 있다.
 미국 특허청이 인용한 선행문헌 중 자국의 선행문헌은 88.57%를, 일본 특허청이 인용한 선행문헌 중
자국의 선행문헌은 81.57%를 보이고 있다.
따라서, 자국의 특허문헌 중심의심사 경향이 존재하고 있다고 할 수 있다.

 미국과 일본의 신규성·진보성 거절 시의 인용문헌은 국내 심사 시에 제기되지 않았던 것이 대부분
인 바, 한국에서의 선행기술의 검색범위를 확대할 필요가 있다.
PPH 심사결과가 불일치한 건 (국내 등록, 해외 거절)의 국내 심사 시에 의견제출통지 없이 등록된
경우에도, 미국과 일본에서 절대 다수(미국: 100%,일본 91%)가 신규성·진보성으로 거절된 것으로
나타났다. PPH 심사 불일치 건의 인용문헌은, 한국의 의견제출통지 시 자국문헌만 인용한 비율에
비해 미국, 일본의 거절 시 자국문헌만 인용한 비율이 월등히 높게 나타나고 있다.
PROBLEMS TO BE SOLVED: 근본적인 문제의 인식
 국내 심사 시에 해소된 거절사유 중 기재불비는 외국청에서 다시 지적되는 비율이 다소 낮았으나,
국내 심사 시에 해소된 것으로 판단된 신규성·진보성의 거절사유는 여전히 미국청과 일본청에서
높은 비율로 지적되고 있다.
 미국의 기재불비 비중이 일본보다 높은 것은 한일 제도간 명세서 기재요건보다
한미 제도간 명세서 기재요건의 차이가 큰 때문으로 분석할 수 있다.

 국가간 명세서 기재요건의 조화 등 특허출원 및 심사의 실체적 요건의 조화를 도모하기 위한 특허법
실체조약(PLT) 등 국제적 노력 – 특허청의 Solution
HOW TO SOLVE THE PROBLEMS
 그러나, 근본적인 명세서의 질이 다른데 미국이나 일본 청에서 동일하게 취급을 할 수 있을 것인가?
실체적인 접근을 통해 어떻게 명세서를 작성해야 하는가가 근본적인 Solution
MUSTN’T 국내명세서의 해당 외국어로의 단순번역
MUST 해당 국가의 프렉티스에 맞춰서 기재불비를 최소화하고 해당 국가의 선행기술조사를 수행하여
진보성을 보완하는 명세서/청구항의 재 작성

“특허란, 기술의 가치를 갉아먹는 네거티브(Negative)한 존재이다.”
 α의 부호를 +로 바꿀 수 있다면...
특허란?
 기술 본래의 가치를 +100으로 보았을 때 특허는 -α의 가치를 가지며,
특허 취득 시의 기술의 가치는 (100-α)의 값을 갖는다.
 취득한 특허의 명세서/청구항에 따라 α의 값이 달라진다.

“기술적인 아이디어(Technical Idea)를
상상력(Imagination)과 언어(Language)를 통해
기업간의 전쟁에 사용하는 무기(Weapon)로 변형한 것이다.”
발명자의 지식과 사고를 넘어
상상력을 통해 발명을 확장하는 과정이 필수
그럼에도 불구하고 특허란?

동일한 컨셉트, 그러나 다른 결과물

동일한 아이디어, 그러나 다른 가치
1. A pencil, comprising:
an elongated core; and
a cladding surrounding the core, wherein
a cross section of the cladding perpendicular to a longitudinal direction thereof
has a square shape.

a cross section of the cladding perpendicular to a longitudinal direction thereof has
a polygonal shape.

a distance from a center to a circumferential edge of the cladding is different in at
least a portion along the circumferential edge on a cross section of the cladding in at
least a portion along a longitudinal direction thereof.

아이디어 자체보다 발명의 본질을 고려해야
 연필의 예에서 발명의 본질을 고려하면?
- 구르지 않는 개념 + 연필과 바닥 면과의 마찰 (Friction)
- 구르지 않는 구조를 가진 연필도 경사가 커지면 미끄러져 떨어질 수 있다
 본질로부터 또 다른 개량 특허
 발명의 본질을 포함하고 있는가?
- 연필의 예에서 발명의 본질은 경사면에서도 구르지 않는 연필?
- 다각형, 돌기 등은 발명의 본질을 구현하기 위한 수단.
- 보다 더 근본적인 본질은 책상이 경사져도 떨어지지 않는 연필

권리범위와 특허의 가치
Hexagonal
Square
Triangular
Polygonal
Distance from
center to
circumferential
edge
Elliptical
Protrusion

 미국의 경우 PCT 출원 건의 국내 진입 시 보정된 명세서/청구항으로 Bypass 출원
신규사항 추가 필요 시에는 Bypass CIP 출원
효율적으로 국내/해외 특허를 취득하려면
 기재불비사항 최소화
한국에서 일반화된 용어라도 외국에서는 명확하게 정의되지 않은 경우, 명세서에 정의를 기재
 청구항의 불명확성 최소화, 특허(발명)적격성 및 기재불비 거절 최소화
가능한 많은 실시예와 대체물 및 구조적인 특징을 기재
 출원 대상국의 문헌에 대한 선행기술조사를 통해 명세서 보완
 진보성 결여 보완
 해외출원의 경우 국문명세서의 단순번역을 지양  해당 외국어 명세서의 재 작성

 출원 시의 비용 절감은 누구를 위한 것?
 특허를 취득하는데 드는 비용은 출원 시의 비용이 전부가 아니다
미국에서 등록된 특허의 평균 OA 횟수는 약 4회
초기 출원 비용 절감은 OA 대응 시의 비용 절감의 10분의 1 이하에 불과
건당 1~2회의 OA 를 줄일 수 있다면 RCE 비용을 포함해서 약 1000만원에 달하는 비용을 줄일 수
있으므로 연간 수 백억에서 수 천억에 달하는 국부 유출을 막을 수 있다
 초기에 수십만원을 아껴서 나중에 수백만원을 더 쏟아 부을지,
초기에 수십만원을 더 투자해서 나중에 수백만원을 아낄지의 선택
 일차적으로 국문명세서를 제대로 작성해야
해외출원의 경우 국문명세서에서 외국어명세서로의 단순번역이 아닌 외국어 명세서의 재 작성을
통해 101 거절과 112 거절을 최소화하고 이로 인해 발생하는 각종 OA 횟수를 줄임으로써
더 적은 비용으로 더 강력한 특허를 취득
 이로 인해 얻어지는 효과는 금액으로 환산할 수 없는 가치를 가져다 준다
지금까지의 특허 출원은 돈과 시간의 낭비였다!

사업화 유형에 따른 특허 전략
 타입 A
기존 아이디어의 제품화, 해외 제품의 국산화, 또는 기존 제품의 후발 시장 진입
- 제품 개발을 통한 독자적인 기능에 대한 특허 출원
- 시장 선점과 동시에 끊임 없는 차기 제품 개발 및 관련 특허 출원
- 경쟁업체 제품과의 비교를 통한 성능 및 가격 우위 유지
 타입 B
새로운 아이디어의 사업화
- 원천특허에 해당하는 특허 출원으로 경쟁업체의 시장 진입 차단
- 특허 포트폴리오 구축을 통해 카피 제품을 다방면으로 차단
- 특히 M&A를 목표로 하는 경우 특허 맵을 통한 특허 자산 확보

BESPOKE PATENT
제대로 써먹을 수 있는 특허를 취득하기 위한 유일한 방법
 클라이언트가 100% 만족하는 특허, 실제 사업화에 무기가 되는 특허
 수십 차례의 메일, 전화, 미팅을 통해 모든 경우의 침해 가능성 검토
검토된 내용을 명세서 및 청구항에 반영하는 작업을 반복
 First Action Allowance를 전제로 한 명세서 및 청구항 작성
결과적으로 OA를 줄일 수 있으므로 비용 면에서도 이득
 대리인과 클라이언트 간의 양방향 채널을 통한 정보 공유
지금까지의 한쪽 방향으로의 필터를 제거함으로써 클라이언트의 특허에 관한 지식 레벨 상승
대리인과 클라이언트 간의 정보 공유는 커다란 시너지 효과로
 명확하고 실질적인 권리범위와 강한 행사력을 가지며 무효화 공격에도 강한 특허 취득
 출원 시에 들어가는 시간과 노력에 상응하는 대가가 이루어져야
 특허 출원 시에 초기 비용을 아끼는 것은 다 된 밥에 코 빠뜨리는 격!

Jungkeun Lee, Ph. D.
PPH (Patent Prosecution Hub)
Seoul, KOREA
+82-10-8846-7153
www.patentph.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011036986183
https://www.linkedin.com/in/j-lee-ph-d-60847242

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