I diritti di proprietà industriale in un processo di internazionalizzazione.

1. PROGETTO
INTERNAZIONALIZZAZIONE
NEL B2B
© 2019 Dr. Benedetta Dolci – Studio Ass.to Inpat & Law

2. BENI INTANGIBILI
Intangibili di marketing Intangibili legati alla tecnologia
- Registrazione di marchi - Brevetti
- Denominazioni di marchi - Modelli di Utilità
- Design delle etichette - Design del prodotto
- Design del sito internet - Segreti Industriali
- Design del prodotto -Tecnologia
- Design dell’imballaggio - Know How produttivo
- Insegne - Software
- Nome della società - Database
- Idee di Marketing
- Idee promozionali
- Idee pubblicitarie
- Pubbliche relazioni
- Grafica
- Garanzia sui prodotti

3. Quando si innova?
• Creazione di MARCHI come strategia di comunicazione ed immagine per
individuare la provenienza aziendale ;
• Ideazione di DESIGN estetici nuovi e originali ;
• INVENZIONE di nuove soluzioni a problemi tecnici ;
• Creazione di OPERE DELL’INGEGNO di carattere creativo.

4. Creazioni Intellettuali tutelate
• Marchi d’impresa - esclusiva per 10 anni dal deposito rinnovabili all’infinito
• Modelli o design industriale - esclusiva per 5 anni dal deposito rinnovabili sino max 25 anni
• Invenzione industriale - esclusiva per 20 anni dal deposito non rinnovabili
• Modello di utilità - esclusiva per 10 anni dal deposito non rinnovabili
• Opere ingegno, letterarie e artistiche, architettoniche - esclusiva per 70 anni dopo
morte autore

5. I diritti di proprietà industriale
TITOLATI
- Marchi
- Brevetti
- Modelli di Utilità
- Modelli di valore estetico
sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione.
Tra i diritti NON TITOLATI in Italia è riconosciuto anche il marchio di fatto.
- onere della prova dell’esistenza del diritto;
- non è suscettibile di convalida.

6. Creazione Marchio
• Incarico ai creativi di Ideazione marchio o logo;
• Marchio facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media;
• Il marchio non deve avere connotazioni negative nei mercati di interesse;
• Disponibilità del corrispondente nome di dominio (caso marchio Eu);
• Verifica di fattibilità, ricerche di anteriorità Italia ed estero (Ballon D'essai).
Ipotesi 1) - Nessuna anteriorità Ipotesi 2) - Anteriorità pericolose
- Deposito del marchio Italia o estero; - Deposito del marchio Italia o estero
- Lancio del prodotto;
- Attivazione sorveglianza;
- Contratti e difese.

7. Protezione della PI all’estero
Perché proteggere le innovazioni all’estero?
- Immagine di affidabilità verso i Partner Commerciali (titoli registrati);
- Evitare problemi in caso di «cambio distributore» (Caso Cina);
- Evitare «ricatti commerciali» da parte dei propri distributori;
- I diritti d’uso non trovano riconoscimento ovunque (Francia; Russia;
Cina);
- Perdita di chance in caso di mancata registrazione;
- Mettere barriere all’ingresso di competitors.
MAPPATURA DEL BUSINESS E PROTEZIONE NEI PAESI IMPORTANTI PER L’AZIENDA

8. FRANCIA – PECULIARITÀ DEL MERCATO
- Marchio Europeo + Marchi internazionali (via Madrid) + Marchi nazionali (via INPI)
(scelta degli istituti non casuale);
- I marchi non registrati non hanno protezione - Sistema first to file;
- Buona Fede del contraffattore non è giustificazione valida per scongiurare l’illecito;
- Dal 2016 nuova risoluzione alternativa delle controversie (ADR), PARL EXPERT
(Procédure Alternative de Résolution des Litiges, o procedura ADR);
- Procedura amministrata dall'OMPI di Ginevra – La registrazione del marchio è
necessaria per accederVi;
- Rimedio veloce (circa 2 mesi) - Trasferimento o Annullamento del nome di dominio.

9. RUSSIA – PECULIARITÀ DEL MERCATO
- Alto rischio di contraffazione (contraffazione di natura diversa dalla Cinese);
- Marchi internazionali (via Madrid) + Marchi nazionali (via RUPTO) (scelta degli istituti
non casuale);
- I marchi non registrati non hanno protezione - Sistema first to file – Conseguenze (Caso
prodotti per Capelli).

10. STATI UNITI – PECULIARITÀ DEL MERCATO
- Marchi internazionali (via Madrid) + Marchi nazionali (via USPTO) (scelta degli istituti
non casuale);
- Esame di novità dell’Ufficio Statunitense non rigoroso;
- Procedura di opposizione molto articolata e costosa (importanza delle ricerche
preventive);
- Onere di utilizzo da supportare con Prove da depositare tra il 5° ed il 6° anno dalla
registrazione – Richiesta a campione di prove aggiuntive.

11. CINA – PECULIARITÀ DEL MERCATO
- Marchi internazionali (via Madrid) + Marchi nazionali (via CTMO);
- I marchi non registrati hanno una protezione molto limitata (sono protetti solo se
solo se notori in Cina) - Sistema first to file;
- Difficile riconoscimento dei marchi notori all’estero ex art 6-bis CUP;
- Sistema di sottoclassi - classe 25 abbigliamento, calzature, cappelleria è divisa in 13
sottoclassi;
- Consigliabile deposito del marchio in tutte le sottoclassi cinesi;
- Decadenza triennale del marchio per non uso;
- Depositare il marchio prima di qualsiasi attività preparatoria in Cina (fiere, agenti,
distributori, etc.);
- Consigliabile bloccare il nome a dominio corrispondente e le soluzioni simili;
- Elevati rischi di contraffazione.

12. TRASLITTERAZIONE
- Consiste nel «tradurre» il proprio marchio in caratteri latini nel corrispondente segno in
caratteri di un diverso alfabeto: cinese, arabo, giapponese.
- Il deposito del marchio in versione traslitterata permette al titolare del marchio di avere
una tutela ampia del proprio segno, consentendo un contatto più diretto con i
consumatori locali e SOPRATTUTTO evita che terzi si approprino della versione
traslitterata.
COME PUÒ ESSERE RESA LATRASLITTERAZIONE DI UN MARCHIO?

13. Traslitterazione (segue)
Ci sono diversi metodi per «rendere» un marchio in un diverso alfabeto:
- METODO FONETICO: Viene tenuto in considerazione il suono della parola ed il risultato è una
parola senza significato. Meglio se si riesce a trovare una parola foneticamente simile con un
proprio significato (TRASLITTERAZIONE).
Chevrolet Camaro logogramma 科迈罗 (pronunciato Ke Mai Luo)
Parmalat Pamalate (gli ideogrammi utilizzati significano: fazzoletto-cavallo-tirare-
particolare)
Motorola Motuolaola (gli ideogrammi utilizzati significano: strofinare-sostegno-
lavoro-tirare)
Questo sistema di traduzione viene di solito utilizzato per i patronimici, ovvero per tradurre nomi di
persona come nel caso degli stilisti (per es. Gucci-Guqiao, Calvin Klain-Ka'erwen Kelei'en), o per
trascrivere la pronuncia corretta del nome straniero.

14. Traslitterazione (segue)
- METODO CONCETTUALE: Si persegue l’obiettivo di mantenere il significato del
marchio originario anche se il suono è diverso. (TRADUZIONE).
Volkswagen (Dazhongqiche)
Apple Computer (Pinguo Diannao)
Caso Christian Dior «Poison». Una traduzione in base al significato, Duyao (veleno), non
avrebbe esercitato alcuna attrattiva per un cinese.

15. Traslitterazione (segue)
Per adeguare il messaggio a gusti diversi è risultato decisamente più accattivante un nome
come Bai'aishen (l'essenza che tutti amano), che mantiene un legame fonetico con
l'originale ed un contenuto coerente con la natura del prodotto.
Evitare parole con valenze negative. Prima versione del marchio Coca Cola (Kekou – kela)
ossia «mordi il girino di cera» non perfetta per una bevanda!
- METODO FONETICO – SEMANTICO: Traduzioni che cercano un compromesso tra il
suono ed il significato del nome originale.
Quando non è possibile trovare una soluzione che «metta d’accordo» l’aspetto fonetico e
semantico è possibile depositarli entrambi ma quello non usato potrà essere a rischio
decadenza.

16. Traslitterazione (segue)
Nike Naike (sopportare, superare)
Carrefour Jialefu (casa-felice-ricca) - suono originale + messaggio idoneo a
rappresentare una catena di supermercati /prodotti alimentari e per la casa.
ALTRI ESEMPI DITRASLITTERAZIONE
Lego, che deriva dal danese leg godt (giocare bene) Legao (divertimento superiore)
Coca Cola KeKou KeLe (piacevole per la bocca).
Ikea YiLia (casa confortevole).

17. Internet –Tutela dei segni nel web
Domain grabbing
- Frequente uso di nomi a dominio identici o simili al marchio registrato con estensioni locali o con
introduzione di piccole differenze per siti internet in cui viene svolta attività simile (cybersquatting o
domain grabbing).
CASO PRATICO
www.fabi-shoes.com per vendita di calzature contraffatte Inserimento del trattino per
differenziazione.
AZIONI INTRAPRESE
1. Lettera di diffida (non ricevuta risposta);
2. Procedura di riassegnazione dinanzi a WIPO (Ginevra).

18. Internet –Tutela dei segni nel web – Domain grabbing (segue)
Procedura di riassegnazione dinanzi a WIPO
- Procedura amministrativa prevista dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) per i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org);
- Nome a dominio .com: clausola di accettazione della competenza dell’Ompi per vertenze sui domini;
- Il Ricorrente inoltra reclamo all’Ompi scelta tra un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico;
- Il costo del procedimento sopportato dal Ricorrente e versato in anticipo;
- L’Ompi riceve e analizza il ricorso, assegna al resistente un termine, nomina esperti c.d. Panelist;
- La Decisione può disporre il trasferimento del nome a dominio (salvo comunicazione inizio
procedimento giudiziario);
- Procedura rapida decisione in circa 60 giorni;

19. Internet –Tutela dei segni nel web – Domain grabbing (segue)
Procedura di riassegnazione dinanzi a WIPO
- "non ha natura giurisdizionale”, e come tale non preclude alle parti il ricorso alle corti giudiziarie;
- non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente soccombente al rimborso
delle spese della procedura o risarcimento delle spese processuali di difesa incontrate dal
resistente.

20. Internet –Tutela dei segni nel web – Domain grabbing (segue)
Procedura di riassegnazione dinanzi a WIPO
La procedura di riassegnazione può essere richiesta se:
1) Il nome a dominio è identico o simile ad un marchio anteriore su cui il reclamante vanta dei diritti,
tale da indurre in confusione sul mercato;
Non rileva il fatto che il marchio azionato non sia costituito dalla sola denominazione corrispondente al
nome a dominio ma anche da una componente figurativa, in quanto prevale la componente
denominativa!
2) L’assegnatario non possa vantare diritti o interessi legittimi in relazione al nome (uso in buona fede;
pertinenza con il dominio);

21. Internet –Tutela dei segni nel web – Domain grabbing (segue)
Procedura di riassegnazione dinanzi a WIPO
La procedura di riassegnazione può essere richiesta se:
3) Il nome a dominio è stato richiesto in mala fede.
Il nome a dominio è stato richiesto allo scopo di vendere, cedere in uso al ricorrente dietro corrispettivo,
monetario, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il
mantenimento del nome a dominio.

22. Internet –Tutela dei segni nel web – Domain grabbing (segue)
Nome a dominio .de
- Ns. Cliente deve entrare nel mercato tedesco e trova occupato il dominio .de;
- Richiesta al Denic di comunicare i dati del titolare (previa dimostrazione interesse legittimo);
- Intestato a Ghost Company inglese cessata;
- «BonaVacantia» appartenente alla Corona Inglese;
- Contestazione del dominio dinanzi a Denic/ Possibile deposito di Dispute Entry (intrasferibilità del
Dominio);
- Contatto con il Treasury Solicitor in Inghilterra amministratore dei beni appartenenti a ENTROGA
EUROPE LTD – dominio trasferito al cliente.
TUTTO CIÒ NON SAREBBE STATO POSSIBILE SENZA LE REGISTRAZIONI DI MARCHIO

23. Internet –Tutela dei segni nel web – Domain grabbing (segue)
Suggerimenti:
Oltre ai domini generici .com, .biz, .org, .info, .asia, e ai domini nazionali .it e .eu, un’azienda italiana che
opera all’ l’estero dovrebbe preoccuparsi di “bloccare” i domini:
 dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti;
 dei paesi dove è prossima una espansione;
 dei paesi dove dispone di un distributore;
 dei paesi per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione (es: .ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg);
 Registrazione dei domini frutto di “mistyping” (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es:
impatandlaw.com da inpatandlaw.com);
 Registrazione dei domini “difensivi” (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (es, da
inpatandlaw.com, inpat-law, inpat&law, inpatlaw).

24. Internet –Tutela dei segni nel web – Domain grabbing (segue)
Art. 22, co. 1 CPI – Unitarietà dei segni distintivi
È vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno uguale o
simile all’altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di
quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Es. www.boccadigabbia .it per spumanti per anteriorità del marchio registrato
Marchio dotato di rinomanza - Non utilizzabile domain name che svolga diversa attività
economica se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Es. apple-shoes.com

25. Internet –Tutela dei segni nel web
- Frequente uso del marchio altrui come meta-tag nell’ambito di un servizio di ricerca Internet (es:
Google). Scopo: sviare traffico internet dal sito del marchio altrui al proprio aumentando così il
numero di accessi al proprio sito e il valore del sito
Cosa sono i meta-tag?
I meta-tag sono “etichette nascoste” (ovvero “marcatori”), che forniscono informazioni sul contenuto della
pagina web. Facilitano l’indicizzazione del contenuto di una pagina web.
CASO PRATICO
- Società di consulenza cliente CRS ITALIA SRL riscontra l’uso del proprio nome corrispondente al
marchio da parte di un concorrente ai fini dell’indicizzazione;
- Ricercando CRS ITALIA sul motore Google tra le prime posizioni si collocava il sito avversario.
AZIONI INTRAPRESE
1. Lettera di diffida a cui è seguita cessazione dell’attività illecita.

26. Grazie per l‘attenzione
Studio Ass.to Inpat & Law
Via dei Gabbiani 5, scala E, interno 6
60018 Montemarciano (Ancona)
www.inpatandlaw.com
info@inpatandlaw.com