1.Quali elementi dell’etichetta sono proteggibili e con quali strumenti giuridici 2.Cos’è un marchio 3.Requisiti di validità: distintività e novità 4.Come scegliere un nome e un’etichetta vincente anche dal punto di vista giuridico 5.Perché registrare? 6.Design 7.La registrazione di marchi e design a livello globale

1. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
LA PROTEZIONE GIURIDICA DEL NOME E DEL DESIGN
Avv. Paola Stefanelli
Mandatario marchi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM.
Mandatario marchi, disegni, modelli presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno UAMI.

2. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Agenda
1. Quali elementi dell’etichetta sono proteggibili e con
quali strumenti giuridici
2. Cos’è un marchio
3. Requisiti di validità: distintività e novità
4. Come scegliere un nome e un’etichetta vincente anche
dal punto di vista giuridico
5. Perché registrare?
6. Design
7. La registrazione di marchi e design a livello globale
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3. INDICAZIONI DESCRITTIVE
(non registrabili come marchi)
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
MARCHI
Marchio speciale:
nome del vino
Marchio generale:
nome del produttore
Marchio figurativo:
stemma
Etichetta
(nel suo complesso)
Provenienza geografica
Epoca di fabbricazione
Gradazione alcolica
Quantità
Qualità / Specie
DOP/IGP
Tipo di bottiglia
1° BIWA 2015
Elementi proteggibili come marchi nell’etichetta
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4. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
C.P.I. SEZ. 1 MARCHI ART. 7:
“Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione
di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese”
Marchi
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5. Capacità distintiva
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere
distintivo, in particolare quelli costituiti ESCLUSIVAMENTE da
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive
che ad essi si riferiscono (ART. 13 CPI)
il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi su cui è
destinato ad essere apposto (ART. 7 CPI)
NOMI DESCRITTIVI
Art. 13 (1) (b) C.P.I.
•Specie
•Qualità
•Quantità
•Destinazione
•Valore
•Provenienza geografica
•Epoca di fabbricazione
•Altre caratteristiche
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6. Marchi geografici
Sono i marchi costituiti da un toponimo cioè
dal nome di una località geografica.
Potenziali problemi:
DESCRITTIVITA’
DECETTIVITA’
CONFLITTO CON DOP/IGP
(cfr. banca dati “e-baccus”)
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 6

7. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto
MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto o
servizio contraddistinto o una sua caratteristica
Capacità distintiva
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8. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
GENERICO
(generic)
DESCRITTIVO
(descriptive)
EVOCATIVO
(suggestive)
ARBITRARIO
(arbitrary)
DI FANTASIA
(fanciful)
nullo
nullo/debole
valido
forte
fortissimo
Capacità distintiva
Nettare degli d
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9. Occorrenze in classe 33
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
ITALIA UNIONE
EUROPEA
PAESI EXTRA-
UE
ASIA
Poggio 379 86 142 46
Colle 316 1766 1128 438
Fattoria 258 32 28 10
Castello 280 151 189 54
Borgo 220 153 97 17
Podere 153 20 32 5
Tenuta 588 109 195 56
Rocca 237 103 102 31
Campo 189 759 686 82
Casale 91 55 52 13
Termini generici/descrittivi per vino
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10. http://www.wine-searcher.com/most-expensive-wines-italy
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 10

11. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 11

12. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 12

13. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 13

14. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 14

15. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 15

16. Marchi patronimici
Sentenza Cassazione n. 2191 del 4 febbraio 2016
conferma la decisione della Corte d'Appello di Torino
che non rinviene contraffazione nell'uso del marchio
RENZO CASTELLA per vino nei confronti del
marchio CASTELLA con la seguente motivazione:
"nello specifico settore vitivinicolo è frequente la presenza di imprese, commercializzanti lo
stesso prodotto, facenti capo a soggetti pressoché omonimi e che utilizzano il proprio nome
come ditta o marchio. Sicché, avendo - nello specifico settore produttivo in questione - il
patronimico una minore valenza distintiva, l'aggiunta del prenome al cognome, in specie se
accompagnato da ulteriori elementi descrittivi (come, nel caso concreto, le colline langarole),
è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende."
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 16

17. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
C.P.I. SEZ. 1 MARCHI ART. 12
il segno deve essere “nuovo”, cioè diverso da segni
anteriormente adottati da terzi come marchio o come
altro segno distintivo “se a causa dell’identità o
somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità tra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico […]
Novità
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18. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Segni anteriori che possono togliere novità:
•Marchi registrati
•Marchi di fatto (con notorietà non meramente locale)
•Ditte, denominazioni e ragioni sociali
•Nomi a dominio
•Marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art 6bis
•Marchi di rinomanza (tutela ultramerceologica)
Novità
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19. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Ricerca di anteriorità:
permette di rilevare in un determinato ambito territoriale i marchi identici o
simili in relazione alle classi di prodotto o di servizio
• SONDAGGIO DI IDENTITÀ screening al fine individuare i
marchi identici
• www.google.com
•https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=it
• RICERCA DI SIMILITUDINE ricerca volta a rintracciare i
marchi simili da un punto di vista:
VISIVO (ad es. fra i marchi 2020 e ZOZO)
FONETICO (ad es. fra i marchi Symfony e Cymphaunie)
CONCETTUALE (ad es. sinonimi e traduzioni nelle principali lingue)
Novità
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20. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Etichetta / nome che “funziona” in diritto
Deposito
Esame Ufficio marchi
Opposizioni di terzi
Registrazione
Enforcement
TM
®
TRE REGOLE D’ORO:
1. SCEGLIERE UN MARCHIO/ETICHETTA “FORTI” (=DISTINTIVO)
2. ESEGUIRE UNA RICERCA DI ANTERIORITA’ PRIMA DI DEPOSITARE
3. REGISTRARE!
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21. Perché registrare un marchio?
10 BUONI MOTIVI:
1. “marchio di fatto”: non riconosciuto ovunque e va provato
2. “marchio registrato”: titolo di immediata azionabilità e
presunzione di validità
3. la convalida
4. le licenze – contratti di distribuzione
5. registrazione alle dogane
6. iscriverlo nel bilancio
7. poterlo rivendere
8. fregiarsi del simbolo ®
9. deterrente per la contraffazione
10. costi ridotti e incentivi statali
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 21

22. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Servizio di sorveglianza
Flags Dettagli
marchio
sorvegliato
Registro Marchio
Segnalato
Dati del
marchio
Titolare Prodotti Scadenza per
l'opposizione
molto
rilevante/consigl
iata azione
GALLO
NERO
Cina GALLO
BIANCO
Dep
0101010101
Dep: 6-04-
2017
DOMANDA
(DOMANDA
PENDENTE)
Best China
Co. Ltd-
Cina
33: vino Opposizione
6-lug-2017
Nota di sorveglianza
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23. Elementi proteggibili come design
Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10/02/2005, n. 30)
Art. 31 “Oggetto della registrazione.
1. Possono costituire oggetto della registrazione come disegni e modelli l’aspetto
dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 23

24. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Pensare al design…
Registrazioni design a nome Birra Peroni S.r.l.
RCD n. 667316-0001RCD n. 1549494-0002
RCD n. 896840-0003
RCD 896840-0006
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25. Esempi design
RCD n. 003012830
Volte-Face - Wines of Change,Lda
cl. 19.08 wine labels
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 25
RCD n. 003058072
ПОЛТУРИСТ
cl. 19.08 wine labels
RCD n. 001988411
Gruppo Casaleone Vini srl
cl. 09.01, 09.07, 19.08
Caps [for bottles], Wine bottles,
Bottle stoppers, Advertising material, Bottle labels

26. Esempi design
RCD n. 001089056
SANTERO F.LLI & C.I.V.A.S.S. SPA
cl. 09.01 Wine bottles
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 26
RCD n. 001548041
CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.
cl. 09.01 Wine bottles
RCD n. 003002674
VIGNERONS CATALANS
32.00 bottles
(Ornamentation for -)

27. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ DEI MARCHI
• MARCHIO NAZIONALE (es.: domanda depositata all’UIBM
per marchio valido in Italia, domanda depositata al USPTO
per marchio valido negli USA, ecc.)
• MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA (28 paesi)
• MARCHIO INTERNAZIONALE (97)
Registrazione di un marchio a livello globale
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28. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Stati membri dell'UE
(anno di adesione)
Austria (1995)
Belgio (1952)
Bulgaria (2007)
Cipro (2004)
Croazia (2013)
Danimarca (1973)
Estonia (2004)
Finlandia (1995)
Francia (1952)
Germania (1952)
Grecia (1981)
Irlanda (1973)
Italia (1952)
Lettonia (2004)
Lituania (2004)
Lussemburgo (1952)
Malta (2004)
Paesi Bassi (1952)
Polonia (2004)
Portogallo (1986)
Regno Unito (1973)
Repubblica ceca (2004)
Romania (2007)
Slovacchia (2004)
Slovenia (2004)
Spagna (1986)
Svezia (1995)
Ungheria (2004) https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA (28 PAESI)
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29. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
MARCHIO INTERNAZIONALE (98)
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30. Registrazione di un design a livello globale
DISEGNO O MODELLO ITALIANO: Codice della Proprietà Industriale
(decreto legislativo 10/02/2005, n. 30)
www.uibm.gov.it
DESIGN COMUNITARIO: Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12
dicembre 2001
www.oami.europa.eu
DESIGN INTERNAZIONALE: Accordo dell’Aja relativo al deposito
internazionale di disegni e modelli industriali
www.wipo.int
DESIGN ESTERO
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 30

31. Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
Design comunitario
31

32. Design internazionale
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017 32

33. © BUGNION S.p.A., 2014
Paola Stefanelli
stefanelli@bugnion.it
GRAZIE
GRAZIE
Testo Unico - Label Design, Firenze - 3 maggio 2017
© Bugnion S.p.a. - 2017