Захист прав на винаходи і корисні моделі в судовому порядку. Охромєєв Юрій. Клуб інтелектуальної власності https://www.facebook.com/groups/ipclubknu

1. Особливості судового захисту прав на
винаходи та корисні моделі.
Охромєєв Юрій
партнер, патентий повірений

2. Спори про порушення прав
на винаходи та корисні моделі
• Стаття 432. ЦКУ Захист права інтелектуальної власності судом
• 1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності
відповідно до статті 16 цього Кодексу.
• 2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:
• 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та
збереження відповідних доказів;
• 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з
порушенням права інтелектуальної власності;
• 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з
порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
• 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для
виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення
таких матеріалів та знарядь;
• 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне
використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно
до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
• 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної
власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.
2

3. Спори про порушення прав
на винаходи та корисні моделі
• Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід
(корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається
згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом Використанням винаходу (корисної
моделі) визнається:
• виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі),
застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж,
імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в
зазначених цілях;
• застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування
в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування
забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.
• Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної
моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули
винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
• Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку,
включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Стаття 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
3

4. Спори про порушення прав
на винаходи та корисні моделі
Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів
протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні
однієї з двох вимог:продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є
новим;
існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник
патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього
продукту.
В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що
виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього,
покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника
патенту.
Стаття 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
4

5. Спори про порушення прав
на винаходи та корисні моделі
Формулювання позовних вимог:
• Зобовязати ТОВ ____ вилучити з цивільного обігу продукт виготовлений
із використанням винаходу (корисної моделі) за патентом України № та
припинити його використання, зокрема, пропонування для продажу, в
тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення
його в .ивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених
цілях.
• Відшкодувати збитки завдані порушенням прав на винахід (корисну
модель) за патентом України №______ у розмірі -------грн.
5

6. Спори про визнання прав
( визнання патентів недійсними)
Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у
разі:
а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам
патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;
б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій
заявці;
в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;
г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Стаття 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
6

7. • Спори про визнання прав
( визнання патентів недійсними)
Формулювання щодо забезпечення позову:
Заборонити власнику прав на винахід (корисну модель) за патентом України № ______
здійснювати дії щодо часткової або повної відмови від прав на винахід (корисну модель) за
патентом України № ______ ,повної або часткової передачі прав на винахід (корисну модель) за
патентом України № ______ , заборонити Державній службі інтелектуальної власності України
вносити до Державного реєстру патентів на винаходи (корисні моделі) відомості про зміни,
пов’язані із зміною особи власника прав на винахід (корисну модель) за патентом України №
______ ,частковою або повною відмовою від прав на винахід (корисну модель) за патентом
України № ______ , а також не реєструвати будь-які договори про передачу прав на винахід
(корисну модель) за патентом України № ______ , та ліцензійні договори на використання
винаходу (корисної моделі) за вказаним патентом; не здійснювати публікацію будь-яких
відомостей щодо зазначеного патенту в офіційному бюлетені «Промислова власність»
Формулювання позовних вимог:
• Визнати недійсним патент України №_______ на винахід (корисну модель) «___________»
від дати публікації відомостей про його видачу.
• Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести запис до Державного
реєстру патентів на винаходи (корисні моделі) стосовно визнання недійсним вказаного
патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про
визнання недійсним патенту України №______ на винахід (корисну модель) «___________»
від дати публікації відомостей про його видачу
7

8. Спори про визнання прав
( визнання патентів недійсними)
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово
придатним.
Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною
Умова винахідницького рівня – винахід для фахівця не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.
Умова новизни – винахід (корисна модель) не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня
техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо
Умова промислової придатності – можливість використання винаходу (корисної моделі) у промисловості або в
іншій сфері діяльності.
Стаття 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
8

9. Призначення судової експертизи
• Реєстр судових експертів http://rase.minjust.gov.ua/
• Закон України « Про судову експертизу»
• Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затверджена
Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5
• Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 (із змінами та
доповненнями)
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної
власності
• Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5
Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної власності
• Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 (із змінами і
доповненнями)
Про деякі питання практики призначення судової експертизи
9

10. Призначення судової експертизи
Формулювання питань на вирішення судової експертизи у спорах про визнання прав
(визнання патентів недійсними:
• Чи відповідає винахід за патентом №000 умові патентоздатності «винахідницький рівень»
відповідно до матеріалів справи?
• Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом №000 умові патентоздатності
«новизна» відповідно до матеріалів справи?
• Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом №000 умові патентоздатності
«промислова придатність» відповідно до матеріалів заявки?
Формулювання питань на вирішення судової експертизи у спорах про порушення прав:
• Чи використовується у продукті «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що
включена до незалежного пункту формули за патентом №000, або ознака еквівалентна їй?
• Чи використовується у хімічній речовині «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що
включена до незалежного пункту формули за патентом №000, або ознака еквівалентна їй?
• Чи використовується у процесі «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена
до незалежного пункту формули за патентом №000, або ознака еквівалентна їй?
10

11. Приклад проведення експертизи, щодо встановлення
факту використання корисної моделі
«Секція механізованого кріплення» за патентом України №29737
Секція механізованого кріплення, яка містить основу й перекриття,
зв'язані між собою захисним перекриттям, а також завальними й
забійними гідростояками, при цьому основа виконана з портальною
частиною із завального боку секції, механізм переміщення, який
складається із штовхача, зв'язаного з основою за допомогою
гідродомкрата, причому задня частина штовхача й циліндр
гідродомкрата розміщені під портальною частиною основи,
яка відрізняється тим, що на портальній частині основи знизу виконані
упорні елементи, при цьому при контакті упорних елементів з задньою
частиною штовхача між циліндром гідродомкрата й портальною
частиною основи є зазор.
11

12. Приклад проведення експертизи, щодо встановлення факту
відповідності винаходу умові винахідницького рівня
«Лікувальний препарат для профілактики та
лікування інфекційних та запальних захворювань,
який містить активний компонент та
фармацевтичний розріджувач, який
відрізняється тим, що як активний компонент
містить ефективну кількість бензилдиметил[3-
(міристоїламіно)пропіл]амонію хлориду у
фармацевтичному розріджувачі..»
12

13. Дякую за увагу!
Охромєєв Юрій
Партнер патентно-юридичної компанії IPjurix
04107,м. Київ, вул. Лук’янівська,1а, оф.112
• Тел. +38 044 425 08 10
• Тел/факс. +38 044 426 08 06
• e-mail: okhromeev@ipjurix.com
• Web-сторінка. ipjurix.com
13