Конференція «Теорія і практика судової експертизи в сфері інтелектуальної власності в епоху реформ»

1. ЕКСПЕРТИЗА ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ
МОДЕЛЕЙ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ
Сергій Петренко,
керівник Центра експертних досліджень
НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ,
судовий експерт з питань
інтелектуальної власності,
патентний повірений України

2. Категорія справ в яких проводяться
експертні дослідження:
1) Визнання недійсними патентів на
винаходи або корисні моделі.
2) Захист порушених прав інтелектуальної
власності.

3. Дослідження у справах першої категорії
проводяться, переважно, при необхідності
визнання недійсними так званих "вторинних"
патентів на винаходи, та патентів на корисні
моделі
"Вторинні" патенти, це патенти якими
охороняється технічні рішення, що пов'язані з
раніше запатентованою новою хімічною
сполукою.

4. Патентна система не повинна створювати
умови для подовження тимчасової патентної
монополії за рахунок "вічнозелених" та
"слабких" патентів, які беззаперечно
призводить до "патентних перешкод" на шляху
забезпечення населення належним доступом
до лікарських засобів.
"Ви заробляєте по три мільярди доларів щорічно з
продажу ліків від раку Gleevec – невже ви б не могли
обійтись двома?
Де межа між чесним бізнесом і спекуляцією?"
Брайан Друкер
директор Інституту раку Найт
(Knight Сancer Institute)

5. Методичні підходи судової експертизи у
справах щодо визнання недійсними патентів
на винаходи (корисні моделі) не повинні
відрізнятись від тих підходів, які
використовували експерти ДП "Укрпатент" при
проведенні кваліфікаційної експертизи заявок
на винахід та експеризи заявок на корисні
моделі, у випадку передбаченому ч. 2 ст. 33
Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі»

6. Недопущення необгрунтованої патентної
монополії у сфері фармацевтики
Винаходи
1) кваліфікаційна
експертиза матеріалів
заявки
2) визнання патенту
недійсним у судовому
порядку, з призначенням
судової експертизи
Корисні моделі
1) визнання патенту
недійсним у судовому
порядку, з призначенням
судової експертизи

7. Об’єкти корисної моделі можуть бути:
- речовина (індивідуальні хімічні сполуки,
композиції, продукти ядерного
перетворення);
- спосіб (виробництва, застосування);
- нове застосування відомої речовини або
способу.
(ч.2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”)

8. Лікарський засіб
(рівень техніки)
А) сульфат абакавіру (активна
діюча речовина)
Б) целюлоза мікрокристалічна
(розпушувач)
В) крохмаль кукурудзяний
(змащувальна речовина)
Г) гідроксипропілметилцелюлоза
(обволікаюча речовина)
Д) магнію стеарат (ковзна
речовина, уповільнювач
розчинювання)
Е) опадрі жовтий (оболонка)
Лікарський засіб
(корисна модель)
А) сульфат абакавіру (активна
діюча речовина)
Б) натрію крохмальгліколят
(розпушувач)
В) крохмаль кукурудзяний
(змащувальна речовина)
Г) гідроксипропілметилцелюлоза
(обволікаюча речовина)
Д) магнію стеарат (ковзна
речовина, уповільнювач
розчинювання)
Е) кремнію діоксид колоїдний
(розпушувач)
Д) опадрі жовтий (оболонка)

9. Патент на корисну модель оскаржується в
судовому порядку як такий, що не відповідає
умові патентоздатності "новизна".
Для корисної моделі, так само як і для
винаходу, перевірка критерію патентоздатності
«новизни» здійснюється лише з позиції
виявлення у рівні техніки технічного рішення з
ідентичними ознаками. Технічні рішення з
еквівалентними, або ідентичними та
еквівалентними ознаками до уваги не беруться.

10. Патент на такий винахід, обєктом якого є наведена у
прикладі коомпозиція, не може бути отриманий, а у
випадку отримання буде визнано недійсним у судовому
порядку.
Патент на аналогічну корисну модель не тільки
видадуть, а й суд не визнає його не дійсним.
Власник патенту на таку корисну модель, отримав, по
суті, монополію не на результат творчої винахідницької
діяльності в галузі фармацевтики (обєкт створено без
творчої винахідницької діяльності), а на заборону
просувати на ринку аналогічні не патентоздатні
розробки.

11. Використанням винаходу визнається:
- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого
винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту,
пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж,
імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або
зберігання такого продукту в зазначених цілях;
< … >
Продукт визнається виготовленим із застосуванням
запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому
використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту
формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй».
(ч.2 статті 28 Закону України про охорону прав на винаходи і корисні моделі)
Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку
вони виконують, і за формою їх виконання.
Еквівалентними є ознаки, що збігаються за функцією, яку вони
виконують, і за результатом, якого досягають при використанні
заявленого винаходу.

12. 28.5. Експертиза запатентованої корисної моделі на
відповідність умовам патентоздатності проводиться
щодо формули, опису та креслень, що містяться в
останній редакції опису до патенту на корисну модель.
Під час проведення експертизи перевіряють відповідність
корисної моделі умовам патентоздатності «промислова
придатність» та «новизна» відповідно до розділів XXIII,
XXIV з урахуванням абзацу першого цього пункту.
(Розділ XXVIII Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на
винахід (корисну модель), ДП «Український інститут промислової власності», 2014 рік)

13. 24.2.1. Перевірка новизни здійснюється щодо всієї сукупності
ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули
винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак із відомостями
про об’єкти, що є частиною рівня техніки, виявленими в
результаті проведеного закладом експертизи пошуку.
< … >
24.2.3. Винахід не визнається новим, якщо з рівня техніки
виявлено об‘єкт, в якому використано кожну ознаку, включену до
незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну
їй. При цьому не має значення форма представлення ознаки:
словесна, математична, графічна, символічна тощо.
Еквівалентними визнаються ознаки, які відрізняються формою їх
утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим
принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню
технічного результату такого ж виду і якості»
(Розділ XXІV Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на
винахід (корисну модель), ДП «Український інститут промислової власності», 2014 рік)

14. Відповідно до розглянутих методичних рекомендацій,
експертиза ДП "Укрпатент" запатентованої корисної
моделі на відповідність умові патентоздатності «новизна»
досліджує відомі з рівня техніки технічні рішення, яким
притаманні не тільки ідентичні, але й еквівалентні ознаки.
За для уникнення неузгодженості у підходах експертизи
ДП «Укрпатент» та підходах викладених у Методиці
проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами
та корисними моделями (універсальна) (реєстр. № 13.3.01)
судові експерти керуючись п.1.4 Інструкції Міністерства
юстиції України «Про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень» в межах своєї
компетенції також можуть досліджувати відомість з рівня
техніки не тільки ідентичних а й еквівалентних ознак
корисної моделі.

15. Відповідно до розглянутих методичних рекомендацій,
експертиза ДП "Укрпатент" запатентованої корисної
моделі на відповідність умові патентоздатності «новизна»
досліджує відомі з рівня техніки технічні рішення, яким
притаманні не тільки ідентичні, але й еквівалентні ознаки.
За для уникнення неузгодженості у підходах експертизи
ДП «Укрпатент» та підходах викладених у Методиці
проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами
та корисними моделями (універсальна) (реєстр.
№ 13.3.01) судові експерти керуючись п.1.4 Інструкції
Міністерства юстиції України «Про призначення та
проведення судових експертиз та експертних досліджень»
в межах своєї компетенції також можуть досліджувати
відомість з рівня техніки не тільки ідентичних а й
еквівалентних ознак корисної моделі.

16. Дякую за увагу
тел.: +38(067) 231-96-39
+38(044) 222-94-14
e-mail: inprolex@i.ua
© 2017, С. Петренко