Міжнародна реєстрація об’єктів інтелектуальної власності. Андрій Атаманчук. Клуб Інтелектуальної власності29.03.2018

1. Міжнародна реєстрація об’єктів
інтелектуальної власності

2. Шляхи реєстрації в різних країнах
1. Національні процедури
індивідуальне подання заявки у відомство кожної країни
2. Регіональні процедури
подання заявки в об’єднані відомства країн
3. Міжнародна реєстрація
подання заявки до Всесвітньої організації інтелектуальної
власності
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2017; +380 44 209 98 42 2

3. Національні процедури
Подання заявки у патентне відомство або відповідний орган
який здійснює реєстрацію торговельних марок, промислових
зразків, корисних моделей і винаходів.
Подання заявок і ведення діловодства здійснюється через
зареєстрованих при відповідному відомстві патентних
повірених або агентів.
Винятки
США - заявка може бути подана заявником, або власником, керівником
компанії але існують обмеження стосовно участі іноземного заявника у
комунікації з відомством.
Росія, Білорусь, Грузія - українські заявники та повірені, відповідно до
укладених двосторонніх угод, можуть подавати заявки у відомства цих
країн.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2017; +380 44 209 98 42 3

4. Національні процедури, переваги і недоліки
Переваги
 Незалежність кожної реєстрації на кожному етапі - від подання заявки до
отримання охоронного документу та підтримання чинності.
 Місцеві кваліфіковані фахівці враховують особливості місцевої практики та
підходи національного відомства, що знижує ризики відмов в реєстрації.
Недоліки
 Необхідно залучати повірених кожної країни в яку подається заявка.
 Сплата гонорарів повіреним кожної країни.
 Сплата зборів у кожне відомство.
 Значний ріст витрат на реєстрацію внаслідок збільшення листувань,
перекладів, банківських платежів, поштових пересилань.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 4

5. Регіональні процедури
знаки і промислові зразки
Подання заявок від іноземців та ведення діловодства здійснюється
через патентних повірених або агентів, зареєстрованих при
відповідному відомстві.
African Intellectual Property Organization (www.aripo.org)
Members: Botswana, The Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
Sierra Leone, Liberia, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania,
Uganda, Zambia and Zimbabwe (Total: 19).
Рotential member States: Angola, Algeria, Burundi, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Libya, Mauritius,
Nigeria, Seychelles, South Africa and Tunisia (Total: 12).
European Union Intellectual Property Office (euipo.europa.eu)
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom (Total: 28/27)
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 5

6. Регіональні процедури
знаки і промислові зразки
Benelux Office for Intellectual Property (boip.int)
Belgium Netherlands Luxembourg (Total: 3).
Gulf Cooperation Council
Members: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (Total: 6).
Не передбачає єдиної реєстрації, а лише уніфікує законодавство країн стосовно
торговельних марок.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 6

7. Регіональні процедури
знаки і промислові зразки, переваги і недоліки
Переваги
 Одна реєстрація на країни, які членами союзу.
 Спрощення управління заявкою, внесення змін, передача прав.
 Зменшення витрат на переклади, гонорари, збори, банківські перекази,
зменшення листування.
 Місцеві кваліфіковані фахівці враховують особливості місцевої практики та
підходи національного відомства, що знижує ризики відмов в реєстрації.
Недоліки
 Подання заявки через місцевого представника.
 Неможлива охорона лише для окремих країн, відмова в реєстрації стосується
усіх країн союзу.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 7

8. Регіональні процедури
винаходи
African Intellectual Property Organization (www.aripo.org)
Members: Botswana, The Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
Sierra Leone, Liberia, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania,
Uganda, Zambia and Zimbabwe (Total: 19).
Рotential member States: Angola, Algeria, Burundi, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Libya, Mauritius,
Nigeria, Seychelles, South Africa and Tunisia (Total: 12).
African Intellectual Property Organization (www.oapi.int)
Members: Benin; Burkina faso; Cameroun; Centrafrique; Comores; Congo; Côte d'Ivoire;
Gabon; Guinée; Guinée Bissau; Guinée équatoriale; Mali; Mauritanie; Niger; Sénégal; Tchad;
Togo; (Total: 17)
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 8

9. Регіональні процедури
винаходи
Eurasian Patent Organization (eapo.org)
Члени: Туркменістан, Білорусь, Таджикистан, Росія, Казахстан, Азербайджан,
Киргизія, Вірменія.
European Patent Organization / European Patent Office (epo.org)
Austria; Belgium; Bulgaria; Switzerland; Cyprus; Czech Republic; Germany; Denmark; Estonia;
Spain; Finland; France; United Kingdom; Greece; Croatia; Hungary; Ireland; Iceland; Italy;
Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Latvia; Monaco; Former Yugoslav Republic of
Macedonia; Malta; Netherlands; Norway; Poland; Portugal; Romania; Serbia; Sweden;
Slovenia; Slovakia; San Marino; Turkey; (Total: 37)
Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the
Gulf (GCC Patent office, http://www.gccpo.org)
Members: States of United Arab Emirates, Kingdom of Bahrain, Kingdom of Saudi Arabia,
Sultanate of Oman, State of Qatar, and State of Kuwait.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 9

10. Регіональні процедури
винаходи, переваги і недоліки
Переваги
 Одна процедура реєстрації. В більшості союзів не передбачено валідації, як в
ЄПВ.
 Зменшення витрат на переклади, гонорари, збори, банківські перекази,
зменшення листування.
 Місцеві кваліфіковані фахівці враховують особливості місцевої практики та
підходи національного відомства, що знижує ризики відмов в реєстрації.
Недоліки
 Подання заявки обов’язково через місцевого представника.
 Для ЄПВ – необхідність проходження валідації та перекладу в більшості
країнах Членах.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 10

11. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків
The International Trademark System (wipo.int/madrid/en/)
Members: African Intellectual Property Organization (OAPI); Albania; Algeria; Antigua and Barbuda;
Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahrain; Belarus; Belgium; Bhutan; Bosnia and Herzegovina;
Botswana; Brunei Darussalam; Bulgaria; Cambodia; China; Colombia; Croatia; Cuba; Cyprus; Czech
Republic; Democratic People's Republic of Korea; Denmark; Egypt; Estonia; European Union (EU); Finland;
France; Gambia; Georgia; Germany; Ghana; Greece; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Iran (Islamic
Republic of); Ireland; Israel; Italy; Japan; Kazakhstan; Kenya; Kyrgyzstan; Lao People's Democratic Republic;
Latvia; Lesotho; Liberia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Madagascar; Mexico; Monaco; Mongolia;
Montenegro; Morocco; Mozambique; Namibia; Netherlands; New Zealand; Norway; Oman; Philippines;
Poland; Portugal; Republic of Korea; Republic of Moldova; Romania; Russian Federation; Rwanda; San
Marino; Sao Tome and Principe; Senegal; Serbia; Sierra Leone; Singapore; Slovakia; Slovenia; Spain; Sudan;
Swaziland; Sweden; Switzerland; Syrian Arab Republic; Tajikistan; Thailand; Tunisia; Turkey; Turkmenistan;
Ukraine; United Kingdom; United States of America; Uzbekistan; Viet Nam; Zambia; Zimbabwe; the former
Yugoslav Republic of Macedonia.
Total: 100, covering 116 countries
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 11

12. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків, мапа членів 2015 рік
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 12

13. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків
 Строк дії реєстрації 10 років та може продовжуватися на
наступні 10 років.
 Звичайна тривалість реєстрації 12-18 міс. від дня публікації.
 Міжнародна реєстрація є такою самою, якби заявник подав
заявку у відповідне відомство.
 Подання заявки передбачає сплату:
• збору відомства походження
• базового збору ВОІВ за подання заявки
• збору за кожну вказану країну або індивідуального збору
країни
• додаткові збори за кількість класів, подання кольорового
позначення
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 13

14. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків, особливості
 Подання однієї заявки на одній мові через власне національне
відомство (відомство походження).
 Подання заявки здійснюється на базі національної реєстрації
заявника або заявки на реєстрацію.
 Умовою подання заявки є те особа, яка є заявником базової
заявки, або власником базової реєстрації повинна бути
громадянином цієї Договірної держави (об’єднання), або
мешкати, або мати дійсне і ефективне промислове або
торговельне підприємство в зазначеній Договірній державі.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 14

15. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків, особливості
 Зображення заявленого позначення має відповідати
позначенню по базовій реєстрації.
 Товари і послуги мають бути визначені в межах базової
реєстрації.
 Залежність міжнародної реєстрації від базової реєстрації
протягом перших 5 років.
 Можливість розширення охорони на інші країни, які є членами
союзу.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 15

16. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків, особливості
 Мадридська система лише спрощує подання заявки. Кожне вказане у
заявці відомство проводить таку саму процедуру реєстрації знака,
якби така заявка була подана безпосередньо до відомства.
 Публікація в міжнародному реєстрі та присвоєння реєстраційного
номеру свідчить лише про проходження формальної експертизи
міжнародного бюро.
 У разі повідомлення в одній з країн про можливу відмову для
надання відповіді необхідно залучати повірених цих країн.
 Наявність значної кількості застережень до Угоди та Протоколу,
зроблені членами.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 16

17. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків, переваги і недоліки
Переваги
 Одна заявка на реєстрацію в різних країнах, які членами союзу, спрощення
управління.
 Можливість поступового розширення охорони на інші країни союзу.
 Незалежність проходження процедур у кожній країні. Відмова в одній країні не веде
до відмови в іншій.
 Зменшення витрат, якщо немає необхідності залучати повірених на повідомлення
відомств.
Недоліки
 Обов’язковість базової реєстрації або заявки.
 Можливість реєстрації тільки в межах, визначених базовою реєстрацією.
 Залежність від базової реєстрації протягом перших 5 років. Гірше врахування місцевої
практики.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 17

18. Мадридська система
міжнародна реєстрація знаків, корисне
Madrid Member Profiles http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
Наведено особливості набуття охорони та здійснення дій у кожній країні, яка є
членом мадридської системи. Зокрема містяться усі застереження стосовно дії умов
угоди.
Fee Calculation http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
Дає змогу здійснити первинне обчислення зборів. Обчислення необхідно
здійснювати відповідно до поточних ставок, калькулятор не гарантує правильність
обрахунку.
Madrid Goods & Services Manager https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en
Менеджер дає змогу підготувати правильний переклад товарів і послуг.
Madrid Monitor http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
Сервер для контролю проходження міжнародних реєстрацій та їх поточного стану.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 18

19. Гаазька система
міжнародна реєстрація промислових зразків
The International Trademark System (wipo.int/madrid/en/)
Members: African Intellectual Property Organization; Albania; Armenia; Azerbaijan; Belize;
Benelux; Benin; Bosnia and Herzegovina; Botswana; Brunei Darussalam; Bulgaria; Cambodia;
Côte d'Ivoire; Croatia; Democratic People's Republic of Korea; Denmark; Egypt; Estonia;
European Union; Finland; France; Gabon; Georgia; Germany; Ghana; Greece; Hungary; Iceland;
Italy; Japan; Kyrgyzstan; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Mali; Monaco; Mongolia; Montenegro;
Morocco; Namibia; Niger; Norway; Oman; Poland; Republic of Korea; Republic of Moldova;
Romania; Russian Federation; Rwanda; Sao Tomé and Principe; Senegal; Serbia; Singapore;
Slovenia; Spain; Suriname; Switzerland; Syrian Arab Republic; Tajikistan; The former Yugoslav
Republic of Macedonia; Tunisia; Turkey; Turkmenistan.
Total: 68, covering ~ 100 countries
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 19

20. Гаазька система
міжнародна реєстрація промислових зразків
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 20

21. Гаазька система
міжнародна реєстрація промислових зразків
 Строк дії реєстрації щонайменше 5 років і може бути
продовжений відповідно до строку який встановлений
національним законодавством але не менше ніж до 15 років.
 Звичайна тривалість реєстрації 6-12 міс. від дня публікації.
 Міжнародна реєстрація є такою самою, якби заявник подав
заявку у відповідне відомство.
 Подання заявки передбачає сплату:
• базового збору ВОІВ за подання заявки
• збору ВОІВ за публікацію
• збору за вказані країни
• індивідуального збору країни, якщо такий визначений
• додаткові збори за кількість варіантів тощо
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 21

22. Гаазька система
міжнародна реєстрація промислових зразків, особливості
 Подання однієї заявки на одній з трьох мов до ВОІВ в
електронному або паперовому вигляді.
 Необхідно враховувати, що заявник може вказувати країни які
ратифікували таку саму редакцію Акту, як і його країна (1960 р.
та/або 1999 р.)
 Вказання до 100 варіантів зразка, які віднесені до одного класу.
Необхідно враховувати практику конкретних відомств щодо
можливості подання варіантів в одній заявці.
 Можливе відстрочення публікації заявки 12 або 30 місяців.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 22

23. Гаазька система
міжнародна реєстрація промислових зразків, особливості
 Умовою подання заявки є те особа, що є заявником повинна
бути громадянином Договірної держави (об’єднання) (Акт 1960
року) або мешкати (Акт 1999 року), або мати дійсне і ефективне
промислове або торговельне підприємство в зазначеній
Договірній державі.
 Міжнародне бюро провадить лише формальну експертизу.
Публікація в міжнародному реєстрі не свідчить про надання
охорони у вказаних країнах.
 Гаазька процедура лише спрощує подання заявки. Кожне
вказане у заявці відомство проводить таку саму процедуру
реєстрації дизайну, якби така заявка була подана
безпосередньо до відомства.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 23

24. Гаазька система
міжнародна реєстрація промислових зразків, переваги і недоліки
Переваги
 Одна заявка на реєстрацію в різних країнах, які членами союзу.
 Легке управління заявкою та продовженням дії реєстрації, внесенням змін.
 Незалежність проходження процедур у кожній країні. Відмова в одній країні не веде
до відмови в іншій.
 Зменшення витрат, якщо немає проблем та необхідності залучати повірених на
повідомлення відомств.
 Можливість відстрочення публікації.
Недоліки
 Наявність різного складу членів союзу за Актом 1960 і Актом 1999 років.
 Наявність особливих вимог в окремих країнах членах.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 24

25. PCT
міжнародне патентування винаходів і корисних моделей
The International Trademark System (wipo.int/madrid/en/)
Members: United Arab Emirates; Antigua and Barbuda; Albania; Armenia; Angola; Austria; Australia;
Azerbaijan; Bosnia and Herzegovina; Barbados; Belgium; Burkina Faso; Bulgaria; Bahrain; Benin; Brunei
Darussalam; Brazil; Botswana; Belarus; Belize; Canada; Central African Republic; Congo; Switzerland; Côte
d’Ivoire; Chile; Cameroon; China; Colombia; Costa Rica; Cuba; Cyprus; Czechia; Germany; Djibouti;
Denmark; Dominica; Dominican Republic; Algeria; Ecuador; Estonia; Egypt; Spain; Finland; France; Gabon;
United Kingdom; Grenada; Georgia; Ghana; Gambia; Guinea; Equatorial Guinea; Greece; Guatemala;
Guinea-Bissau; Honduras; Croatia; Hungary; Indonesia; Ireland; Israel; India; Iran (Islamic Republic of);
Iceland; Italy; Jordan; Japan; Kenya; Kyrgyzstan; Cambodia; Comoros; Saint Kitts and Nevis; Democratic
People’s Republic of Korea; Republic of Korea; Kuwait; Kazakhstan; Lao People’s Democratic Republic; Saint
Lucia; Liechtenstein; Sri Lanka; Liberia; Lesotho; Lithuania; Luxembourg; Latvia; Libya; Morocco; Monaco;
Republic of Moldova; Montenegro; Madagascar; The former Yugoslav Republic of Macedonia; Mali;
Mongolia; Mauritania; Malta; Malawi; Mexico; Malaysia; Mozambique; Namibia; Niger; Nigeria; Nicaragua;
Netherlands; Norway; New Zealand; Oman; Panama; Peru; Papua New Guinea; Philippines; Poland;
Portugal; Qatar ; Romania; Serbia; Russian Federation; Rwanda; Saudi Arabia; Seychelles; Sudan; Sweden;
Singapore; Slovenia; Slovakia; Sierra Leone; San Marino; Senegal; Sao Tome and Principe; El Salvador;
Syrian Arab Republic; Swaziland; Chad; Togo; Thailand; Tajikistan; Turkmenistan; Tunisia; Turkey; Trinidad
and Tobago; United Republic of Tanzania; Ukraine; Uganda; United States of America; Uzbekistan; Saint
Vincent and the Grenadines; Viet Nam ; South Africa; Zambia; Zimbabwe;
Total: 152
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 25

26. PCT
міжнародне патентування винаходів і корисних моделей, мапа
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 26

27. PCT
міжнародне патентування винаходів і корисних моделей
 Заявка РСТ має бути подана протягом 12 міс. від дня подання
національної заявки.
 Укрпатент є компетентним відомством-одержувачем для
прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один
із заявників є громадянином України або особою, яка проживає
на її території, незалежно від того, є він заявником для всіх чи
лише для деяких держав.
 Заявка РСТ може бути подана безпосередньо до ВОІВ але в
такому разі порушується вимога ч. 2 ст. 37 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі».
 Публікація в міжнародному реєстрі не свідчить про надання
охорони у світі.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 27

28. PCT
міжнародне патентування винаходів і корисних моделей
 Процедура РСТ складається з міжнародної та національної фаз.
 Тривалість міжнародної фази 28-30 міс. від дати національної
заявки.
 Міжнародна фаза розпочинається з подання міжнародної
заявки до відомства-одержувача та включає в себе такі стадії:
• встановлення дати міжнародного подання та обробка заявки відомством-
одержувачем;
• проведення Міжнародним пошуковим органом;
• міжнародну публікацію заявки Міжнародним бюро Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (ВОІВ);
• проведення додаткового пошуку;
• проведення міжнародної попередньої експертизи.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 28

29. PCT
міжнародне патентування винаходів і корисних моделей
 Подання заявки передбачає сплату:
• збору відомства походження
• базового збору ВОІВ за подання заявки
• збору за проведення міжнародного пошуку
• додаткові збори за проведення додаткового міжнародного
пошуку та попередньої експертизи.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 29

30. PCT
міжнародне патентування винаходів і корисних моделей
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 30

31. PCT, міжнародне патентування винаходів і корисних
моделей
Переваги
 Одна заявка на міжнародну реєстрацію.
 Можливість подовжити пріоритетний строк з 12 міс. (за Паризькою конвенцією) до
28-30 міс.
 Отримання висновку незалежного фахівця про новизну та винахідницький рівень за
результатами міжнародного пошуку.
 Можливість внесення змін та проведення попередньої експертизи і додаткового
пошуку.
Недоліки
 Неможливо отримати один міжнародний патент.
 Додаткові витрати в порівнянні з прямим поданням заявки у кожну країну протягом
12 міс.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2018; +380 44 209 98 42 31

32. Підготовка до міжнародної реєстрації
винаходи, корисні моделі, торговельні марки, промислові зразки, авторські права
1. Визначення та аналіз об’єкту реєстрації та усіх його ознак.
2. Визначення мети реєстрації.
3. Визначення переліку країн.
4. Аналіз відповідності формальним вимогам об’єкта реєстрації у кожній країні. У разі необхідності
внесення відповідних змін.
5. Проведення дослідження:
o Знаки для товарів і послуг – на наявність тотожних або схожих позначень, зареєстрованих для таких самих
або споріднених товарів і послуг.
o Винаходи, корисні моделі, промислові зразки – на новизну, оцінка винахідницького рівня (винаходи).
6. Підготовка основної та альтернативної стратегії із врахуванням отриманих результатів на
попередніх етапах.
7. Підготовка матеріалів заявок із врахуванням особливостей практики національних відомств.
Більшість ризиків можна передбачити на етапі підготовки та мінімізувати їх наслідки.
IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2017; +380 44 209 98 42 32

33. IMEKCO LTD, ANDRII ATAMACHUK, 2017; +380 44 209 98 42 33