8 novembre 2016 Gilberto Cavagna

1. Valorizzare il know-how
mediante investimenti in ricerca e sviluppo:
individuazione degli assets IP e due diligence.
8 novembre 2016
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

2. Importanza del know-how
“Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono
nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di
know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio
dell'economia della conoscenza e forniscono un
vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e
nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore
determinante per la competitività e la capacità
innovativa delle imprese sul mercato …”.
Considerando n. 1 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'8 giugno 2016

3. Importanza del know-how
“…i segreti commerciali consentono al creatore e
all'innovatore di trarre profitto dalle proprie creazioni
o innovazioni e quindi sono particolarmente importanti
per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo
sviluppo e la capacità innovativa”.
Considerando n. 2 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'8 giugno 2016

4. Importanza del know-how
Profilo soggettivo: i segreti commerciali sono
sostanzialmente quelli individuati come tali
dall’imprenditore.
Non sono state ritenute meritevoli di tutela (ex art. 98 CPI) le
informazioni commerciali di una impresa, che ne lamentava la
violazione, in considerazione dell’assenza di precauzioni contrattuali,
sintomatico del fatto che la stessa fosse “consapevole di non essere
titolare di informazioni segrete e originali, tanto da non ritenere
necessaria la adozione di particolari precauzioni volte ad impedirne la
diffusione” (Trib. Catania, 10.10.2015).

5. Importanza del know-how
Il know-how aziendale “si costruisce”: l’impegno fattivo
dell’impresa nel tutelare i propri segreti commerciali
costituisce presupposto ed elemento costitutivo della
loro tutela.

6. Know-how è un asset IP
per essere valorizzato, come altri assets IP, deve essere:
- Individuabile, identificabili in modo specifico;
- Tutelabile, in grado di generare un beneficio economico
(misurabile, anche tramite stime) nel tempo;
- Trasferibili, oggetto di un diritto separabile dall’azienda.
Valorizzazione degli asset IP
Brevetti
Design
Marchi
Know-how
...

7. Individuazione degli assets IP
Uno dei criteri più efficienti - per individuare gli assets IP
monetizzabili dall’impresa - è quello del “terzo interessato
all’impresa”, ad es. un potenziale finanziatore/investitore,
un acquirente o un concorrente.
Scopo: individuare gli assets che potrebbero risultare di
interesse per i terzi in termini di scelta di apporto di
capitale (soci investitori) o di acquisto o di studio da parte
del concorrente.

8. Individuazione degli assets IP:
indagine del “terzo interessato all’impresa”
1. ANALISI DEL BUSINESS DELL’IMPRESA
- esame dell’oggetto sociale/attività effettivamente
svolte (direttamente o indirettamente);
- esame di eventuali progetti di espansione dell’impresa;
- esame della struttura societaria (organigramma);
- esame dei prodotti e/o servizi dell’impresa
maggiormente rilevanti (c.d. prodotti e/o servizi
“chiave”)
- esame territori interessati dall’attività e di potenziale
espansione.

9. Individuazione degli assets IP:
indagine del “terzo interessato all’impresa”
[segue]
- individuazione degli assets produttivi principali
dell’impresa;
- individuazione dei principali fattori di crescita;
- individuazione degli elementi di innovazione e
distintività;
- individuazione degli obiettivi di espansione in un
determinato arco temporale e su determinati territori.

10. Individuazione degli assets IP:
indagine del “terzo interessato all’impresa”
2. COLLEGAMENTO TRA ASSETS E DIRITTI IP
Obiettivo: verificare se alla luce dei dati emersi l’impresa
possa rivendicare una o più esclusive e derivarne un
vantaggio competitivo sul mercato.
- verifica del legame tra gli assets principali e i diritti IP sfruttati
dall’impresa;
- verifica delle possibilità di tutela degli assets individuati come
principali ma sprovvisti di tutela;
- verifica dei fattori di valore dell’impresa e analisi del rischio.

11. Due Diligence
La Due Diligence è il procedimento investigativo a cui viene
generalmente sottoposta l’impresa al fine di conoscerne le
informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica,
gestionale, strategica, legale, fiscale e ambientale, gli
eventuali “vizi” e le problematiche prima di una acquisizione o
altra operazione societaria.
Gli esiti di una Due Diligence posso influenzare ogni aspetto della
successiva operazione, tra cui: (i) la struttura dell’operazione;
(ii) la determinazione del prezzo; (iii) la negoziazione delle
garanzie contrattuali e dei correlativi obblighi di indennizzo; (iv)
la riorganizzazione dell’impresa post-operazione.

12. Due Diligence
Scopo della Due Diligence sui diritti IP è la verifica di:
- la titolarità dei diritti e, in particolare, se la società abbia la
proprietà, il godimento e l’utilizzo di tali diritti e sia in grado
di trasferirli validamente;
- lo stato del diritto, se registrato o domanda in fase di esame;
- la durata del diritto, possibilità di rinnovarlo e termine di
massimo di durata;
- la regolarità del pagamento delle tasse di mantenimento;
- eventuale contenzioso che interessi il diritto (pendente,
concluso o minacciato);

13. Due Diligence
[segue]
- la situazione contrattuale: esistenza di licenze, durata,
esclusive, royalties, eventuali clausole di “change of control”,
meccanismi di rinnovo dei contratti, disciplina del recesso,
penali e responsabilità in caso di inadempimento, obblighi di
confidenzialità, legge applicabile, ecc..

14. Due Diligence
Oggetto della Due Diligence sono:
- le informazioni di pubblico dominio: per diritti IP si
guarderanno, ad esempio, quelle contenute nei registri
pubblici e quelle tratte dai bilanci della società;
- le informazioni riservate disponibili alla società o ai suoi
partner e che vengono messe a disposizione in data room:
della data room non

15. Due Diligence
Struttura del resoconto della Due Diligence:
- introduzione e scopo della Due Diligence;
- definizioni;
- executive summary / red flag, individuate con l’attività di Due
Diligence;
- resoconto contenente il dettaglio delle informazioni
riscontrate con l’attività di Due Diligence;
- all.1: lista di tutte i documenti esaminati;
- all.2: descrizione dei criteri utilizzati nella stesura del Report.

16. Due Diligence
Il contenuto del resoconto della Due Diligence:
- riassunto della documentazione esaminata;
- riportare i reali rischi o problemi che potrebbero sorgere;
- riportare le conseguenze per l’impresa e il destinatario del
resoconto;
- quali sono le problematiche legali rilevate sull’impresa e/o
sull’operazione in corso e/o sulla gestione futura della società
(espansione in nuovi mercati, chiusura di uno o più unità
produttive, inizio di nuove attività produttive rispetto a quelle
in corso).

17. Due Diligence
IP Due Diligence Check List
L’azienda possiede del know-how (tutelabile)?
- identificazione dei segreti commerciali;
- valutazione delle misure di sicurezza poste in essere;
- ecc.

18. Due Diligence
Legal Tips:
- misure di sicurezza;
- manuale del know-how;
- regolamentazione della tutela del Know-How in caso di
fusioni; scissioni e operazioni straordinarie;
- organizzazione del dipartimento “Ricerca & Sviluppo”;
- contratti con i dipendenti inventori;
- accordi di riservatezza.

19. Grazie dell’attenzione
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@milalegal.com
Via della Posta 8 – 20123 Milano
02 72 09 54 22