3. Le funzioni del marchio
• funzione di indicatore di provenienza: permette al
consumatore di distinguere un prodotto o servizio
• funzione di garanzia di qualità: costituisce il simbolo
delle qualità associate a determinati beni o servizi (e
che i beni e servizi siano conformi alle aspettative)
• funzione pubblicitaria: richiamare l’attenzione del
consumatore per determinati prodotti o servizi rispetto
ad altri
3
4. I valori del marchio
• valore psicologico, legato all’impatto, alle
senzazioni che evoca
• valore economico, legato alla possibilità
di essere ceduto, concesso in licenza,
dato in pegno, ecc.
• valore finanziario, legato alla possibilità di
essere un investimento
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5. Le tipologie di marchi
Marchio registrato:
traggono origine dal procedimento di registrazione
• esclusiva nazionale e con durata 10 anni (rinnovabile)
• protezione anche per prodotti affini (e oltre, se rinomato)
• inversione onere della prova (no onere di prova notorietà)
Marchio di fatto:
traggono origine dall’uso e dall’avviamento che da tale uso
deriva
• diritti limitati al territorio e periodo di utilizzo
• solo prodotti per i quali è utilizzato
• onere della prova in capo al titolare (anche notorietà)
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6. Cosa può costituire un marchio
Tutti i segni, purché atti a
• distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre e
• ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire di
determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione,
inclusi
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7. Cosa può costituire un marchio
• parole e disegni
• numeri: “81” e “101” di Sky Spirits llc,
• suoni
• colori
• odori
• forma
• ritratti
• nomi di persona: “ANTINORI”
• stemmi
• opere dell’ingegno
• e slogan
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8. I requisiti del marchio
novità: non confondibile con marchi (e altri segni
distintivi anteriori altrui)
“ASSOLUTO” vs “NERO ASSOLUTO”
verità: non ingannevole (decettivo) in merito alle
caratteristiche o alla provenienza dei prodotti o servizi
contraddistinti
capacità distintiva: idoneo a distinguere un prodotto
o servizio da quello di altri
“PERLE’” per vino leggermente frizzante
liceità: non contrario alla legge, all’ordine pubblico
e al buon costume
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9. I nomi geografici
No se coincide con il luogo di provenienza dei prodottti
contraddistinti (sì però se luoghi estranei ai prodotti o riferimento a
località che ha significato fantastico)
vs
Sempre consentita indicazione “prodotto nello stabilimento di …” o
”prodotto in …” (Trib. Voghera, 15022000)
9
10. Gli ulteriori elementi distintivi
• nome a dominio
• confezione
• punto vendita / cantina
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12. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@bipartlaw.com
Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al
gruppo su Facebook e LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual
Property and Thoughts on Art Protection”
Editor's Notes
antico Egitto (1300 a.C.): nella tomba di Ramses II, anfore con con 34 nomi di diverse località; nella Bibbia citati il vino di Samaria, no del Carmelo, di Jezreel o di Helbon.
antica Roma: … primi casi di contraffazione accertati (“verum arretinum” per un vino della pianura padana!); periodo buio del mediovedo (anche per il vino)
dalla fine del ‘700 si inizia a valorizzare le zone di produzione (Chianti dal 1716) con l’ ‘800 prime etichette (in Italia, in Piemonte)
ETICHETTA: carta di identità del prodotto,
indicazioni obbligatorie: DOP/IGT, titolo alcol., volume recipiente, imbottigliatore, allergeni, ecc.
indicazioni facoltative: annata, nome di varetà di vite, numero lotto, numero del recipiente, ecc.
Marchio (i) generale: produttore; (iii) speciale: vino
Il 10% dei consumatori tratto in inganno da un prodotto agroalimentare «falso» Nel vino, per EUIPO, danno da contraffazione in Europa ammonta a 2,7 milioni di euro.
DOP: denominazione di origine protetta (e DOC, DOCG)
IGP: indicazione geografica protetta (IGT o IGP)
PRIMO MARCHIO REGISTRATO IN INGHILTERRA PER BIRRA
Chi ? chi utilizza il marchio o chi intenda utilizzarlo (persona fisica o persona giuridica), direttamente o indirettamente
Dove ? a livello nazionale (Italia, ecc. D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005), comunitario (EUIPO dell’Unione Europea n. 2424/2015) e internazionale (WIPO)
Marchio di fatto: Storicamente, molti marchi di fatto (patronimici), spesso a carattere familiare
FRATTINA / CONTI DELLA FRATTINA Conti della Frattina può continuare uso a Udine e Pordenone
ROAGNA / ROAGNA 20 anni di suo pacifico dello stesso marchio; indicazioni di provenienza sulle etichette offrivano sufficienti elementi di differenziazione.
CASTELLA / RENZO CASTELLA Cognome è tipico per contraddistinguere vini; aggiunta del prenome, se in più con altri elementi distintivi, è sufficiente a differenziare.
MA INTERNET HA CAMBIATO LE COSE
«what you see is what you get » («quello che vedi è quello che ottieni»)
Spettogramma di Jegermainster
La particolare struttura tridimensionale non deve essere caratterizzata da finalità funzionali o estetiche. Infatti se la particolare forma consente una maggiore utilità dell’oggetto (ad es. una particolare impugnatura di una forbice che rende più agevole l’azione del tagliare) o estetica (ad es. una particolare fantasia di un tessuto), allora questa potrà essere tutelata solo ed esclusivamente con un brevetto per modello di utilità o invenzione, o con modello industriale (design).
Circa invece la similitudine con i modelli di design, alcune definizioni sono effettivamente quasi sovrapponibili, il che rende difficoltosa la valutazione circa il ricorso all’una o all’altra forma di tutela. La regola generale è che la forma tridimensionale di un prodotto (o confezione) deve possedere, da sola, carattere di d'istintività, ossia un consumatore dev’essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione (come la bottiglia di coca cola).
La regola generale è che la forma tridimensionale di un prodotto (o confezione) deve possedere, da sola, carattere di d'istintività, ossia un consumatore dev’essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione (come la bottiglia di coca cola).
Gli stemmi e i simboli. Se il marchio contiene parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’UIBM, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quant’altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso; se contrario, l’UIBM respinge la domanda di registrazione.
a seconda del grado di capacità distintiva:
(i) marchi forti: ad es “Donnafugata” (Trib Catania, 12Maggio 2006) e “Grand Marnier” (App. Milano 19 Maggio 1998), Es Gallo nero Chianti; spumante Ferrari
Conosciuto da una parte significative del pubblico.
Tutela allargata, anche a prodotti non affini se traggono indebito vantaggio o recano pregiudizio (tutela investimenti pubblicitari)
(ii) marchi deboli: ad es “Mandarinetto”, “Havana club”
MILO MANARA PER AMARONE
Chiamami peroni sarò la tua birra
comparazione visive / letterale, fonetica e cocettuale che comporta rischio di confusion
Art 12 Elementio da valutare: carattere distintivo del marchio, identità/somiglianza di prodotti e servizi, dei marchi e eventuali elementi dominanti; pubblico di riferimento e grado di attenzione)
no se ingannevole:
ad es, “Budweiser” per birra non prodotta in Boemia (App. Milano, 16 giugno 2011).
E USO (ANCHE IN FORME LEGGERLMENTE DIVERSE)
“i nomi geografici possano formare oggetto di marchio registrato dal momento che il toponimo può assumere un significato originale e di fantasia mediante trasposizione dal piano del riferimento dei luoghi a quello della funzione individualizzante il prodotto e ciò soprattutto quando si tratti di piccole località ignote come tali alla generalità dei consumatori (Cass Sez I, Sentenza n. 7861 del 11/08/1998, Cass. Sez I, Sentenza n. 5462 del 20/10/1982), anche a prescindere dalla loro integrazione con altre componenti denominative e figurative” (Trib. Roma, 15 settembre 2020”).
ULTIMO ACCENNO: MARCHI STORICI possibilità di beneficiare del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, recentemente rifinanziato anche con 200 milioni di euro per il 2020
Cantina petra mario botta
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – linee guida