Diritto Digitale

1. TUTELA DEL SOFTWARE:
UN APPROFONDIMENTO SULLA PROTEZIONE DEL
SOFTWARE ATTRAVERSO IL DIRITTO D'AUTORE
AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA
22 GENNAIO 2024

2. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Necessità di tutelare il software
• i programmi per elaboratore sono diffusi nelle attività comuni, ad esempio:
ricerca scientifica, industria manufatturiera, elaborazione dati, comunicazioni,
commercio, farmaceutica, trasporti, giochi (intrattenimento)
• spesso il software è la vera innovazione in un nuovo prodotto (dispositivo) /
processo: il software apporta migliorie in un processo di fabbricazione o in un
dispositivo.
Investimento economico per sviluppare una tecnologia realizzata mediante un
prodotto di software
vs
un software è facile da copiare

3. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Tutele SENZA REGISTRAZIONE: nessun atto dev’essere compiuto per ottenere i
diritti, i diritti sorgono per il solo fatto della creazione dell’opera.
• Copyright: tutela la forma (espressiva) di un’opera
• Know-how: tutela il segreto industriale di un’azienda (esperienze tecniche o
commerciali)
• Concorrenza sleale: invocata contro atti illeciti di un concorrente, quali
imitazione servile confusoria di unprodotto, appropriazione di pregi, discredito
del concorrente.

4. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Articolo 1 Legge 22 Aprile 1941 n.633
«Sono protette ai sensi di questa legge le opera dell'ingegno di carattere creative che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al Teatro e
dalla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti I programmi per elaboratore come opera letterarie ai sensi della
convenzione di Berna sulla protezione delle opera letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore».

5. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Articolo 2 Legge 22 Aprile 1941 n.633
«In particolare sono comprese nella protezione:
...
8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma e spressiva purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
...»

6. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Diritto d’autore (Copyright)
Sono proteggibili: NON sono proteggibili:
● i programmi per elaboratore: ● Le idee e i principi (*)
- in qualsiasi forma espresso - alla base di qualsiasi elemento del programma
- purché originali - compresi quelli alla base delle sue interface (**)
● i materiali preparatori
(*) I principi potrebbero essere oggetto di brevetto
(**) Le interface possono essere registrate come design

7. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Requisiti di tutela: l’originalità
PRESUPPOSTI
• il risultato di un apporto personale dell’autore
• non articolato su scelte necessitate
• non rappresenta una mera soluzione standard
(Trib. Milano, ord., 29.01.1997)
• La creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni
semplici
• purchè formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti
(Cassazione, Sez. I, 12.01.2007, n. 581)

8. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Con la sua creazione, i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali.
Il diritto morale è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e
consistono essenzialmente nei diritti di utilizzazione economica (cioè il diritto di pubblicare,
diffondere e commercializzare il software).
Tali diritti vengono riconosciuti all'autore del software, cioè a chi ha creato il programma; se
però l'autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell'ambito del rapporto
lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro o al committente.

9. TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE COPYRIGHT
I diritti esclusivi dell’autore:
- riproduzione;
- modificazione;
- distribuzione;
Principio di esaurimento del diritto

10. TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE COPYRIGHT
Libere utilizzazioni:
• attività necessarie per l’uso del SW da parte dell’acquirente;
• realizzazione di una copia di back-up se necessaria per l’uso;
• osservazioni, studio e testing del funzionamento del SW;
• quando riproduzione e traduzione del SW sono necessarie per
l’interoperabilità con altri programmi

11. LA TUTELA DEL SOFTWARE
Registrazione presso la S.I.A.E.
Presso il Pubblico Registro per il Software possono essere registrati tutti i programmi
di elaboratore pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter
essere identificati come opere dell’ingegno.
Registrazione = indicazione data prima pubblicazione dell’opera
dichiarazione di titolarità dei diritti di sfruttamento
caratteristiche (esemplare) dell’opera

12. TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE BREVETTAZIONE
TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE
BREVETTAZIONE
“Non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciale (business method), i programmi di elaboratore, i metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo
umano o animale.”
ma…..
SW brevettabile se ha un carattere tecnico, ossia:
• apporta una soluzione tecnica ad un problema tecnico
• ottiene un effetto tecnico

13. TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE BREVETTAZIONE
EFFETTO TECNICO
“un software è brevettabile se ha carattere tecnico derivabile da un effetto tecnico
ottenuto dal funzionamento del software che va oltre la normale semplice fisica
interazione tra il software e la macchina”
Il SW deve svolgere funzioni aggiuntive oltre la mera interazione con l’HW
No brevetti su SW che si limitano a gestire ed elaborare informazioni senza
realizzare alcun effetto tecnico (per es.: SW gestionali o di calcolo): c.d. SW “in
quanto tale”

14. TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE BREVETTAZIONE
Anche il SW oggetto di brevetto deve soddisfare i requisiti di validità
richiesti dalla Legge
“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni
nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.”
ESAME DI VALIDITÀ

15. TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE BREVETTAZIONE
Diritti nascenti dalla brevettazione del SW:
• diritti morali inventore
• diritti patrimoniali titolare
ATTENZIONE Brevetti realizzati dai dipendenti
• Invenzioni di servizio
• Invenzione di azienda Equo premio
• Invenzioni occasionali Diritto di opzione
• Invenzioni dei ricercatori

16. TUTELA DEL SOFTWARE: COPYRIGHT E BREVETTAZIONE DIFFERENZE
Diritto d’autore: tutela il SW per come è scritto
Modificando il linguaggio di scrittura si aggira la protezione offerta dal
copyright
Brevetto: tutela le funzionalità del SW (algoritmo o flow-chart)
La protezione è indipendente dalla forma del codice e dal linguaggio di
programmazione (tutela dell”idea di base”)

17. Differenze: si ha cessione quando il titolare si spoglia del diritto in favore di
altro soggetto, mentre si ha licenza quando il titolare, conservando tale
titolarità, autorizza un terzo ad utilizzare il proprio diritto.
Cessione: permanente, ad effetti reali (trasferisce la proprietà al momento
della manifestazione del consenso).
Licenza: temporanea, ad effetti obbligatori (il contratto è fonte di obbligazioni
tra le parti); att.ne trascrizione.
Cessione / licenza

18. La circolazione dei diritti IP
• quando chiedere una licenza: esistenza di un titolo di terzi / impossibilità di sostenere
investimenti per l’innovazione;
• quando dare una licenza: necessità di una commercializzazione della privativa ampia
e che non si ha la possibilità di condurre direttamente;
• vantaggi per il licenziante: sfruttare economicamente la privativa e coprire in tutto o in
parte i nuovi investimenti R&S; ampliare lo sfruttamento in territori in cui non è attivo (+
notorietà e + valore del titolo); acquisire una migliore reputazione;
• vantaggi per il licenziatario: risparmio di costi e di tempo; godere dell’avviamento
ottenuto dal licenziante nel corso degli anni, ampliando il proprio volume d’affari;
• vantaggi per entrambi: sviluppare contatti utili e strategici per nuovi business.

19. Normativa applicabile
Art. 107 Legge autore
(Legge, 22/04/1941 n. 633 e succ. mod.)
«I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle
opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi
aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi
e forme consentiti dalla legge…»
Art. 109 Legge autore
(Legge, 22/04/1941 n. 633 e succ. mod.)
«La cessione di uno o più esemplari
dell’opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di
utilizzazione».

20. Forma del contratto
• Diritti di proprietà intellettuale: libera
«Il contratto di licenza è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente
quanto attraverso la messa in atto di comportamenti concludenti (provati per
testimoni o presunzioni» (App. Milano, 17 Settembre 2008).
Onere della prova grava sul licenziatario.
Attenzione ai distributori!!
• Sw se opera dell’ingegno: provata per iscritto
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» tra le
parti (art. 110 Legge autore).

21. Elementi essenziali
Contratto atipico. Il diritto fondamentale del licenziatario è quello di «compiere il primo
atto della messa in commercio dei prodotti» [vs contratti di distribuzione / lavorazione]
• individuazione del diritto
• esclusiva / non esclusiva / unica e limitata ad un certo territorio
• tipo di utilizzo del diritto e modi
• garanzie
• royalties / pagamenti e rendicontazione

22. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@bipartlaw.com
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Property and Thoughts on Art Protection”