Intervento al seminario “La tutela del marchio d'impresa” organizzato dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con Unicredit. Torino, 12 Aprile 2016

1. Intervento al seminario “La tutela del marchio d'impresa” organizzato dalla Camera di
commercio di Torino in collaborazione con Unicredit. Torino, 12 Aprile 2016
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
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CARTA ITALIA, UNO STRUMENTO DI TUTELA E L’IMPORTANZA DEGLI IP
ASSETS

2. INDICAM (Istituto di Centromarca per la difesa e l’identificazione di marchi
autentici e per la lotta alla contraffazione) dal 1987 opera nella lotta alla
contraffazione di marchi e prodotti, riunendo industrie produttrici di beni,
aziende fornitrici di servizi anticontraffazione, studi legali e di consulenza in
proprietà intellettuale e agenzie investigative specializzate
nell'anticontraffazione.
Indicam
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3. INDICAM partecipa all’evoluzione della legislazione in materia e collabora
con la Magistratura, con il Comando Generale della Guardia di Finanza e la
Direzione dell’Agenzia delle Dogane e in generale con le forze dell’ordine;
agisce inoltre affinché le materie riguardanti la lotta alla contraffazione
siano inserite nei corsi di formazione delle agenzie di enforcement a tutti i
livelli.
INDICAM propone e coordina azioni collettive di anticontraffazione,
finalizzate alla ricerca delle fonti di produzione e dei canali di diffusione
delle merci contraffatte, sorveglia le aree geografiche nazionali più a rischio
e promuove la conoscenza e la diffusione delle tecnologie
anticontraffazione.
In accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico,
l’Istituto opera per ottenere adeguata protezione internazionale dei marchi
italiani.
Indicam
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4. Le diverse attività di Indicam:
- gruppi di lavoro: attualmente, Distribuzione beni sequestrati, Legal,
Automotive, Design, Online infringements;
- formazione, anche favorendo l’incontro tra le aziende associate e forze
dell’ordine;
- centro studi, nato nel 2014, collabora con il mondo accademico in
progetti di ricerca realizzati ex-novo;
- networking e partnership: accordi con partner nazionali ed
internazionali per mettere in comune le rispettive esperienze;
- eventi e incontri: organizza, oltre al proprio Forum annuale, altri
momenti di incontro di taglio scientifico.
Indicam
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5. Accordo sottoscritto il 14 luglio 2015 da Indicam, Ministero dello Sviluppo
Economico e Netcomm per tutelare il Made in Italy dalla contraffazione
anche sulle piattaforme di e-commerce.
La Carta impegna i suoi firmatari (ma è aperta a tutti i soggetti della filiera in
Italia, cioè merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti,
produttori licenziatari e associazioni dei consumatori) a porre in opera come
best practice misure conformi allo stato dell’arte, ovvero che consentano
l’individuazione delle offerte relative a prodotti non autentici anche prima
della loro messa online, nonché a prevenire il ripetersi di tali offerte.
Carta Italia
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6. Art. 2 “I merchants aderenti alla presente Carta si impegnano a garantire
l’autenticità dei prodotti offerti in vendita sui rispettivi siti.
I titolari delle piattaforme aderenti alla presente Carta si impegnano a far sì
che le condizioni di accesso alla piattaforma dei venditori prevedano che
questi ultimi assicurino che i prodotti offerti online non siano contraffatti,
verificandone l’originalità prima dell’offerta on line, anche attraverso
idonei controlli nel segmento della filiera distributiva a monte dell’offerta”.
Art. 6 “La presente Carta non pregiudica la facoltà dei titolari dei diritti di
proprietà industriale relativi ai prodotti offerti on line di agire davanti
all’autorità giudiziaria penale e civile per la tutela dei propri diritti”.
Carta Italia
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7. Art. 6 “Qualora il titolare di un diritto di proprietà industriale relativo ad un
prodotto offerto online da un merchant o da una piattaforma aderenti alla
Carta ... abbia fondato motivo di ritenere che quel prodotto non sia
autentico ... e/o che un determinato venditore offre prodotti non
autorizzati ... informerà prontamente il merchant e/o la piattaforma
interessati, comunicando sotto la propria piena responsabilità (i) la prova
necessaria a dimostrare la propria titolarità del diritto di proprietà
industriale relativo al prodotto in questione e (ii) le ragioni per le quali il
prodotto in questione non è autentico. Ricevuta tale notifica, il merchant
ritirerà sollecitamente dal proprio sito il prodotto. Nel caso in cui la notifica
sia indirizzata alla piattaforma, quest’ultima provvederà ad informare
prontamente il venditore che ha offerto il prodotto invitandolo
all’immediato ritiro e, in caso di mancato ed ingiustificato sollecito ritiro,
adotterà ogni provvedimento idoneo, incluso il blocco dell’account del
venditore”.
Carta Italia
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8. Il portafoglio IP, ovvero l’insieme dei beni aziendali immateriali
che include soluzioni tecniche, segni distintivi e creazioni
intellettuali, costituisce uno dei principali assets dello sviluppo
d’impresa.
Pe le società è fondamentale pianificare un’adeguata strategia
di tutela e valorizzazione del portafoglio IP.
Il presupposto per lo sfruttamento è una corretta gestione e
conservazione del portafoglio IP, anche tramite opportune
attività di due diligence.
Due Diligence
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9. La due diligence è uno strumento di valutazione degli assets e
del valore di un’impresa per potenziali acquirenti e/o
investitori e ha un impatto sul processo decisionale.
Nelle operazioni di M&A o di finanziamento l’esito della due
diligence influenza la struttura dell’operazione (in primis
prezzo e condizioni) e le clausole del relativo contratto:
change of control, reps & warranties, indemnities, legge
applicabile, clausola arbitrale o foro.
Struttura della due diligence: mappatura documentazione e
richieste per la data room, executive summary e report,
allegati.
Due Diligence
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10. IP ASSETS
(i) REGISTRATI:
- marchi;
- brevetti per invenzione industriale;
- disegni e modelli;
- modelli di utilità;
- denominazioni sociali e nomi di dominio;
- …
(ii) NON REGISTRATI:
- marchi di fatto;
- disegni e modelli non registrati;
- know how;
- diritto d’autore (inclusi siti internet, software e opere
pubblicitarie)
Due Diligence
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11. Check list:
- titolarità: catena dei diritti, eventuali cessioni o trasferimenti degli assets
e contratti di licenza (in veste di licenziante o di licenziataria);
- disponibilità: presenza di pegni o ad altri diritti personali o reali, di
godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, a favore di terze parti;
- uso effettivo dei marchi in tutti i Paesi e con riferimento a tutti i prodotti
e servizi per i quali sono stati depositati/registrati;
- stato delle registrazioni: pagamento di tasse e gli oneri amministrativi;
- rapporti con inventori, designer e/o altri soggetti terzi che hanno ideato
e/o realizzato invenzioni, disegni e/o loghi;
- contenziosi: procedimenti, attivi e passivi, di contestazione, anche in
sede di opposizione (attuali o potenziali).
Due Diligence
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12. In base allo status degli assets, è possibile procedere
alla migliore
- gestione (anche avvalendosi di legali e agenti marchi);
- tutela (tramite contratti, linee guida, depositi, ologrammi,
azioni e provvedimenti cautelari, ecc.);
- sfruttamento direttamente o tramite accordi con
terzi (franchising, merchandising; licensing, co-branding);
- valorizzazione, anche finanziaria (IP loan; Ip sale and
lease back; ecc..) e fiscale (patent box).
Due Diligence
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13. GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
gilbertocavagna@milalegal.com
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