La presentazione descrive a livello introduttivo gli aspetti di esclusiva brevettuale e di suo principale sfruttamento dal punto di vista commerciale, con accenni alle figure della cessione e della licenza del brevetto, per concludere sulle ricadute che le vicende di trasformazione societaria possono avere sui titoli di PI.
1. Brevetti, titolarità e
sfruttamento commerciale
dell’invenzione
Avv. Vieri Canepele, LL. M.
Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
2. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
1. BREVETTO:
sfruttamento economico tramite
cessione e licenza
2
3. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Il brevetto:
titolo concesso per l’ESCLUSIVA industriale, per promuovere
il progresso tecnologico, ‘contratto IMPLICITO’ tra l’inventore
e lo Stato
Efficacia territoriale e durata limitata nel tempo (20 anni,
eccetto pharma)
3
4. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Il brevetto ‘Muore’ (decade) se non usato
e‘vive’ se utilizzato e messo in pratica
4
5. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Come vive un brevetto?
Fase DIFENSIVA: contenzioso giudiziale e stragiudiziale
Fase PROPOSITIVA e fisiologica: Accordi di sfruttamento del
‘bene immateriale’ (intangible asset ‘autonomo’)
5
6. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Principali forme di SFRUTTAMENTO:
1. CONTRATTO di CESSIONE
2. CONTRATTO di LICENZA
- la cessione è una vendita →prevede il trasferimento della
titolarità (parziale o totale) in capo ad un terzo a titolo
definitivo;
- la licenza invece è paragonabile ad una locazione, perché è
una concessione in uso, a tempo, onerosa o gratuita,
esclusiva o non esclusiva, con cui si concede il diritto di
sfruttamento dell’invenzione brevettata
6
7. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Il CONTRATTO – Nozione:
accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.)
Norme regolatrici dei contratti: il contratto è ‘legge’ tra le parti
ma rimane soggetto alla disciplina civilistica integrativa (art.
1323 c.c.)
Autonomia contrattuale: il contratto è ‘pagina bianca’ salve
norme imperative e di ordine pubblico (art. 1322 c.c.) →
Qualità del contratto e completezza incide sulla chiarezza e
tenuta dei rapporti commerciali
7
8. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Il CONTRATTO – la FORMA:
- Principio di LIBERTA’ della forma, tuttavia…
- La forma SCRITTA è
NECESSARIA per provvedere alla trascrizione ed
OPPORTUNA per evitare discussione a valle →
‘patti chiari, amicizia lunga’
- La redazione di un contratto chiaro, completo ed esaustivo
ha una diretta rilevanza per la buona riuscita e la tenuta dei
rapporti commerciali
8
9. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
2. Contratto di
CESSIONE di BREVETTO
9
10. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
CESSIONE di BREVETTO:
- elementi essenziali sono il TRASFERIMENTO DELLA
PROPRIETA’ vs. PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO
(deve essere congruo, per motivi fiscali e di ‘tenuta’ come
validità dell’atto)
- Il diritto AL brevetto
10
11. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Cessione parziale e CONTITOLARITÀ:
- si applicano le regole sulla comunione
- presunzione di uguaglianza delle quote di cui all’art.1101
c.c., in difetto di diversa determinazione dei comunisti
- cedibilità delle quote dei singoli, da cui anche derivi
frazionamento
11
12. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Gestione del brevetto in comunione:
le decisioni relative alla gestione del brevetto debbono
essere collettive, potendosi distinguere – per ciò che attiene
all’eventuale concessione di licenze – tra licenze esclusive,
che debbono essere decise all’unanimità ex art.1108 c.c. e
non esclusive, che richiederebbero, per contro, una
maggioranza semplice ex art.1105 c.c.
12
13. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
3. Contratto di LICENZA:
la ‘concessione d’uso’
del brevetto
13
14. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Titolarità ‘diffusa’ e licenze infra-gruppo: quale assetto
ideale?
Normalmente è opportuno intestare la titolarità in capo ad
una società (Holding), concedendo licenza regolare anche ai
fini fiscali, alle varie collegate/controllate, che operano sul
mercato
14
15. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
La copertura brevettuale ‘a fascio’
a livello internazionale → Licenze territoriali
15
16. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
- Licenze esclusive e non esclusive: all’interno del territorio di
riferimento il licenziatario può avere, o meno, titolo per lo
sfruttamento in via esclusiva dell’invenzione
- la licenza esclusiva impedisce allo stesso titolare di fare uso
del brevetto
- tendenzialmente, SOLO il licenziatario esclusivo è
legittimato ad agire per contraffazione del brevetto
16
17. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Royalty e pagamenti:
forfait iniziale
royalty sui ricavi
combinazione delle due forme
17
18. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Sublicenza
Deve essere autorizzata, altrimenti è tendenzialmente vietata
Clausola per cui il licenziatario rimane, nei confronti del
titolare licenziante, comunque responsabile degli eventuali
inadempimenti o violazioni del sublicenziatario
18
19. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Titolarità dei MIGLIORAMENTI e PERFEZIONAMENTI:
- es. aziende consorziate
- soluzioni possibili sono una licenza incrociata, un’opzione
sull’acquisto
19
20. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Trasparenza della contabilità e
facoltà di accesso
20
21. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva
espressa:
- vale la disciplina generale del c.c. normalmente richiamata
dagli accordi
- es. art. 1452/3 con risoluzione che segue il mancato
adempimento a seguito di diffida entro il termine indicato
- art. 1454 c.c. clausola risolutiva espressa con semplice
comunicazione informativa
21
22. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Il know-how ed i Doveri di riservatezza e relativa durata
La licenza di brevetto prevede l’obbligo del licenziante di
trasferire al licenziatario le informazioni necessarie (know-
how) che possano permettere a un soggetto, esperto in quel
determinato settore, di sviluppare il trovato
Detto know-how, qualora non coperto dal brevetto pubblicato,
deve comunque essere mantenuto segreto
L’obbligo di segretezza può (deve?) sopravvivere la
scadenza del brevetto ed il termine del rapporto
22
23. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Legge applicabile e foro competente:
la scelta della legge applicabile e del foro (meglio ancora
dell’arbitro o mediatore) hanno diretta rilevanza anche sui
costi e sulla forza di una possibile ‘difesa’
23
24. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Clausole di manleva per azioni di terzi
(indemnification clause):
spesso si prevedono clausole di manleva a carico del titolare
per il caso in cui il licenziatario sia attaccato per
contraffazione; spese di rappresentanza, assistenza e
risarcimenti rimangono quindi a carico di chi si impegna alla
manleva (indemnification clause)
24
25. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
4. Le vicende societarie di
trasformazione:
FUSIONE e SCISSIONE
25
26. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Trasformazione societaria:
la società assume un tipo di organizzazione sociale diverso
da quello di cui all’atto di costituzione → modificazione
dell’atto costitutivo con continuità quanto a diritti ed obblighi
(art. 2498 c.c.)
26
27. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Trasformazione ≠ liquidazione, che è una causa di
scioglimento della società per diversi motivi (decorso del
termine, conseguimento oggetto sociale spin-off, mutuo
dissenso dei soci, ecc.) con l’unico scopo di liquidare il
passivo e ripartire eventuale attivo residuo → il liquidatore
nominato continua l’attività dell’ente
27
28. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
La trasformazione in società per azioni, accomandita per
azioni o s.r.l. deve essere fatta per
atto pubblico
con determinate forme di pubblicità
28
29. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
La FUSIONE SOCIETARIA:
è un tipo di trasformazione per concentrazione di imprese,
per aumentarne dimensioni e/o la competitività
29
30. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Fusione in senso proprio: due o più società si fondono in un
nuovo ente, estinguendosi → avvicendamento nei rapporti
fusione per incorporazione: un’ente incorporante assorbe al
proprio interno l’incorporato, che scompare → continuità con
l’ente incorporante e avvicendamento nei rapporti per
l’incorporato
La fusione DEVE sempre essere fatta per atto pubblico da
registrarsi nel Registro Imprese dei vari luoghi (incorporante,
incorporata ecc.)
30
31. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
La SCISSIONE in senso proprio: è operazione inversa
rispetto alla fusione, con trasferimento dell’intero patrimonio
societario a società pre-esistenti o di nuova costituzione, con
assegnazione delle azioni o quote ai soci della prima →
avvicendamento nei rapporti
La SCORPORAZIONE è una scissione parziale
(sostanzialmente simile alla cessione del ramo d’azienda) →
dove rientrano I marchi/ brevetti?
31
32. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
5. La crisi di azienda ed il fallimento
(liquidazione giudiziaria)
32
33. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
La crisi d’azienda ed il CONCORDATO in continuità ecc.
33
34. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
FALLIMENTO (liquidazione giudiziaria):
Presupposto oggettivo: stato d’insolvenza come incapacità di
far fronte alle obbligazioni ed ai debiti d’impresa
Dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale dove
l’azienda ha sede su ricorso di uno o più creditori o dello
stesso debitore (non più d’ufficio)
34
35. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO:
Il fallito viene spossessato dei beni che costituiscono
l’azienda, che viene amministrata da un curatore, con l’unico
scopo di garantire la par condicio creditorum tramite
esecuzione forzata (salvo privilegio) → avvicendamento dei
referenti
35
36. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI:
Dalla dichiarazione, i creditori hanno (pari) diritto di
partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei
beni d’azienda.
Sono INEFFICACI nei loro confronti gli atti di disposizione del
patrimonio compiuti dal fallito.
36
37. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Il curatore del fallimento:
obiettivo di ricostituire un patrimonio più ampio possibile per
soddisfare i creditori
l’azione REVOCATORIA FALLIMENTARE: riportare nel
patrimonio d’azienda e sottoporre a par condicio tutti gli atti
compiuti nell’ANNO (o biennio per atti tra coniugi gratuiti)
anteriore alla dichiarazione di fallimento
37
38. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
CONTRATTI PENDENTI ALL’EPOCA DEL FALLIMENTO:
Es.: contratti di sfruttamento brevetto proseguono se il
curatore manifesta il suo consenso alla prosecuzione, entro
60 gg dalla messa in mora
38
39. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
6. I titoli di PI come garanzie reali:
il pegno
39
40. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
I TITOLI DI PI assimilabili ai beni mobili registrati:
come iscritti in pubblici registri e soggetti a determinate forme
di pubblicità e trascrizione
40
41. Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione
Pegno del brevetto/marchio:
costituzione a garanzia specifica dell’adempimento
dell’obbligazione nei confronti di un creditore, che ha
prelazione(non è più creditore generico)
Rinvio all’art. 140 c.p.i. per la trascrizione
41