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Marchio collettivo e marchio di certificazione: elementi comuni e differenze
Intervento Prof. Mario Liberti

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Marchi di certificazione e marchi collettivi uibm 2019

  1. 1. ACCADEMIA U.I.B.M. 2 8 G E N N A I O 2 0 1 9 PROF. MARIO LIBERTINI Marchi collettivi e marchi di certificazione
  2. 2. Il marchio UE (Reg. 1001/2017). Differenze tra marchi collettivi e marchi di certificazione  La differenza è concettualmente semplice, ma non esclude possibili interferenze nella funzione dei due tipi di segni: I) I m.c. sono marchi nella titolarità di associazioni di produttori di beni o servizi o commercianti, e servono a distinguere i prodotti degli appartenenti all’associazione da quelli di altri operatori economici. II) I m.d.c. sono marchi nella titolarità di qualsiasi soggetto idoneo a verificare e garantire certe qualità dei prodotti così contrassegnato e, a tale scopo, concessi in uso a terzi produttori.  Per i m.c. non è richiesta una garanzia di qualità, ma solo il rispetto del principio di verità.  Non è però escluso che il m.c. possa attestare, oltre all’appartenenza ad un’associazione di imprese aventi comuni caratteristiche (p.e. l’adesione ad un codice etico), anche determinate qualità dei prodotti: v. art. 75.2 Reg., che prevede la possibilità che il regolamento stabilisca particolari «condizioni di uso del marchio», che possono intendersi anche nel senso di condizioni relative alle caratteristiche dei prodotti o servizi; ma, secondo le Linee Guida EUIPO, «un forte messaggio di certificazione è in netta contraddizione con la funzione del marchio collettivo»  I m.c. – a differenza dei m.d.c. UE - possono essere costituiti anche da segni geografici, ma ciò non può impedire l’uso dello stesso segno a scopo descrittivo da parte di imprese estranee all’associazione
  3. 3. Il marchio collettivo dell’U.E. - I soggetti titolari  Possono depositare m.c. UE (art. 74 Reg.): 1) Associazioni di produttori 2) Persone giuridiche di diritto pubblico  Il termine «associazioni» dev’essere interpretato estensivamente, sì da comprendere forme organizzative diverse, purché caratterizzate da modalità di appartenenza associativa: p.e. consorzi, fondazioni di partecipazione, reti d’imprese dotate di soggettività giuridica; anche le società, quando abbiano carattere consortile (EUIPO), o anche società strumentali aventi come socio unico un’associazione (G. CARRARO, NGCC 2018 448). Ma per consorzi e cooperative è possibile la titolarità di un marchio individuale da dare in licenza in franchising (Cass. I, 24.6.2016 n. 13169)  La legittimazione degli enti pubblici deve intendersi in modo differente rispetto a quella relativa ai m.d.c. > dovrà collegarsi anch’essa a modalità di appartenenza associativa: si riferirà dunque ad enti pubblici associativi (p.e. un ordine professionale) [le istruzioni EUIPO richiedono una «organizzazione simile a quella delle associazioni» e indicano, come esempio, anche i consorzi di protezione delle DOP]; si dovrebbe estendere anche agli enti pubblici esponenziali di collettività (p.e. enti territoriali, enti-parco ecc.), che dovranno però istituire una struttura associativa ad hoc (art. 75.2).
  4. 4. Precisazioni sui soggetti legittimati  Enti pubblici territoriali: registrazione preclusa per le Regioni, secondo C.Cost. 12.4.2013 n. 66 (“Made in Lazio”), ma poi ammessa – nei limiti dell’utilizzo di strumenti privatistici di portata generale – da C.Cost. 20.11.2014 n. 260 (“Made in Lombardia”); soluzione confermata da C.Cost. 22.11.2016 n. 242 («marchi collettivi di qualità» della Regione Veneto)  Consorzi di tutela DOP/IGP: hanno legittimazione esclusiva a registrare i relativi segni come marchi collettivi (art. 53, c. 16, l. 24.04.1998 n. 128; ma già App. Bologna 26.05.1994, Dir.ind., 1994, 1071) / ma, da ultimo, CGUE 6.12.2018 C-629/17 Adega Borba sancisce che il m.c. corrispondente a una DOP è valido solo se ha capacità distintiva ai sensi delle norme generali sui marchi  Associazioni di allevatori aventi funzione di «enti selezionatori» di razze animali (art. 6 c. 3, d.lgs. 11.5.2018 n. 52 > obbligo di reinvestimento dei proventi nell’attività di pubblico interesse)
  5. 5. Il regolamento d’uso dei m.c. UE  Necessità del regolamento d’uso (art. 75)  Facoltà di presentare il regolamento entro 2 mesi dalla presentazione della domanda (norma facilitante; un ulteriore termine di 2 mesi può essere concesso dall’Ufficio per l’integrazione/correzione del regolamento)  Contenuto necessario del regolamento: (i) Condizioni di ammissione e di permanenza nell’associazione (ii) Eventuali condizioni di utilizzazione del m.c.: potranno contenere limiti alle modalità d’uso in senso stretto (p.e. dimensioni e collocazione del segno, modalità pubblicitarie); ma potranno anche contenere condizioni sulle caratteristiche dei prodotti a cui il m.c. può accedere (> può esserci un m.c. puramente informativo, senza disciplinare d’uso particolare; ma può darsi il contrario) (iii) “Porta aperta” all’ammissione di “persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione”  Deve ritenersi estensibile la regola della “porta aperta” – in base ai principi a tutela della concorrenza - anche ad associazioni aventi base non geografica ma comunque caratterizzata da requisiti oggettivi (cfr. EUIPO cap. 15 § 3.2.3)
  6. 6. Esame ed eventuale rigetto della domanda Esame ed eventuale rigetto della domanda (art. 76)  Difetto di requisiti formali della domanda  Difetto di requisiti generali del marchio (es. capacità distintiva)  Altre cause di rigetto, espressamente menzionate dal Reg. (ma anch’esse di carattere generale): (i) Contrarietà del regolamento all’ordine pubblico o al buon costume (ii) Rischio di indurre in errore il pubblico sul carattere e il significato del marchio (in particolare: “quando questo non sembri un m.c.”)  Dovere di dialogo da parte dell’ufficio e facoltà di modificare la domanda e il regolamento (art. 76.3)  Facoltà dei terzi interessati di presentare osservazioni (art. 77)  Possibile procedura di opposizione (art. 74.3 – rinvio)
  7. 7. Tutela giudiziaria  Legittimazione all’azione di contraffazione (art. 80): l’utilizzatore del m.c. è equiparato a un licenziatario, ai sensi dell’art. 25 Reg.  Pertanto: (i) Il titolare del m.c. è sempre legittimato (ii) L’associato può essere legittimato solo - se ciò è previsto da una clausola del regolamento - se c’è il consenso espresso del titolare del m.c. - in via surrogatoria, se l’associazione titolare, malgrado apposita messa in mora, non si attiva  Legittimazione all’azione di risarcimento: è data tanto al singolo associato (che può anche intervenire nell’azione di contraffazione intentata dall’associazione), quanto all’associazione, che ha un potere di sostituzione processuale ex lege  Si dovrebbe applicare il principio della prevenzione
  8. 8. Decadenza e nullità  Cause di decadenza: I) Generali (art. 58): non uso quinquennale / volgarizzazione / decettività sopravvenuta II) Speciali (art. 81): - Il titolare non prende misure ragionevoli per impedire utilizzazioni del m.c. non conformi al regolamento - Il titolare utilizza il marchio in modo da indurre in errore il pubblico - Iscrizione non autorizzata di modifiche al regolamento  Cause di nullità (art. 82): tutte quelle generali (artt. 59 e 60) - Dichiarazione da parte dell’ufficio su istanza di parte - Dichiarazione su domanda riconvenzionale in un procedimento per contraffazione (parrebbe non ammessa una dichiarazione su domanda principale; soluzione dubbia) - Possibilità di sanatoria mediante modifica del regolamento
  9. 9. Marchi di certificazione - definizione  Art. 83 Reg. Sono m.d.c. i segni “idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati”  Le Linee Guida EUIPO chiariscono che il divieto di indicazioni geografiche comprende anche il caso in cui l’indicazione sia indiretta  La ratio del divieto di m.d.c. geografici sta nella volontà di tutelare il sistema delle DOP/IGP
  10. 10. Titolari del m.d.c.  Titolare può essere qualsiasi persona (fisica o giuridica, pubblica o privata), purché “non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”. Possono essere anche soggetti legittimati a registrare m.c., ma anche, p.e., associazioni di consumatori  Implicitamente, è richiesto il requisito dell’adeguatezza organizzativa.  E’ dunque imposto un dovere di neutralità del titolare del m.d.c. rispetto ai soggetti abilitati. Secondo le Linee Guida EUIPO ciò che osta è lo svolgimento effettivo dell’attività, e non anche la titolarità di marchi individuali.  Non è necessario che il registrante sia “organismo di certificazione” ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001  E’ ammesso il trasferimento ad altra persona legittimata (art. 89)
  11. 11. Marchi di certificazione – disciplina (I)  Sono sostanzialmente ripetute tutte le norme dettate in materia di marchi collettivi (regolamento ecc.)  Il regolamento deve precisare, oltre alle caratteristiche certificate, le condizioni d’uso del m.d.c. da parte dei soggetti abilitati  Particolare importanza dev’essere attribuita ai poteri di controllo e alla relativa organizzazione. I controlli possono essere delegati a soggetti terzi e possono essere anche realizzati per campione  Discrezionalità nel regolamento: p.e. se e fino a che punto si possa limitare l’uso del m.d.c. a fini pubblicitari  Stranamente non è espressamente sancito il principio della “porta aperta”, ma questo principio deve valere a fortiori per i m.d.c., perché altrimenti la disciplina di tali marchi avrebbe effetti discriminatori, restrittivi della concorrenza (EUIPO)  Le Linee Guida EUIPO precisano che il regolamento può limitare l’uso del m.d.c. a soggetti appartenenti a determinate categorie, purché queste siano selezionate con criteri obiettivi. E’ da ritenere, comunque, che gli eventuali requisiti soggettivi non possano essere arbitrari, ma devono essere funzionali ad una migliore informazione dei consumatori
  12. 12. Marchi di certificazione – disciplina (II)  Tutela giudiziaria (art. 90): l’azione di contraffazione è riservata al titolare del m.d.c. o a soggetti da lui autorizzati; l’azione di risarcimento può essere esercitata dal titolare del m.d.c. per conto dei soggetti abilitati; la legittimazione è da ritenere non esclusiva (in analogia con il m.c.)  Cause di decadenza specifiche (art. 91): (i) perdita dei requisiti da parte del titolare; (ii) insufficiente controllo sul rispetto del regolamento; (iii) utilizzo scorretto del m.d.c.; (iv) modifica non autorizzata del regolamento  Cause di nullità specifiche (art. 92): irregolare registrazione del m.d.c.
  13. 13. La direttiva UE/2436/2015 – I marchi collettivi  Prescrive la distinzione fra le due figure: “Marchi di garanzia e di certificazione e marchi collettivi”  La previsione di m.c. è obbligatoria per gli Stati membri, quella dei m.d.c. è invece facoltativa  La disciplina dei m.c. è sostanzialmente identica a quella del Reg.
  14. 14. Dir. 2436/2015 – I marchi di garanzia e di certificazione  Nella disciplina dei m.d.c. l’aggiunta del termine “garanzia” non modifica la sostanza, tant’è vero che la definizione (art. 27 dir.) è identica a quella dell’art. 83 Reg., con la sola differenza che non è ripetuta l’eccezione per la provenienza geografica  Spetta agli Stati membri avvalersi o meno della deroga per ammettere m.d.c. relativi alla provenienza geografica dei prodotti (ovviamente, accompagnata a certificazione di qualità) [art. 28.4 dir.]  Gli Stati membri possono prevedere apposite cause di decadenza e di nullità dei m.d.c., “nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda”
  15. 15. Il recepimento della direttiva in Italia  Il termine è il 14.1.2019 (14.1.2023 per la nuova disciplina della dichiarazione di decadenza o nullità in via amministrativa)  Il d.lgs. di recepimento è in corso di approvazione e dovrebbe essere pubblicato a breve  Non contiene una norma transitoria sul regime dei m.c. già esistenti: si dovrebbe applicare il principio tempus regit actum, per cui gli effetti della registrazione rimangono pienamente, ma al momento della rinnovazione si dovrebbe optare per una o altra delle due figure
  16. 16. La bozza di d.lgs. approvata dal Governo. I marchi collettivi nazionali  Art. 3.1: Fra i soggetti legittimati le associazioni imprenditoriali sono state definite come associazioni «di categoria» (espressione non prevista nella direttiva) e sono state espressamente escluse le società  E’ possibile un’interpretazione filocomunitaria, che non escluda associazioni non costituite su base professionale, ma su altre basi (codici etici, tendenza ecc.) ed ammetta le società consortili
  17. 17. I marchi di certificazione nazionali  Il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di inserire la figura dei m.d.c. a livello nazionale ed anche di prevedere m.d.c. su base geografica (ovviamente, non disgiunta dalla certificazione di altre caratteristiche dei prodotti)  Nella elencazione dei soggetti legittimati alla registrazione sono stati inseriti espressamente gli organismi di certificazione. Il dato testuale non esprime però la volontà legislativa di limitare a questi la legittimazione (ciò che sarebbe, peraltro, contrario alla direttiva)
  18. 18. Profili giurisprudenziali. Il rischio di confusione con il m.c. Ambito di tutela  Si è esclusa la protezione dell’esclusiva per prodotti affini (Trib. Bologna 26.03.2009, Consorzio tutela prosciutto Parma c. Parmasalumi: dichiarazione di nullità parziale, limitata al prosciutto / analogamente Cass. 24620/2010, Provincia di Bolzano c. Internet Consulting) – contro, in dottrina, M.RICOLFI, Trattato, II, 1766  In generale, nei conflitti con i marchi individuali la valutazione del rischio di confusione è condotta con criteri standard , come se si trattasse di conflitti fra marchi individuali. Risultati discutibili: insufficiente protezione del m.c. [Trib. I G. UE 13.06.2012 T-534/10 Halloumi; CGUE 20.9.2017 C-673/15 Darjeeling: «la funzione essenziale di un marchio collettivo dell’Unione europea è quella di garantire l’origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con tale marchio, e non quella di garantire la loro origine geografica collettiva»; in altri termini, è irrilevante l’uso del m.c. in funzione evocativa]
  19. 19. Profili giurisprudenziali. Nullità del m.c.  Cass.civ. I 23.11.2018, n. 30498: nullità del marchio collettivo nazionale «vacchetta» [«vero cuoio»], registrato da un’associazione di produttori nel 1977, perché costituito, già all’atto della registrazione, da un segno di uso comune.  Il segno diventa di uso libero e il suo uso può essere censurato solo dietro prova dell’ingannevolezza  L’esistenza di un m.d.c. tutelerebbe maggiormente i consumatori
  20. 20. Altre questioni minori  In caso di scadenza di un marchio collettivo nessuno può appropriarsi del segno per un periodo di 3 anni dalla data di scadenza (art. 12.2). La norma rimane in vigore e può valere anche per i m.d.c.  Invece è appropriabile da parte di terzi il marchio decaduto (ivi)  Si ritiene che non possano aversi marchi collettivi di fatto, perché non ci sarebbe certezza del regolamento (RICOLFI II 1772). In realtà, l’argomento non è stringente

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