La terza parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri brevetti, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)

1. LA CONTRAFFAZIONE DEI
BREVETTI ALL’ESTERO:
STRUMENTI DI TUTELA E CASI
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PRATICI
Avv. Michele Elio De Tullio
Progetto
“Anti-Counterfeiting Tool-Kit”
Bari, 4 giugno 2013

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INDICE
COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE
DI UN BREVETTO ALL’ESTERO?
CASO-STUDIO DI LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE ALL’ESTERO:
 CONTRAFFAZIONE DI UN BREVETTO
ITALIANO IN CINA

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COME REAGIRE
ALLA
CONTRAFFAZIONE DI UN
BREVETTO
ALL’ESTERO?

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Reagire alla contraffazione
Se un’impresa assume di aver subito un danno da
contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un
consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo
o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso
specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie
difensive da adottare.
Possibili strategie di tutela:
 Tutela civile
 Tutela amministrativa
 Tutela penale
 Tutela doganale

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Principali azioni 1/2
Conservazione degli originali dei certificati di
registrazione o rinnovo delle privative;
 Non ritardare ingiustificatamente l’attivazione di
misure a tutela delle privative;
 Informare gli addetti alle dogane dei Paesi sulla
propria attività, registrando, ove possibile, le privative
sui registri doganali e fornendo cataloghi dei prodotti,
in modo da facilitare il riconoscimento dei falsi;

6.  Appresa la notizia di un’attività di contraffazione, attivare
la ricerca e la raccolta di informazioni (acquisto di campioni
di merce contraffatta alla presenza di funzionari del Paese
estero o partecipazione ad eventi fieristici) conservando
qualunque documento (scontrini di acquisto del prodotto
falso) ma anche fotografie, modelli, pubblicità, siti web;
 Prima di adire le vie legali, è consigliabile inviare al
contraffattore una lettera di “cease and desist” intimando la
cessazione dell’attività, il ritiro dal mercato e la distruzione
dei prodotti, comunicando che altrimenti verranno
intraprese le vie legali.
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Principali azioni 1/2

7. CASO-STUDIO DI LOTTA
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ALLA
CONTRAFFAZIONE DI
BREVETTO
ALL’ESTERO

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Titolo della lezione:
Contraffazione di un
brevetto italiano in Cina

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Introduzione
Una società italiana X, produttrice di avvisatori acustici
e titolare di un brevetto già concesso in Cina, scopre
la presenza sul mercato cinese di beni identici ai
propri, prodotti e commercializzati da almeno tre
produttori locali non autorizzati, non destinati solo al
mercato interno ma anche all’esportazione.

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Azioni intraprese
 salvataggio di pagine d’interesse del sito internet di
ciascuna società alla presenza di un notaio e notarizzazione
delle pagine promozionali e di commercializzazione dei
presunti beni contraffatti sul sito B2B Alibaba.
visita di agenti privati, in qualità di finti acquirenti, presso gli
stabilimenti produttivi e i punti vendita delle tre società cinesi,
al fine di appurare l’esistenza e la portata dell’attività illecita;
 visita filmata ad una fiera del settore a Shanghai, durante
la quale due società cinesi hanno esibito beni identici ai
prodotti della società X;
 acquisizione di alcuni campioni di presunti prodotti
contraffatti presso le società cinesi alla presenza di un notaio.

11. Al fine di esercitare un controllo sulle esportazioni dei
presunti beni contraffatti dalla Cina verso altri paesi, il
brevetto della società X viene immediatamente
depositato e registrato presso le dogane cinesi, per
permettere il blocco di eventuali partite di prodotti in
uscita da parte delle competenti autorità.
Infine, da un’analisi complessiva e definitiva, emerge che
le società cinesi coinvolte sono cinque, che hanno la
propria sede nella Provincia dello Zhejiang, di cui tre
addirittura nella stessa città, Rui’an.
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Azioni intraprese

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L’azione civile
Il produttore, di fronte alle prove dell’effettiva somiglianza tra
i beni, propone alla società italiana X una conciliazione.
Tale accordo prevede:
 Un risarcimento simbolico (somma contenuta sia per le
poche prove raccolte, sia per l’impossibilità di dimostrare
l’esistenza di una larga produzione di copie illecite);
 l’impegno a terminare qualsiasi attività di produzione,
vendita ed offerta di vendita, di prodotti in violazione dei diritti
derivanti dal brevetto;
 Una sanzione eventuale in caso di reiterazione dell’illecito.

13. Conclusione dell’azione civile
Infine, a seguito dell’invio della lettera di diffida al gestore
di Alibaba, vengono rimosse dal sito le pagine di
promozione dei beni contraffatti.
Le altre quattro società cinesi individuate, dopo
numerose insistenze, accettano anch’esse l’invito a
sottoscrivere le lettere di impegno in cui si impegnano a
non svolgere ulteriori attività in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale della società italiana X titolare del
brevetto.
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