Il trasferimento tecnologico in ambito universitario (lezione del 22 maggio 2020 - corso "Brevetti e proprietà industriale")

1. Alcuni concetti di base su come valorizzare la ricerca accademica
Lezione del 22 maggio 2020 – corso «Brevetti e proprietà
industriale
Massimo Barbieri

2. Licensing in: acquisizione del diritto ad utilizzare per un certo periodo di tempo
tecnologie brevettate o non brevettate da parte di un’impresa
Licensing out: concessione di licenze su tecnologie sviluppate internamente
dall’impresa o da un ente di ricerca
Licenza: contratto di natura atipica, in cui il titolare della tecnologia concede a terzi
il diritto d’uso, temporaneo, esclusivo o non esclusivo, mantenendone la proprietà
L’oggetto del contratto è incerto (la tecnologia è in continuo divenire)

3. Cessione: trasferimento a titolo definitivo della tecnologia
Patent pool: intesa con la quale imprese concorrenti si accordano per
mettere in comune i brevetti che possiedono e quelli che potranno
ottenere in seguito
Equity: partecipazione dell’ente di ricerca al capitale sociale degli
spin-off universitari

4. Strategie di
valorizzazione
Mettere a
disposizione la
conoscenza senza
vantare diritti di PI
pubblicazione
Valorizzare la
conoscenza
attraverso la PI
Deposito domanda
di brevetto
cessione
licenza
Valorizzazione del
brevetto in via
diretta
Segreto industriale
Trasferimento del
know-how
Creazione spin-off

5. Brevetto
• Vantaggi: protezione, monopolio temporaneo,
possibili ricavi extra
• Svantaggi: costi per la concessione,
pubblicazione, tempi della brevettazione
Segreto industriale
• Vantaggi: utilizzo immediato a costi nulli
• Svantaggi: rischio di «clonazione» del trovato
Percorso decisionale:
• Strategia aziendale;
• Mercato di riferimento;
• Prodotti concorrenti;
• Imitabilità del prodotto;
• La tecnologia è brevettabile?

6. DETECTABILITY TEST: quando è facile, per un
concorrente, copiare l’invenzione brevettata? (a
volte è difficile, se l’invenzione fa parte di un
prodotto complesso)
INFRINGER TEST: chi è contraffattore del brevetto?
Il diretto concorrente oppure il cliente?
DESIGN AROUND TEST: il brevetto perfetto tutela il
modo migliore di realizzare un prodotto del quale
un cliente non può fare a meno. Più alternative ci
sono e minore sarà il valore del brevetto.
PRODUCT VALUE TEST: le rivendicazioni tutelano
realmente il prodotto? Oppure si tratta di un «nice
to have»

7. Brevettazione
vs libertà di
attuazione
 Non bisogna confondere brevettabilità e
libertà di attuazione
 Quando ci si chiede: «la mia invenzione è
brevettabile?», non importa se ricade
nell’ambito di tutela delle rivendicazioni
di un altro brevetto, o se quel brevetto è
ancora attivo. Invece la questione è se
l’insegnamento tecnico contenuto in quel
documento anticipa in tutto (o in parte)
la mia invenzione.

8. Brevettazione
vs libertà di
attuazione
 Effettuare una ricerca di prior art prima
di depositare una domanda di brevetto
 Effettuare una ricerca di libertà
d’attuazione prima di procedere con la
commercializzazione del prodotto (per
verificare che non ricada nell’ambito di
tutela di brevetti in vigore)

9. Riv P1 Riv1 P2 Riv2 P3 Riv3 P4 Riv4 P5 Riv5
X X X X X X X X X X X
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z’ Z’
W W W W
C GN NC GN C N NC N NC N
NLA NB LA NB NLA B LA B LA B
C = contraffazione NC = nessuna contraffazione N = nuovo GN = già noto B = brevettabile
NB = non brevettabile LA = libertà di attuazione NLA = nessuna libertà di attuazione

10.  Uffici di trasferimento tecnologico
 Parchi scientifici
 Incubatori
 Acceleratori d’impresa
 Fondi d’investimento
supportare la commercializzazione
delle tecnologie e incrementare lo
sviluppo economico regionale
I vari componenti dell’ecosistema sono tra loro complementari nello stadio di sviluppo in
cui intervengono.
I TTO partecipano nelle prime fasi di creazione dell’impresa (spin-off) e si concentrano
più sull’identificazione delle tecnologie da tutelare, sulle strategie di
commercializzazione e le attività di networking.
I parchi scientifici e gli incubatori s’inseriscono in una fase successiva e sono di supporto
al business e alla gestione d’impresa.

11. Trasferire i risultati della ricerca di base
Valutare le invenzioni: è una delle sfide più difficili per i TTO
manager, che solitamente ricevono invenzioni a livello
concettuale (TRL=2), spesso con dati limitati e un potere
commerciale incerto (quando non esiste ancora un mercato)
Ricettività verso il licensing-in da parte delle grandi aziende è
piuttosto bassa. Esse non riconoscono il valore delle invenzioni
accademiche, che quindi potranno essere valorizzate solo tramite
la costituzione di start-up
Profilare l’inventore: capire se sono davvero interessati allo
sviluppo e alla commercializzazione delle loro tecnologie
Depositare una domanda di brevetto senza una sufficiente
descrizione e supporto, non è di alcun interesse per nessuno
(forse solo per l’inventore) e dovrebbe essere considerata una
perdita di risorse (e di tempo)

12. Un ambito di tutela limitato è inutile: chiunque potrà
aggirare facilmente l’invenzione. Gli inventori
tendono a focalizzarsi sulle differenze delle loro
invenzioni rispetto alla tecnica nota piuttosto che
sull’impatto commerciale di queste differenze.
Stadio di sviluppo: più è avanzato e maggiori sono le
possibilità di licenziare la tecnologia. Molte tecnologie
non hanno il livello di maturità che l’industria sta
cercando.
In alcuni casi le tecnologie sono così “disruptive” che
le grandi aziende non vogliono assumersi il rischio di
svilupparle. Creare una start-up può essere una
soluzione.

13. Prima di iniziare un progetto di open
innovation, le parti dovrebbero stipulare
accordi che prevedano la gestione futura non
solo dei risultati finali della ricerca
collaborativa, ma anche di quelli sviluppati al
di fuori dello specifico progetto
(conoscenze foreground) oppure di quelli
ottenuti dopo il termine della collaborazione
(postground).
Uno dei partner potrebbe essere incentivato a
sviluppare tecnologie complementari o
sostitutive e ad utilizzare questi risultati per
aumentare il proprio potere negoziale o
comunque per diminuire il valore commerciale
della tecnologia foreground.
Alcune clausole utilizzate negli accordi di open
innovation per consentire la libertà di
attuazione e prevenire futuri problemi tra le
parti, sono le seguenti (definite clausole
“change-of-technology”):
“Assign-back”: il licenziatario deve trasferire
al licenziante la titolarità di qualsiasi
miglioramento che apporta alla tecnologia in
licenza
“Grant-back”: il licenziatario deve concedere
in licenza al licenziante qualsiasi
miglioramento apportato alla tecnologia in
licenza
“Grant-forward”: il licenziante deve
concedere in licenza al licenziatario qualsiasi
miglioramento inerente alla tecnologia

14. Nel caso in cui si verifichino variazioni nella proprietà,
possono essere utili le clausole “change-of-control”:
“Change-of-control”: il licenziante ha il diritto di
risolvere il contratto nel caso in cui il licenziatario sia
acquisito da un’altra azienda;
“No-challenge”: al licenziatario non è consentito mettere
in dubbio la validità del brevetto in licenza (presentando
un’opposizione se si tratta di una domanda di brevetto
ancora in fase d’esame oppure instaurando una causa di
nullità nel caso di brevetto già concesso).Un’ulteriore questione riguarda il fatto che chi detiene
una tecnologia sideground o postground potrebbe
richiedere delle royalty al partner che decidesse di
utilizzarla in ambito commerciale. In questo caso la
determinazione della royalty potrebbe essere complicata
e anticipare la questione in fase di negoziazione di un
accordo di open innovation potrebbe essere la soluzione.
Anche le relazioni sociali sono importanti elementi
complementari alle relazioni contrattuali.

15. Articolo di Marcus Holgersson L’autore ha intervistato i CEO e/o i
responsabili dell’R&D di 26 PMI innovative
svedesi, suddivise in tre gruppi:
aziende che propongono nuovi modelli di commercializzazione
e vendita dei prodotti,
imprese high-tech basate su nuove tecnologie e
PMI localizzate in una regione della Svezia (Gnosjö), i cui
abitanti sono dotati di un elevato spirito imprenditoriale.

16. I manager del primo gruppo hanno dichiarato che i brevetti non sono così
rilevanti per il loro modello di business, adducendo come motivazione
principale gli elevati costi della brevettazione e del monitoraggio della
contraffazione e la mancanza di un brevetto unitario in Europa.
Gli intervistati hanno reputato più importante il time to market e l’uso
del brevetto come strumento pubblicitario, per segnalare ai consumatori
l’innovatività dei loro prodotti.

17. Per le imprese del secondo gruppo la brevettazione è stata considerata molto più
importante, anche se non da un punto di vista difensivo/competitivo ma per attrarre
finanziamenti (specialmente da venture capital). Alcuni manager hanno affermato che il
segreto industriale e il time to market sono più rilevanti del brevetto per la
competitività dell’azienda (c’è il timore che la pubblicazione favorisca la concorrenza).
L’uso dell’informazione brevettuale è incentrata sull’evitare la contraffazione ma non sul
reperimento di tecnologie disponibili che potrebbero essere utilizzate direttamente
oppure aggirate.

18. I manager del terzo gruppo di imprese hanno ritenuto che il passo inventivo
richiesto per ottenere la concessione di un brevetto sia troppo modesto e che un
sistema brevettuale basato più sul numero dei brevetti e non sulla loro qualità
possa danneggiare le PMI, che non hanno le risorse finanziarie per fronteggiare
aziende dotate di consistenti portafogli brevettuali.
Molti intervistati hanno reputato più importante il metodo di produzione
(tutelabile con il segreto industriale) e la qualità del prodotto realizzato,
confidando nel fatto che gli imitatori non riescano a raggiungere lo stesso livello
di qualità.

19. Il sondaggio effettuato ha evidenziato i
seguenti svantaggi della tutela brevettuale per
le PMI:
Risorse troppo limitate, che non consentono di sostenere gli
elevati costi della procedura (deposito, prosecuzione,
monitoraggio e azionamento);
La divulgazione di informazioni tecniche che potrebbero essere
utili ai concorrenti, tramite la pubblicazione delle domande di
brevetto.
Il brevetto, piuttosto che come deterrente per l’imitazione, è visto come strumento di
marketing, per attrarre sia clienti sia finanziatori, e per poter consentire l’accesso a risorse
e asset complementari.

20. Il rischio
nella
gestione
dell’IP
Nel ciclo di sviluppo dalla ricerca al
mercato ci sono tre rischi che condizionano
il processo di trasferimento tecnologico:
 Rischio tecnologico (funzionerà?)
 Rischio di mercato (si venderà il
prodotto?)
 Rischio di tutela [l’invenzione sarà
copiata (facilmente) dai concorrenti?]

21. Barriere e
ostacoli al
licensing
 Assicurare la libertà di attuazione
 Tipo di licenza
 Time to market
 Sublicenze
 Ambito geografico
 Calcolo royalty

22. Accordi di ricerca e sviluppo
Cessione (trasferimento totale del rischio)
Licenza
Material Transfer Agreement

23. Strumenti
per gestire la
negoziazione
Accordi di
riservatezza
Prima del deposito della
domanda di brevetto
Dopo il deposito
Per tutelare le nozioni
tecniche non descritte
nella domanda e il know-
how segreto
Per mantenere l’opzione
di tutela del segreto
durante la fase in cui la
domanda non è ancora
stata pubblicata

24.  Contratti atipici che regolano il trasferimento di materiali, per scopi di ricerca
sperimentale
 Inquadrabili come contratti di comodato, gratuito, a termine, avente natura reale
(perché presuppone la consegna del materiale)
 Generalmente il ricevente non può vantare diritti di IP
 In alcuni casi i MTA si risolvono in una licenza

25. Dell’invenzione
non ancora
conseguita
Dell’invenzione
conseguita e
non ancora
brevettata
Della domanda
di brevetto
depositata
Del brevetto
concesso

26.  Contratti di natura atipica
 Causa
 Forma
 Oggetto (tecnologia, diritti di IP incorporati): nel caso di brevetto, tenere conto dei limiti
spazio-temporali
 La mancata esistenza dei titoli di proprietà industriale o la successiva invalidazione non
dovrebbero incidere sulla validità del contratto, solo e nella misura in cui è la tecnologia nel
complesso ad essere dedotta come oggetto contrattuale
 Legge applicabile
 Tribunale (o arbitrato)

27. Tipologie di
licenze
 Esclusiva
 Non esclusiva
 Co-esclusiva
 Licenza e sub-licenza
 Licenza incrociata
Definire ambito geografico, durata e uso

28. Rimborso delle spese brevettuali sostenute dal titolare e
attribuzione delle spese future (in caso di licenza esclusiva)
Option fee (downpayment)
Milestone fee
Running royalties (minimum annual royalties); post-expiration
royalties e royalties nei contratti di cessione
Sublicensing fees
Equities (per licenze a startup e spinoff)
Altri pagamenti

29. Titolarità Sì
Validità dei titoli No
Futura concessione dei titoli No
Idoneità della tecnologia all’uso No
Non contraffazione (FTO) No

30. COMUNICAZIONE DI
KNOW-HOW
COLLABORAZIONE LICENZA SU
SUCCESSIVI
MIGLIORAMENTI
ATTUAZIONE
MINIMA

31. «Technology flipping»: non attuare
l’invenzione (royalty minime come
disincentivo)
«Under reporting»: omissione delle
vendite nette dei prodotti
«Inventing around»: deposito di
domande di brevetto di perfezionamento
(non dipendenti dal brevetto in licenza)
Mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati (clausola di best effort)

32. Il licenziatario è legittimato
ad agire verso un potenziale
contraffattore (anche se la
licenza non è stata trascritta)
La licenza è opponibile a terzi
se trascritta presso l’UIBM
In caso di nullità del brevetto,
il contratto di licenza è nullo
Il licenziante non è tenuto a
restituire i canoni già
percepiti
In caso di fallimento del
licenziatario, il contratto non
si risolve automaticamente
Il titolare del brevetto può
recedere dal contratto se il
curatore fallimentare non
prosegue l’attuazione del
brevetto nell’ambito
dell’esercizio provvisorio
dell’impresa o non cede la
licenza insieme all’azienda

33.  Dario Mastrelia – Gli accordi di trasferimento tecnologico –
Giappichelli Editore (2010)
 Claudia Del Re – I contratti di licenza di trasferimento
tecnologico in ambito accademico (la licenza d’invenzione
universitaria fra diritto e prassi) – Società Editrice Il Mulino
(2016)