«Забезпечення ефективної правової охорони знаків для товарів та послуг з урахуванням податкових аспектів та стратегії виходу підприємства на зарубіжні ринки» Нехороших Ірина, юрист з захисту інтелектуальної власності, компанія «Нова Пошта»

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ ЗНАКОВ ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ С
УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ АСПЕКТОВ ПРИ ВЫХОДЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
обобщение практики, сложившейся в
ООО «Новая Почта»

2. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТЫ ТМ
• подготовительный этап
• процесс регистрации знака
• действия, направленные на защиту ТМ
после ее регистрации

3. A) I. Что можно зарегистрировать в
качестве ТМ?
• бренд
• слоган
• коммерческое наименование предприятия
• фирменный Pantone
• внешний вид отделения

4. Факторы, влияющие на решение о
регистрации слогана в качестве ТМ:
• длительность использования слогана
• не нарушает ли использование слогана
требований законодательства
• насколько слоган привлекателен для 3-их
лиц
• ценовой фактор

5. A) II. Оценка ТМ на соответствие
требованиям ЗУ «Об охране прав на
знаки для товаров и услуг»
Основные риски – это признание ТМ:
• описательной (отказ в регистрации согласно п.
2 ст. 6 Закона)
• вводящей в заблуждение (отказ в регистрации
согласно п. 3 ст. 6 Закона)
• тождественной либо сходной до степени
смешения (отказ в регистрации согласно п. 3
ст. 6 Закона)

6. Предварительная проверка на
тождественность и схожесть
Способы проведения поиска:
• самостоятельно (по бесплатным БД):
– Глобальная база данных брендов (Global Brand Database)
http://www.wipo.int/reference/en/branddb/
– База «ROMARIN» http://www.wipo.int/romarin/
– База ТМview https://www.tmdn.org/
• ГП «УИПВ»
• патентные поверенные

7. НОВА
ПОШТА
NOVA
POSHTA
НОВАЯ
ПОЧТА
ДОСТАВКА
МАЙБУТНЬОГО
ДОСТАВКА
БУДУЩЕГО
DELIVERY
OF THE
FUTURE
Варианты ТМ Компанией «Новая Почта» были поданы на регистрацию
несколько однородных знаков, в том числе:
изобразительный, словесные и комбинированные

8. Предыдущий знак для товаров и услуг
компании «Новая Почта»

9. Б) I. Правовая защита ТМ в Украине
• регистрация ТМ:
– «стандартная» регистрация
– регистрация по ускоренной процедуре
• признание ТМ хорошо известной

10. Б) II. Способы регистрации ТМ в
зарубежных странах
• подача международной заявки (в
соответствии с Мадридским соглашением
или Протоколом к Мадридскому
соглашению)
• региональная регистрация (единая
торговая марка ЕС)
• подача национальных заявок

11. Б) III. Критерии при выборе способа
регистрации ТМ
• стоимость регистрации
• сроки проведения регистрации
• возможность учесть специфические
требования национального
законодательства

12. Особенности национального
законодательства США
параграф 807.07 (а)(ii) TMER
(Trademark Manual of Examining Procedure)
«Знак состоит из следующих элементов: красная печать с
внешней границей черного цвета и черной лентой,
расположенной позади печати, на печати белым нанесены
внутренняя круглая канва и два слова, выполненных кириллицей»

13. Налоговые последствия на примере
законодательства РФ
Если торговая марка в РФ зарегистрирована на
юридическое лицо, которое является резидентом
Украины, то использование ТМ повлечет за собой
необходимость:
• регистрацию лицензионных договоров
• удержания налога на прибыль у источника
выплаты (налог на репатриацию доходов
нерезидентов)
• уплаты налога на добавленную стоимость

14. Регистрация торговых марок
ООО «Новая Почта»
в зарубежных странах
• регистрация ТМ в большинстве зарубежных стран
проводится путем подачи заявок в соответствии с
положениями Протокола к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков
• в нескольких странах принято решение подавать
отдельные национальные заявки: в число этих стран
вошли ключевые для компании «Новая Почта»
зарубежные рынки, на которых планируется начать
активное развитие бизнес-деятельности в 2014 году

15. В) Защита зарегистрированной ТМ
• превентивные меры: своевременное
выявление и предотвращение нарушения
прав на ТМ
• получение дополнительной правовой
защиты зарегистрированной ТМ
(признание ТМ хорошо известной),
получение патента на промышленный
образец)

16. Надеюсь, что изложенная в докладе информация
поможет компаниям, перед которыми стоит задача
обеспечить правовую защиту своих торговых марок
выработать план действий по регистрации указанных
объектов интеллектуальной собственности
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!